LA MARCA BAJO LA DECISIÓN 344: Necesidad de apuntar hacia la Marca Comunitaria Andina

LA MARCA BAJO LA DECISIÓN 344: Necesidad de apuntar hacia la Marca Comunitaria AndinaALVARO ECHEANDIA BUSTAMANTE * PERÚ
SUMARIO: Introducción.- Principio de territorialidad.- Suspensión parcial del derecho de exclusiva: - Por Acuerdo de los Titulares; - Por imposición legal; - Problemas que se han presentado; - Figura alternativa (Caducidad por tolerancia).- La oposición andina.- Uso del signo en la comunidad andina.- Marca andina.- Conclusión.
Introducción
La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena1 que establece el régimen común sobre propiedad industrial para Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, introdujo una serie de disposiciones que variaron los alcances de los derechos que hasta ese entonces otorgaba el registro de una marca en cualquiera uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones.
En efecto, lejos de regular lo concerniente a una marca comunitaria que de alguna manera pudiera coexistir con registros marcarios nacionales, la norma en cuestión introdujo disposiciones que de manera muy tímida, extendían los alcances del registro marcario a los demás Países Miembros de la CAN2. Si bien aparentemente se buscaba beneficiar al proceso de integración y la libre circulación de mercancías, limitando de alguna manera los derechos nacionales de marca frente a los principios de integración, consideramos se dejó pasar una excelente oportunidad de introducir un proceso de transición que llevase a la adopción posterior de una Decisión Andina que regulara la creación de una marca comunitaria.
Es el caso, que muchas de esas innovadoras disposiciones, que crearon figuras nuevas y otorgaron derechos que antes no habían sido contemplados, no fueron acompañadas de otras normas complementarias que permitieran su correcta implementación y que de alguna manera pudieran ser mecanismos de transición hacia la marca comunitaria andina.
Lejos de solucionar el problema originado como consecuencia de la coexistencia de marcas idénticas que impedían la libre circulación de mercancías en la subregión, la comentada Decisión 344 lo agravó, ya que se presentaron casos tan contradictorios como el de la llamada Oposición Andina3.
De igual manera, el tan comentado tercer párrafo del artículo 107º de la Decisión 344 referido a la mal llamada "coexistencia marcaria en el derecho andino", fue materia de un pronunciamiento por parte del Tribunal del Acuerdo de Cartagena4, pronunciamiento con el cual un amplio sector discrepa.
Es pues de suma importancia que, en las actuales circunstancias en que se vienen trabajando cambios y reformas a la Decisión 344, las autoridades encargadas de dichas negociaciones tengan en cuenta las dificultades que han enfrentado figuras incorporadas por dicho cuerpo legal como la llamada Oposición Andina (Art. 93º); el uso de la marca en el territorio de la Comunidad Andina para salvar favorablemente acciones de cancelación por falta de uso (Art. 108º) y la libre circulación de mercancías en el territorio de la Comunidad Andina cuando la otra marca idéntica no esté siendo utilizada (Art. 107º, 3er párrafo).
Por ello, nos permitimos hacer una breve referencia a algunos de los problemas que se han generado como consecuencia de los cambios introducidos por la Decisión 344 que generaron nuevos derechos, pero debido a la falta de claridad y precisión no tuvieron una feliz aplicación.
Principio de territorialidad
Antes que nada, es importante destacar que la legislación andina contempla claramente en la primera parte del Artículo 107º5 de la Decisión 344 la posibilidad de existencia en la subregión de marcas idénticas en favor de titulares distintos para proteger los mismos o similares productos o servicios, sin importar cuál de esos derechos fue adquirido en primer orden. Esta disposición no hace sino reafirmar que los derechos marcarios son de alcance nacional limitados al territorio donde estos fueron concedidos, ya que admite que en dos o mas países diferentes de la CAN se puedan obtener registros paralelos para la misma marca para los mismos o similares productos o servicios en favor de personas diferentes.
Como una consecuencia directa del principio de territorialidad de los registros marcarios recogido indirectamente en la disposición antes comentada, el primer párrafo de aquélla prohíbe la circulación de los productos marcados en el otro país miembro donde también se hubiera registrado la misma marca en favor de un tercero. Es decir, se favorecen los derechos de propiedad industrial frente al principio de libre circulación de mercancías recogido en el Acuerdo de Cartagena, ya que sólo se podrán comercializar los productos marcados en cada uno de los respectivos países donde las marcas se hubieren registrado o en aquellos otros Países Miembros donde no se hubiere otorgado registro alguno.
Por ello, del artículo bajo comentario se desprende que en principio y como regla general, los registros marcarios otorgados por las autoridades nacionales de los Países Miembros de la CAN, son de alcance territorial limitados al país donde éste se hubiere otorgado.
Mencionamos que en principio son de alcance nacional, ya que como veremos a continuación, la normativa andina prevé casos en los cuales los derechos de los titulares de marca nacionales, otorgados por autoridades nacionales, también pueden ser ejercidos y opuestos en países de la subregión diferentes a aquél, sin llegar a constituir por ello una marca comunitaria andina.
Suspensión parcial del derecho de exclusiva (mal llamada coexistencia marcaria en el derecho andino)
Como veremos a continuación, el artículo 107º de la Decisión 344 también permite que en ciertos casos y de cumplirse determinadas exigencias, puedan introducirse productos marcados a otro país de la subregión, donde también exista un derecho de exclusiva sobre la misma marca, otorgado en favor de un tercero. Esta disposición constituye una excepción a la regla general comentada en el acápite anterior y que como hemos dicho, impide la libre circulación de mercancías en la subregión, cuando se contrapongan derechos de exclusiva.
Por acuerdo de los titulares
El primer caso, es aquél en el cual se permite la circulación de esos productos en ese tercer país donde también se hubiere registrado la marca en favor de un tercero, siempre y cuando las partes lleguen a un acuerdo sobre el particular6.
En efecto, el dispositivo en cuestión acepta que entre los diversos titulares de la marca idéntica registrada en dos o más Países Miembros se puedan celebrar convenios que permitan la circulación de las mercancías marcadas entre dichos países.
En este caso, es decir, en el supuesto de un acuerdo entre ambas partes involucradas, se exige que aquéllas adopten las medidas necesarias para evitar la confusión del público consumidor y que estos convenios se inscriban en las oficinas nacionales competentes. Es importante destacar que este convenio está referido únicamente al uso de la marca en el otro país y no al registro de aquélla, por lo que no genera ningún derecho de exclusiva en favor del titular exportador.
De igual modo, es importante destacar la necesidad que, ante la coexistencia en el mercado de dos signos idénticos para identificar los mismos productos, ambas partes eviten la confusión o el engaño del público consumidor mediante la adopción de signos o elementos alternativos de diferenciación que en principio debieran contener ambos productos marcados o quizás sólo los del titular exportador.
De no ser así, estimamos que el convenio no podría ser inscrito ante la autoridad nacional competente ya que estaríamos ante un evidente caso de signos engañosos y como tal, uno de ellos estaría incurso en una de las prohibiciones absolutas de registrabilidad, pese a no estar frente al caso de un registro marcario. Es evidente que si no se puede registrar un signo como marca por ser engañoso, con mayor razón no se debiera permitir su uso aun bajo los alcances de un convenio entre ambos titulares.
No debemos olvidar que las marcas no sólo protegen el interés de sus titulares, sino que además son elementos que incentivan la competencia en el mercado fomentando la competitividad y suministran a los consumidores una muy importante información que les permite finalmente efectuar un acto de consumo a través de la elección del producto de su preferencia. Por ello, no basta que el indicado convenio sólo satisfaga el interés de los titulares de las marcas, sino que además éste no debe afectar el interés general de los consumidores7.
En este supuesto, estamos ante una suspensión parcial y temporal del derecho de exclusiva del titular del país importador en favor del titular del país exportador. Sólo en este caso, resulta adecuado referirnos a una coexistencia marcaria, ya que tendremos en el mercado la presencia efectiva de ambos signos.
Por imposición legal
Ahora bien, el último párrafo de la norma en cuestión8 prevé, como una excepción aún más restringida a la regla general, que la circulación de mercancías marcadas con signos idénticos en favor de titulares distintos, pueda darse con prescindencia de la voluntad expresa y directa del titular de la marca del país donde se importa el producto.
En efecto, en este supuesto se permite la circulación de las mercancías marcadas en el otro país miembro, siempre que el titular en el país de importación de aquella marca no la esté utilizando. Es decir, estaremos ante el caso de un derecho de exclusiva local que se enfrenta a un derecho de exclusiva extranjero, pero en el cual el titular local, como consecuencia del no uso de su marca, no puede oponer al extranjero la faceta negativa de su derecho de exclusiva.
Es una carga de uso que se impone al titular del registro marcario y que se sanciona con el recorte de su derecho de exclusiva permitiendo la concurrencia de otro signo idéntico de propiedad de un tercero, al igual que en el caso de la cancelación por falta de uso, pero en cuyo caso el incumplimiento de la carga legal podría conllevar la caducidad del derecho de exclusiva.
Al igual que en el caso anterior, esta autorización de circulación no importa ni genera en favor del titular de la marca de exportación derecho de exclusiva alguno ni autorización de registro en su favor en el país de importación. Por ello, el titular exportador no podría oponerse al uso de dicho signo que pudieran hacer terceros en el país de importación o el titular nacional.
De igual manera, es evidente que en este supuesto no podemos referirnos, como en el caso que comentáramos en el acápite anterior, a una coexistencia de marcas en un mismo mercado ya que ésta no se presenta.
En efecto, es requisito para que este derecho prospere que en el país de importación no se comercialice el producto marcado con la marca local, y como tal, es razonable afirmar que no se puede hablar de coexistencia en el mercado respecto a una sola marca ya que para ello, necesariamente se requiere que la otra también se comercialice en aquél.
Tampoco podríamos referirnos a una coexistencia registral, ya que no pueden coexistir dos registros de marcas idénticas para los mismos productos o servicios en favor de titulares diferentes en un mismo país.
Lo que sí puede presentarse como ya ha sido comentado, es la existencia de registros paralelos del mismo signo pero en países diferentes. Como tal, tampoco habría coexistencia registral de marcas ya que estaríamos ante oficinas registrales autónomas e independientes.
Por ello, creemos que es inadecuado identificar esta figura regulada por el último párrafo del artículo 107º de la Decisión 344 como de coexistencia marcaria en el derecho andino.
No debemos dejar de mencionar que el supuesto de libre circulación de productos marcados bajo comentario, está reservado para aquellos casos en que la marca no pueda ser cancelada por falta de uso9, ya que de ser posible esta acción sería mucho más fácil que el titular de la marca en el país de exportación pidiera previamente a la introducción de los productos en el mercado, la cancelación por falta de uso de esa misma marca registrada a favor de un tercero en el país de importación.
Asimismo, creemos que el supuesto de libre circulación planteado por el último párrafo del artículo 107º de la norma andina no se debiera aplicar a aquellos casos de marcas de reciente registro y que aún no hubieran cumplido tres años. Es decir, marcas que no tuvieran más de tres años de antigüedad computados a partir de la fecha de su registro. Esto, debido a que si durante dicho lapso el titular no tiene la obligación de cumplir con la carga legal de uso de la marca y como tal ésta no podría ser cancelada, mal se podría entonces recortar al titular su derecho de exclusiva, imponiéndole la comercialización de productos de terceros con la misma marca, máxime si el derecho de uso que se generaría no sería temporal.
Si bien la carga legal de uso está estrechamente vinculada a la acción de cancelación por falta de uso, es importante considerar que el plazo de tres años, ha sido fijado teniendo en consideración que es uno suficiente como para permitir a la empresa decidirse por la introducción de sus productos marcados en el mercado. Por ello, no proceden las acciones de cancelación por falta de uso que se interpongan antes del transcurso de esos tres primeros años, debiendo en todo caso el titular del signo acreditar el inicio y la continuidad del uso de la marca cuando menos dentro del año precedente al cuarto año.
Es en este sentido que consideramos que dicho plazo de tres años también puede ser extendido al caso que comentamos. Como tal, si durante dicho lapso el no uso injustificado de la marca no constituye causal de cancelación válida, tampoco se podría obligar al titular permitir la circulación de productos marcados con el mismo signo de propiedad de terceros extranjeros.
Ello, como una consecuencia lógica de las demás disposiciones de la norma andina, ya que de no ser así, en el supuesto bajo comentario estaríamos otorgando en favor de extranjeros mayores derechos que a los nacionales. Si no, imaginémonos que un tercero nacional introduzca en el mercado nacional el mismo producto con la misma marca registrada por otra persona. Cabría en este caso que el legítimo titular del registro interponga una acción por infracción10 contra el usuario nacional no autorizado de su signo, quien a su vez no podría exigir al accionante que acredite el uso del signo en el mercado ni tampoco podría ejercer como medio de defensa la acción de cancelación por falta de uso a que se refiere el segundo párrafo del artículo 108º de la Decisión 344, ya que el signo en litigio no tendría más de tres años de otorgado.
Ahora bien, imaginémonos el mismo caso, pero que quien introduzca el producto marcado sea un extranjero de otro país miembro de la CAN. ¿No tendría acaso el titular nacional el derecho a interponer una acción por infracción para lograr el cese del uso no autorizado de la marca, procedimiento en el cual además el titular-exportador no podría hacer uso como medio de defensa de la acción de cancelación por falta de uso?. Creemos que sí, ya que el titular-exportador no tendría derecho a reconvenir mediante la acción de cancelación por falta de uso por no configurarse la causal de cancelación a que se refiere la norma andina.
Si el titular-exportador no puede esgrimir como medio de defensa en el proceso de infracción la falta de uso por parte del titular nacional, entonces ¿cómo podría acogerse al beneficio de libre circulación a que se refiere el último párrafo del artículo 107º de la Decisión 344 si el titular nacional todavía no está obligado a dar inicio al uso de su marca?. De interpretarse en sentido contrario, entonces se estaría permitiendo que un extranjero tenga más derechos que un nacional. En efecto, a este último se le impediría la libre circulación de sus mercancías en su propio país por vulnerar el derecho de un tercero nacional, cosa que no sucedería con el tercero exportador, quien podría sortear con éxito la acción por infracción a mérito del derecho otorgado por el último párrafo del artículo 107º de la Decisión 344.
Por ello, consideramos que el supuesto previsto por el último párrafo del artículo 107º de la Decisión 344 no debiera ser considerado como un caso de coexistencia marcaria en el derecho andino, ya que para ello se requiere la presencia real, es decir, el uso efectivo de dos marcas para los mismos productos de titulares diferentes en un mismo mercado o la existencia en un solo registro de propiedad industrial de dos registros marcarios otorgados en favor de titulares diferentes para los mismos productos o servicios.
Sería más apropiado referirse al caso como una carga legal de uso cuyo incumplimiento generaría para el titular local el recorte o suspensión parcial del derecho de exclusiva, ello como consecuencia de no utilizar su signo en el mercado y existir de por medio un tercero interesado en hacerlo.
Problemas que se han presentado
Los problemas de esta norma se han presentado y agudizado como consecuencia del pronunciamiento del Tribunal del Acuerdo de Cartagena11, que ha definido que esta autorización de comercialización de los productos marcados en el país importador es temporal y caduca una vez que el titular local retoma o decide comercializar sus productos.
Esta interpretación importa que en un mercado de exportación se puedan comercializar productos marcados de un titular extranjero de otro país miembro sólo durante el lapso en el cual el titular nacional no utilice su marca en dicho mercado. Una vez iniciado o reiniciado el uso de su marca, entonces el titular-exportador debiera retirarse de aquel mercado.
En efecto, ha establecido el Tribunal que para que pueda permitirse la continuación de la cohabitación pacífica de los dos signos idénticos en el mismo mercado, el no uso por parte del titular del signo en el país de importación deberá ser medido en cada momento y no en la primera oportunidad en que se efectúe dicha importación. Con ello, la cohabitación deviene en temporal ya que basta que el titular local retome el uso de su marca para que pueda ordenar al importador el cese en el uso de la marca importada idéntica.
Las consecuencias podrían ser negativas para ambas partes. En efecto, por un lado, el titular nacional tendría que aceptar la comercialización del mismo producto con la misma marca pero de propiedad de un tercero antes de que su producto marcado hubiera salido al mercado. Esto podría generar que cuando el titular nacional decidiera ingresar al mercado, los consumidores hubieren adoptado una de dos posiciones: o la de rechazo del producto marcado extranjero por calidad, precio u otro factor similar o la generación en la mente del consumidor de un estándar de calidad o precio que no podría cumplir el titular nacional. En ambos casos dicha situación acarrearía para el titular nacional un rechazo de su producto incluso antes de haberlo lanzado al mercado.
En lo que al titular-exportador respecta, éste podría enfrentar una situación completamente adversa, ya que sería aquél quien generase mercado para el producto marcado, sería aquél quien invertiría fuertes sumas de dinero en posicionar la marca en el mercado y en ganarse la preferencia de los consumidores. De aceptarse que el derecho otorgado por el último párrafo del artículo 107º de la Decisión 344 es temporal y vigente sólo hasta que el titular nacional inicie el uso de su marca, entonces se estaría fomentando un acto desleal ya que el titular nacional estaría apropiándose indebidamente del prestigio ajeno y como tal, el daño concurrencial sería ilícito.
Ahora bien, cabe preguntarse qué necesidad tendría la norma contenida en el último párrafo del artículo 107º de la Decisión 344, si el titular de la misma marca en el país exportador podría interponer una acción de cancelación por falta de uso contra el titular de la marca en el país importador, salvo que se trate de una marca destinada a distinguir productos exclusivamente para su exportación.
El problema se presenta debido a que la norma bajo comentario no guarda relación con el contexto de las demás disposiciones de la Decisión 344, ya que ésta sólo tendría finalidad práctica por la existencia de las llamadas marcas de exportación12. En este caso, aun cuando el uso de la marca a través de la comercialización de los productos protegidos se produjera en países distintos a los de la CAN, no sería factible cancelar su registro.
Figura alternativa (caducidad por tolerancia)
Es por ello que consideramos la conveniencia de analizar la incorporación en la legislación andina de la figura de la Caducidad por Tolerancia contemplada para el caso de la Marca Comunitaria Europea.
En efecto, esta figura que está regulada por el artículo 53º, 1 del Reglamento 40/90/CEE13, limita, temporalmente, la posibilidad de instar la declaración de nulidad de la marca comunitaria o de oponerse a su uso. Es característica especial de esta figura el supuesto de hecho en el cual existe un conflicto de intereses entre el titular de una marca comunitaria posterior y el titular de derechos anteriores respecto a dicha marca.
El problema se presenta cuando la marca comunitaria ha sido objeto de un uso efectivo y ha quedado difundida en el mercado con una cierta pasividad del titular de los derechos anteriores y en conflicto. Es decir, si bien de por medio no existe un consentimiento expreso de comercialización del titular de la marca anterior, su conducta o inacción lo condenan a perder o ver limitado parte de su derecho de exclusiva.
En efecto, en estos casos se limita el derecho de exclusiva14, impidiendo al titular anterior ejercer las acciones de defensa que la ley le otorga frente a la marca comunitaria posterior, por lo que cabría afirmar que nos encontraríamos frente a una pérdida relativa de los derechos anteriores15.
Estamos frente al conflicto que se presenta entre una marca anterior registrada y poco explotada y una marca posterior explotada en forma efectiva, con la no oponibilidad del titular anterior, y que adquiere cierta reputación. A diferencia del caso previsto en la legislación andina, la norma comunitaria bajo comentario incluso sanciona con la limitación del derecho de exclusiva el poco uso del signo.
En este caso, la legislación comunitaria evalúa los efectos que ese uso tiene para el comercio comunitario y opta por no sancionar a quien hace uso efectivo del signo, limitando los derechos de exclusiva de quien tiene registrado el mismo signo en el país de comercialización y que no lo utiliza en el comercio. Se le impide atacar la titularidad que sobre ese signo posee el segundo quien ha adquirido una cierta posición en el mercado como resultado del uso efectivo de la marca16.
Por ello, la norma comunitaria señala que en este caso el titular de una marca comunitaria anterior o de una marca nacional anterior, que hubiera conocido y tolerado durante 5 años consecutivos el uso efectivo de una marca comunitaria posterior en la CE, con conocimiento de ese uso, no podrá ejercitar frente a ésta una acción de nulidad ni ejercer el ius prohibendi respecto al uso, con fundamentos en su marca anterior.
Al igual que en el caso de la norma comunitaria andina antes comentada, nos encontramos frente a la existencia de signos idénticos, para los mismos productos o servicios, registrados a favor de diversos titulares, pero que en el caso europeo a diferencia que la legislación andina, sí se permite la coexistencia real de ambas marcas en un mismo mercado, una suerte de cohabitación.
Hay que destacar que la norma comunitaria europea exige que se cumplan hasta cuatro requisitos esenciales, en primer orden el uso en el territorio del Estado Miembro donde está protegida esa marca anterior nacional y en segundo orden la tolerancia de ese uso por un plazo de 5 años.
El tercer requisito que se exige, es que el titular de la marca anterior conozca el uso de la marca posterior, conocimiento que deberemos entender en su sentido más amplio, es decir, se entenderá cumplido cuando medie la cognoscibilidad de tal uso de la marca anterior17.
Finalmente, en cuarto orden se exige que la solicitud de registro de la marca comunitaria posterior hubiere sido presentada de buena fe, lo que implica que la misma no se hubiere presentado con conocimiento o cognoscibilidad de la existencia de la marca anterior.
Es evidente que los efectos de esta figura sobre los derechos de exclusiva del titular de la marca anterior son concluyentes, ya que los limita en su ejercicio respecto a ese otro titular posterior. Así, la marca posterior deviene en inatacable ya que no se podrá instar en contra de ella, por el titular de la marca anterior, ni su nulidad ni oposición al uso.
Se reputa que su conducta permisiva, que ha consentido el uso, es una autorización tácita para la cohabitación de ambos signos. Ahora bien, en este caso el titular del signo anterior no ve limitado su derecho de exclusiva (ius prohibendi) respecto a terceros diferentes al titular de la marca posterior que utilicen sin su autorización el signo.
Evidentemente que para evitar que dicha marca incurra en otra causal de caducidad por devenir en un signo engañoso, ambos titulares deberán cuidar de utilizar de su marca sin vulnerar o infringir los derechos del otro titular y el de los consumidores, es decir, deberán evitar el riesgo de confusión.
Consideramos que esta figura debiera ser de alguna manera incorporada en la legislación andina a fin de reemplazar a la mal llamada figura de coexistencia marcaria en el derecho andino regulada por el tercer párrafo del artículo 107º de la Decisión 344, que como hemos dicho, ha sido objeto de una reciente interpretación por parte del Tribunal del Acuerdo de Cartagena que la convierte en intrascendente.
En el caso andino contemplado por el último párrafo del artículo 107º de la Decisión 344, y al igual que en la figura de la caducidad por tolerancia antes comentada, el uso de la marca idéntica por parte del titular exportador en el país de importación no genera para aquél derecho de exclusiva alguno en dicho país sobre la marca en cuestión, ni tampoco limita el derecho de exclusiva del titular local del signo para con terceros diferentes al exportador.
De igual manera, y siempre comparando la norma en cuestión con la figura de caducidad por tolerancia, el titular exportador sólo podrá usar la marca en dicho país mas no podrá registrarla ni impedir que terceros la utilicen, salvo que el titular local renuncie a su derecho o lo deje caducar a favor de aquél. Menos aún podrá el titular exportador impedir que el titular local utilice su marca en dicho mercado.
Ahora bien, se cuestiona que en su interpretación el Tribunal haya limitado en el tiempo esta cohabitación, ya que esta entidad afirma que la limitación no es a perpetuidad y como tal, el titular local podría luego de introducidos los productos al mercado, retomar a plenitud sus derechos de exclusiva.
Consideramos que la figura de la caducidad por tolerancia incorporada en la legislación comunitaria europea ha adoptado una solución más equitativa y justa no sólo para los titulares de los derechos marcarios, sino a favor de los consumidores, los competidores, el sistema económico y el proceso de integración, fomentando la libre circulación de mercancías.
Esta figura otorga seguridad jurídica no sólo al titular exportador sino también a los consumidores y al titular nacional, ya que los derechos que se generan luego de cumplidos los requisitos para su goce, son inamovibles a diferencia de la posición asumida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto a la figura andina antes comentada que es temporal.
La oposición andina
Otro de los casos en que la legislación andina extiende los alcances de los derechos de los titulares de signos más allá del país que los concedió, es el caso de la oposición andina18 que permite al titular de un registro, por el solo mérito de su registro marcario en uno de los Países Miembros, impedir el registro de la misma o similar marca para los mismos productos o servicios, en favor de un tercero, en otro de los Países Miembros, en el cual no tiene necesidad de tener solicitada o registrada dicha marca.
Vemos pues cómo en el caso concreto se extienden los alcances de la marca mas allá del territorio donde se registró.
Es más, en este caso la legislación comunitaria ni siquiera exige que ese titular que formuló la oposición con resultados favorables solicite posteriormente a registro la marca en cuestión en el otro país miembro o cuando menos la utilice en dicho mercado.
Con ello, nos encontramos frente a la existencia de una marca registrada en un solo país miembro de la CAN que puede impedir su registro a favor de terceros en todos los demás Países Miembros sin necesidad de tenerla registrada en aquéllos y también sin necesidad de introducir los productos marcados en dichos países. ¿No sería más justo que se exigiera a aquél registrar la marca en el país donde formuló la oposición andina?.
Ahora bien, esto en nada impide que un tercero local, aprovechando esta situación, utilice en el mercado dicho signo sin registrarlo como marca ante la oficina nacional competente, en cuyo caso, el titular del signo registrado en el otro país miembro no podría impedir ese uso ya que no estaría legitimado para hacerlo.
Resulta pues contradictorio que aquél que formuló la oposición andina e impidió el registro de la marca, no pueda hacer valer contra ese tercero en dicho tercer país su ius prohibendi, respecto al uso que del signo en cuestión pueda hacer el solicitante al que se le denegó el registro.
Uso del signo en la Comunidad Andina
Otro caso en el cual se amplían los alcances de los derechos concedidos al titular de un registro marcario en uno de los Países Miembros de la CAN, es el contemplado por el artículo 108º de la Decisión 344. En efecto, si bien dicha norma incorpora la figura de la carga legal de uso para mantener la vigencia del derecho de exclusiva, permite que el uso del signo pueda ser acreditado en al menos uno de los Países Miembros de la CAN.
En este caso, una vez más, se amplían los alcances de los derechos conferidos por el registro marcario, ya que para salvar una acción de cancelación, se puede acreditar el uso de la marca en algún otro país miembro de la CAN distinto al país miembro que le concedió el registro. En este sentido, el uso de la marca efectuado en un país diferente a aquél que le concedió el registro tiene efectos sobre este último país como si hubiere sido efectuado en aquél.
Incluso puede acreditarse el cumplimiento de la carga legal de uso impuesta al titular del registro marcario con la comercialización de los productos marcados no sólo en un país diferente al que otorgó el derecho de exclusiva sino que además puede ser incluso en mercados diferentes al de los Países Miembros19, con la posibilidad incluso de que los productos ni siquiera se fabriquen en el país en que se otorgó el registro.
Este último caso es aplicable para los productos destinados exclusivamente a la exportación, supuesto en el cual el uso de la marca no nace del país en donde se registró ésta, ya que la industria es establecida en otro de los Países Miembros desde donde se exporta a países que no pertenecen a la CAN.
En consecuencia, es fácil apreciar que en determinadas circunstancias una marca andina puede ser legalmente usada en un país miembro en el cual un tercero goza también de un derecho de exclusiva sobre aquella misma marca, para los mismos productos o servicios, así como también es posible que el titular de una marca andina pueda formular oposición contra una solicitud e impedir el registro de la misma marca presentada por un tercero en otro país miembro donde el primero no tiene inscrito su derecho.
Marca Andina
Los problemas anteriormente expuestos se presentan debido a que la legislación andina aún no se define en crear una marca comunitaria y como tal extender, para esta nueva categoría de marca, los derechos de exclusiva otorgados por el registro a todos los demás Países Miembros, sin dejar de lado por supuesto la existencia de las marcas nacionales.
En efecto, como parte final, nos permitimos analizar someramente los alcances de la marca que se registra bajo las normas de la Decisión 344 y que como hemos referido, no se trata de una marca simple, es decir, de efectos territoriales limitados sólo al país miembro en que se otorgó el registro.
Es claro que una marca de esta naturaleza, llamémosla "marca andina", goza de un alcance mayor que el de una marca nacional registrada en otro país que no sea miembro de la Comunidad Andina, sin llegar a constituir una marca comunitaria. Este mayor alcance se trasluce en las siguientes facultades de que está investido el titular y que en algunos casos ya hemos comentado, a saber:
- Oposición Andina (Art. 93º Decisión 344)
- Derecho de Prioridad Registral (Art. 103º Decisión 344)
- Suficiente el uso en el territorio de la Comunidad Andina para evitar cancelación (Art. 108º Decisión 344)
- Libre circulación en el territorio de la Comunidad Andina cuando la otra marca idéntica no se esté utilizando (Art. 107º, 3er párrafo, Decisión 344)
Se trata pues de un derecho especial y sui generis el que proviene del registro d la marca andina, ya que si bien como hemos visto, es una marca nacional que no llega a constituir una marca comunitaria, algunos de sus derechos no sólo se circunscriben al territorio del país miembro que la otorgó sino que se extienden a todos los demás Países Miembros de la CAN.
No llega a ser una marca comunitaria como la Marca Comunitaria Europea, en la que basta el registro de aquélla en la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (OAMI) con sede en Alicante, España, para que se considere otorgada y con efectos en todo el territorio de la UE.
En efecto, ante todo hay que recordar que en la CAN las marcas son otorgadas a registro por la oficina nacional competente de cada país, por funcionarios designados por los gobiernos de cada uno de esos países y con competencia sólo en sus países. Es decir, no son oficinas subregionales las que otorgan los registros ni tampoco funcionarios subregionales los que actúan en dichas oficinas como sí lo son en el caso de la OAMI.
En principio, los registros andinos en cuestión sólo tienen efectos dentro del territorio del país que las otorgó. Como consecuencia de ello hemos visto que pueden "coexistir" marcas idénticas para productos idénticos en favor de titulares diferentes en distintos Países Miembros de la CAN, con lo cual se ratifica el principio de territorialidad de la marca.
No obstante aquello, existen los supuestos antes enumerados y que están expresamente contemplados en la Decisión 344 que extienden los alcances de estos registros más allá del territorio del país que lo concedió.
Esta extraterritorialidad de los derechos provenientes del registro marcario está limitada a ciertos actos, con lo cual el derecho de exclusiva sólo podrá ser ejercido plenamente en el país en que se tiene registrado el signo y de manera limitada en aquel otro País Miembro en que no se tiene registrado el signo.
Este tipo de derechos puede generar situaciones injustas ya que en el caso de la oposición andina, se podría enfrentar una situación extrema en la que ante una acción de esta naturaleza con resultados favorables para el opositor, se impida el registro del signo en favor del nacional.
Como la normativa andina no exige al opositor ganador registrar el signo para sí en el país donde formuló su oposición andina e impidió el registro, podría darse el caso que el solicitante perdedor utilice el signo sin registrarlo o que en el mismo mercado nacional coexistan dos signos no registrados, para los mismos productos, en manos de usuarios (titulares) diferentes.
El agravante sería que en este caso, ni el titular del signo en el otro País Miembro ni ninguno de los usuarios podría accionar por infracción contra el otro a través de las normas del derecho marcario. Sólo podría intentarse una acción a través de las normas de competencia desleal ya que se trataría de signos en uso pero no registrados, pero habría que demostrar cuál de ellos tendría el mejor derecho sobre el signo en cuestión.
Evidentemente que en el caso que planteamos sería fácil encontrar la solución ya que el titular de la marca registrada en el otro País Miembro podría zanjar la controversia solicitando a registro su marca en el País Miembro donde formuló la oposición andina, se denegó el registro al solicitante local y se produce la comercialización del producto marcado con el signo en litis. Ahora bien, bajo los alcances de la actual legislación, ¿qué necesidad tendría el titular del signo de solicitar a registro aquella marca en el otro País Miembro, si con las actuales normas podrá impedir el registro de signos idénticos y similares por parte de terceros y no quedar sujeto a la carga legal de uso del signo en referencia?.
Conclusión
A la luz de las consideraciones expuestas de manera muy somera en este trabajo, creemos que debemos enfrentar el momento y plantear la incorporación de la marca comunitaria andina dentro de la legislación comunitaria.
De no ser así, los derechos marcarios territoriales seguirán tabicando el mercado e impidiendo la libre circulación de mercancías en el territorio comunitario, además de continuar generando el tipo de problemas analizados como consecuencia de la existencia de una figura marcaria híbrida, que es y no es una marca con efectos en todo el territorio de la CAN y que en nada contribuye al proceso integrador así como tampoco a la libre circulación de mercancías. Apostemos pues por la marca comunitaria andina.
Notas
* Abogado, Profesor del Curso de Derechos Intelectuales en la Maestría de Derecho Empresarial de la Universidad de Lima.
1 Hoy Comunidad Andina de Naciones.
2 Comunidad Andina de Naciones.
3 Para conocer sobre este tema ver, Ximena Castellanos: El Uso Legítimo de la Marca en los Procesos de Integración; en V Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración Asipi 23 al 25 de octubre de 1996, Venezuela y Alvaro Echeandía Bustamante, La Oposición Andina: ¿El Perro del Hortelano?; Revista Jurídica del Perú, Año XLVII, Nº 11, abril-junio de 1997.
4 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 20.06.97 Proceso 2-AI-96, Caso Belmont.
5 Art. 107º: Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro.
6 Art. 107º: Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.
7 A manera de referencia, debemos citar lo establecido por el artículo 158º del Decreto Legislativo Nº 823 --Ley de Propiedad Industrial-- que permite la coexistencia de signos idénticos o semejantes, siempre que en opinión de la oficina competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores.
8 Art. 107º de la Decisión 344: En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de éste artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110º, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.
9 Nos referimos a los casos de marcas destinadas exclusivamente a la exportación, segundo párrafo del artículo 110º de la Decisión 344 - en los cuales es posible salvar una acción de cancelación aun en el supuesto que los productos fabricados en un país miembro no se comercialicen en la subregión.
10 D. Leg. Nº 823, Artículo 240º: Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, el titular de un derecho de propiedad industrial podrá interponer acción por infracción contra quien infrinja tales derechos.
11 Para profundizar sobre este tema ver: La Coexistencia Marcaria en el Derecho Andino, el caso Belmont. Otero Lastres José Manuel; Villalba Carlos Alerto; Lipszyc Delia; Kresalja Baldo; Antequera Parrilli Ricardo; Marquez Rodríguez Aléxis; Ferreyros C. Marysol; Correa Alvaro y Bermeo Lañas Vicente, Caracas 1997.
12 Decisión 344; Artículo 110º, segundo párrafo: También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
13 Reglamento (CE) num. 40/90 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, Leyes de la Propiedad Industrial, Aranzadi Editorial, Pamplona, España, 1997. Art. 53º Caducidad por tolerancia. 1. El titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante 5 años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en la Comunidad con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe. 2. El titular de una marca nacional anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 8º, o de otro signo anterior contemplado en el apartado 4 del artículo 8º, que hubiere tolerado durante 5 años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe. 3. En los casos contemplados en los apartado 1 ó 2, el titular de la marca comunitaria posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior a pesar de que ese derecho ya no puede invocarse contra la marca comunitaria posterior.
14 El ius prohibendi referido al uso no autorizado que de ese signo hace un tercero dentro del territorio donde el titular anterior goza de un derecho de exclusiva.
15 Para profundizar sobre este tema ver Garcia-Cruces Gonzalez, José Antonio; Renuncia y caducidad por tolerancia en el reglamento 40/90/CEE, sobre la marca comunitaria; Universidad de Salamanca, España.
16 La sanción no sólo se limita a la imposibilidad de oponerse al uso de ese signo en el territorio del país donde tiene registrado el signo nacional, sino que además le impide a éste deducir la nulidad de la marca comunitaria.
17 En el Decreto Legislativo Nº 823 - Ley de Propiedad Industrial del Perú, el artículo 184º contempla como causal de nulidad de un registro marcario la circunstancia de que quien al solicitar el registro conocía o debía conocer que esa marca pertenecía a un tercero. Es decir, no se exige el conocimiento efectivo del uso sino que basta que el solicitante de la marca no hubiera podido dejar de conocer la existencia de esa marca anterior.
18 Decisión 344, Artículo 93º; segundo párrafo: A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
19 Artículo 110º de la Decisión 344.