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Abogado. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Marcos. Premio de I Concurso de Investigación Jurídica de la Convención Nacional de Derecho Constitucional (CONADEC 2003). Primer lugar del Premio de Investigación VII Taller "La Investigación Jurídica: un reto para la Universidad moderna". Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM en categoría tesistas (2004). Premio al tercer puesto de II Concurso de artículos de investigación jurídica correspondiente al año 2010 organizada por la comisión de capacitación del área de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima y el Centro de Investigaciones Judiciales. Miembro de la nómina de colaboradores de la REVISTA CRITICA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS “Nómadas” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología - Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

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sábado, 5 de enero de 2008

CONCEPTO DE MARCA EN LA DECISIÓN 344 Y EN LA LEY PERUANA APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO No 823 DEL 23 DE ABRIL DE 1996


CONCEPTO DE MARCA EN LA DECISIÓN 344 Y EN LA LEY PERUANA APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO No 823 DEL 23 DE ABRIL DE 1996DR. JOSE MANUEL OTERO LASTRES (*) - ESPAÑA
SUMARIO: 1. Introducción.- 2. Diversos sistemas para definir legalmente la marca.- 3. Presupuestos para definir legalmente la marca. 3.1 El bien inmaterial. 3.2 El requisito de la aptitud diferenciadora. 3.3 Referencia al nacimiento del derecho sobre la marca. 3.4 Las prestaciones diferenciadas por la marca. 3.5 La regla de la especialidad. 3.6 Referencia al ámbito donde opera la marca. 3.7 Referencia a que un mismo sujeto puede ofrecer en el mercado varios productos o servicios idénticos o similares con diferentes marcas pertenecientes todas ellas a él.- 4. Análisis de las definiciones legales de marca de la Decisión 344, de la ley peruana aprobada por el Decreto Legislativo No 823 y de la ley española de marcas a la vista de los anteriores presupuestos. 4.1 Examen pormenorizado de la concurrencia de los citados presupuestos en las tres definiciones. 4.2 Valoración final.
1. INTRODUCCION
En la casi generalidad de las legislaciones de los diferentes países se define legalmente la marca. Y aunque no es una tarea fácil fijar con claridad y precisión el significado que tiene para la Ley la figura de la marca, se opta por establecer un concepto legal de marca por una razón de seguridad jurídica. En efecto, un concepto legal de marca permite determinar con seguridad y precisión los signos que pueden constituir una marca. Pero si las legislaciones coinciden en definir legalmente la marca, difieren en cambio a la hora de elegir el sistema para fijar el concepto.
2. DIVERSOS SISTEMAS PARA DEFINIR LEGALMENTE LA MARCA
En principio, cabe seguir tres sistemas diferentes para formular el concepto de marca, de los cuales, el primero es más teórico que real, en el sentido de que no suele ser el elegido por las diferentes legislaciones.
En el primer sistema, no se define legalmente la marca sino que se fijan con carácter limitativo los signos o medios que se consideran como marcas. Este sistema tiene la ventaja de la seguridad jurídica que proporciona, toda vez que no cabe proteger otros signos que los expresamente mencionados en la Ley. Sin embargo, este sistema tiene un gran inconveniente que es el de su rigidez: no permitiría proteger como marcas nuevos signos surgidos en el mercado y no mencionados por la Ley. Una variante de este primer sistema es no definir legalmente la marca y prever una enumeración simplemente enunciativa de los signos que pueden constituir una marca. Esta variante no posee el inconveniente de la rigidez, pero como no define la marca, sino que sólo menciona enunciativamente signos que pueden ser marcas, puede dar lugar a dudas sobre si un nuevo signo que no esté entre los mencionados puede o no constituir una marca.
El segundo sistema consiste en prever únicamente un concepto amplio y general de marca que permita incluir en el mismo las diferentes formas que puede revestir la marca. Su principal ventaja es la elasticidad y, consiguiente facilidad, para adaptarse a los nuevos tipos de marca que puedan surgir en el mercado. El inconveniente de este sistema radica en la propia generalidad del concepto, ya que se pueden plantear dudas a la hora de la inclusión de un determinado signo en el ámbito de la definición legal.
El tercer sistema trata de aprovecharse de las ventajas de los otros dos y de evitar sus inconvenientes. Consiste en formular un concepto general y amplio de marca y establecer al mismo tiempo una enumeración enunciativa de los signos o medios que se consideran como marca. Este sistema combina las ventajas de la seguridad, por prever un concepto, de la elasticidad, por realizar una enumeración enunciativa y de la certeza, por la función de guía que cumple dicha enumeración.
Como ejemplos de ordenamientos jurídicos europeos que siguen este tercer sistema cabe mencionar, por ejemplo, el Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y la Ley española de Marcas de 10 de noviembre de 1988.
En efecto, el artículo 4o del Reglamento 40/94, encuadrado en la SECCION PRIMERA: DEFINICION Y ADQUISICION y titulado "signos que pueden constituir una marca comunitaria", dispone lo siguiente:
"Podrán constituir (marcas) comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas".
Todavía con mayor acierto define la marca la Ley española de 1988, la cual dedica el artículo 1o a fijar el concepto legal de marca y el artículo 2o a enumerar ejemplificativamente pero de manera sistemática y ordenada, signos o medios que pueden constituir marcas.
Así, el artículo 1o define la marca con las siguientes palabras:
"Se entiende por marca todo signo o medio que distinga, o sirva para distinguir, en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona".
Por su parte, el artículo 2o enumera y sistematiza los signos o medios que especialmente pueden constituir una marca de la siguiente manera:
"Podrán, especialmente, constituir marca los siguientes signos o medios:
a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar las personas.
b) Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos.
c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.
d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación.
Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores".
¿En cuál de estos sistemas hay que incluir la Decisión 344?. La simple lectura del artículo 81o de la Decisión 344 permite advertir de inmediato que pertenece al segundo sistema. En efecto, esta norma dispone que:
"Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".
Como puede fácilmente observarse, la Decisión 344 se limita a formular un concepto amplio y general de marca, careciendo, por lo tanto, de una enumeración enunciativa sobre los signos que pueden registrarse como marca. Desde la óptica del sistema elegido se puede formular ya una crítica a la Decisión 344, ya que debería haber optado por el mejor sistema para definir legalmente la marca que es prever un concepto de marca y acompañarlo de una enumeración ejemplificativa de signos que pueden constituir una marca registrada.
Mención especial merece, a mi juicio, la posición adoptada por Perú en su reciente Ley de Propiedad Industrial aprobada por el Decreto Legislativo No 823 de 23 de abril de 1996. En efecto, de una manera muy completa y acertada el artículo 128o de esta Ley define legalmente la marca, determina los requisitos legales de la marca y enumera enunciativa y sistemáticamente los signos que pueden registrarse como marca. Este artículo dispone lo siguiente:
"Se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, entre ellos los siguientes:
a) Las palabras reales o forjadas o las combinaciones de palabras, incluidas las que sirve para identificar a las personas;
b) Las imágenes, figuras símbolos, gráficos, logotipos y sonidos;
c) Las letras, los números, las combinaciones de colores;
d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen las envolturas, los envases, la forma no usual del producto o su presentación; y,
e) Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores".
La definición general de marca --con las diferencias lógicas que luego veremos-- y la enumeración --aunque más completa-- de los signos que contiene este precepto se inspiran claramente en la Ley española de Marcas.
3. PRESUPUESTOS PARA DEFINIR LEGALMENTE LA MARCA
Para ser correcta, una definición legal de marca debe basarse, en mi opinión, en los siete presupuestos siguientes: concebir la marca como bien inmaterial; referirse, al menos, al requisito fundamental de la marca, esto es, la aptitud diferenciadora, aludir al modo de nacimiento de la marca; determinar las prestaciones que pueden ser diferenciadas por la marca; acoger la regla de la especialidad; aludir al ámbito donde opera la marca y, finalmente, hacer posible que un mismo sujeto ofrezca en el mercado varios productos o servicios distinguidos por varias marcas diferentes. Veamos seguidamente cada uno de estos presupuestos.
3.1 EL BIEN INMATERIAL
En el concepto de marca no debe calificarse expresamente la marca como bien inmaterial. Sin embargo, ha de elegirse una redacción que no impida concebir la marca como bien inmaterial. En efecto, como es sabido, todo bien inmaterial --y, por consiguiente, también la marca-- está integrado por dos elementos: la entidad inmaterial en cuanto tal (el llamado corpus mysticum) y el medio, instrumento o soporte en el que se plasma el bien inmaterial y por virtud del cual se hace perceptible (el llamado corpus mechanicum). Pues bien, para lograr una concepción global de la marca como bien inmaterial es preciso elegir una expresión que dé cabida a estos dos elementos. Justamente por contemplar la marca exclusivamente desde una perspectiva materialista es por lo que he criticado en su día el artículo 118o del viejo Estatuto sobre Propiedad Industrial español, el cual después de la expresión "signo o medio", añadía el adjetivo "material". Lo cual implicaba, en rigor, que la marca era solamente el signo o medio material en el que se plasmaba la entidad inmaterial y no el bien inmaterial en su conjunto.
3.2 EL REQUISITO DE LA APTITUD DIFERENCIADORA
En una correcta definición de marca no puede faltar la referencia al principal requisito que se exige a la marca, a saber: la aptitud diferenciadora. Aunque se pueden exigir a la marca otros requisitos, como por ejemplo, que se trate de un signo perceptivo o que sea susceptible de representación gráfica, lo cierto es que de estos dos requisitos se puede prescindir en el concepto legal de marca. En efecto, el requisito de la "perceptibilidad" va implícito en la propia confección de la marca como bien inmaterial, ya que, según hemos dicho, es necesario un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo y se desprende también del requisito de la aptitud diferenciadora, ya que difícilmente se puede concebir un signo que tenga aptitud diferenciadora y que no sea perceptible. Mientras que el requisito de que el signo sea "susceptible de representación gráfica" no parece que responda a la propia naturaleza de la marca como signo distintivo, sino más bien a exigencias actuales en cuanto a la necesidad de "registrar" el signo en la correspondiente Oficina de Patentes y Marcas.
El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca. En efecto, como ha destacado el Profesor Fernández-Novoa al indicar la procedencia empresarial la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible el proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial.
3.3 REFERENCIA AL NACIMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA
En la definición legal de marca debe hacerse referencia también al modo en el que nace el derecho sobre la marca. En aquellos sistemas en los que la marca nace únicamente a través del registro, debe elegirse una expresión que haga referencia a dicho modo de nacer el derecho sobre la marca. En efecto, cuando la marca nace solamente por medio de su registro el signo solicitado como marca debe poseer a priori y desde una perspectiva puramente teórica el requisito de la aptitud diferenciadora. Y ello porque será la correspondiente Oficina de Patentes y Marcas la que decida, antes de que se produzca el contraste con la realidad del mercado, si el signo solicitado posee o no en su opinión fuerza diferenciadora.
En cambio, en aquellos otros sistemas, como el español, en el que la marca puede nacer no solo por el registro, sino también a través de un uso que convierta al signo en notoriamente conocido, es preciso incluir en la definición una expresión que se refiera a este segundo modo de nacer la marca. Porque en este último caso el signo ha demostrado ya que posee fuerza diferenciadora y carece ya de sentido el juicio apriorístico de la Oficina sobre si tal signo iba o no a ser capaz de diferenciar unos productos o servicios de los idénticos o similares.
3.4 LAS PRESTACIONES DIFERENCIADAS POR LA MARCA
La marca tiene por objeto diferenciar en atención a su procedencia empresarial las distintas prestaciones económicas que se ofrecen a los consumidores; prestaciones que se concretan en dos grandes categorías: los productos y los servicios. Estas dos palabras deben entenderse en un sentido amplio, para que la definición legal de la marca sea lo más abierta posible y pueda adaptarse a las nuevas necesidades que vayan surgiendo en el tráfico económico. Contemplada desde la perspectiva de la formulación de un concepto legal de marca, la palabra producto debe entenderse como toda cosa mueble corporal susceptible de tráfico económico y la palabra servicio, como toda prestación de carácter inmaterial susceptible de tráfico económico.
3.5 LA REGLA DE LA ESPECIALIDAD
Como es sabido, la vigencia de esta regla implica que el derecho de marca se apoya en dos pilares básicos íntima e inexcusablemente relacionados entre sí: el signo o medio y una o varias clases de productos o de servicios. Hasta tal punto están relacionados estos dos pilares, que el objeto del derecho sobre la marca, lejos de ser el signo o medio en sí mismo considerado y con independencia de cualquier otro factor, es el signo o medio puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios en el mercado.
La inclusión de una referencia a la regla de la especialidad en el concepto legal de marca sirve también para destacar el relieve que debe otorgarse a uno de los factores básicos determinantes del alcance del ius prohibendi que se otorga al titular de la marca. En efecto, por lo general el titular de la marca registrada no puede impedir que los terceros utilicen o registren un signo idéntico o semejante al suyo para diferenciar productos o servicios distintos a los suyos. Y ello porque el derecho de exclusiva del titular de la marca no recae, como ya dijimos, sobre el signo en sí mismo considerado, sino sobre el signo puesto en relación con una determinada clase de productos o servicios. De aquí que el alcance de su ius prohibendi se circunscriba a impedir el registro o el uso de los signos idénticos o semejantes aplicados a productos o servicios idénticos o similares a los suyos.
3.6 REFERENCIA AL AMBITO DONDE OPERA LA MARCA
El último presupuesto en que debe basarse una definición legal de marca es la referencia al ámbito donde opera ésta. Como ya dijimos, la marca tiene por finalidad esencial diferenciar unos productos o servicios de los productos o servicios idénticos o similares. Pues bien, este proceso de diferenciación tiene lugar en el mercado. Para los efectos que aquí interesan, por mercado ha de entenderse el lugar de encuentro entre la oferta y la demanda respecto de un determinado producto o servicio. Sin embargo, con la referencia al mercado no quiere decirse que solamente puedan concederse marcas para productos o servicios que ya estén en el mercado; que ya hayan sido puestos en el tráfico económico. Por el contrario, lo que quiere afirmarse es que los productos o servicios diferenciados por la marca deben tener por destino, actual o futuro, el acudir al encuentro de la demanda en el correspondiente mercado.
3.7 REFERENCIA A QUE UN MISMO SUJETO PUEDE OFRECER EN EL MERCADO VARIOS PRODUCTOS O SERVICIOS IDENTICOS O SIMILARES CON DIFERENTES MARCAS PERTENECIENTES TODAS ELLAS A EL
La definición legal de marca para ser acertada debe admitir que un mismo sujeto pueda ofrecer en el mercado varios productos o servicios idénticos o similares con diferentes marcas pertenecientes todas ellas a él. En efecto, como es un hecho usual que un mismo sujeto ofrece en el mercado diversos productos o servicios idénticos o similares con diferentes marcas pertenecientes todas ellas a él, será desacertada aquella definición cuyo texto no recoja esta posibilidad.
4. ANALISIS DE LAS DEFINICIONES LEGALES DE MARCA DE LA DECISION 344, DE LA LEY PERUANA APROBADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO No 823 Y DE LA LEY ESPAÑOLA DE MARCAS A LA VISTA DE LOS ANTERIORES PRESUPUESTOS
4.1 EXAMEN PORMENORIZADO DE LA CONCURRENCIA DE LOS CITADOS PRESUPUESTOS EN LAS TRES DEFINICIONES
a) La marca como bien inmaterial
Lo primero que debe señalarse es que las tres definiciones que venimos considerando permiten concebir la marca como bien inmaterial. En efecto, tanto en el artículo 81o de la Decisión 344, como en el artículo 128o de la Ley Peruana como en el artículo 1o de la Ley Española se emplean expresiones, como "signo" y "signo o medio", que por no ir seguidas del adjetivo "material" u otro similar, parten de la consideración de la marca como bien inmaterial. Existe, sin embargo, una diferencia en las expresiones que utilizan dichas leyes. La Decisión 344 y la Ley Peruana hablan exclusivamente de "signo" (aunque en la letra e) del artículo 128o de la Ley Peruana se emplea también el término "medio"), mientras que la Ley Española utiliza la doble expresión de "signo o medio". Esta doble expresión me parece más acertada por ser más amplia y desde luego porque es coherente con la posición de la Ley Española de no rechazar "conceptualmente", como veremos seguidamente, la posibilidad de que un olor o un sabor puedan constituir una marca.
b) La fuerza diferenciadora
Las tres definiciones recogen también el requisito fundamental de la marca: la aptitud diferenciadora. A este requisito aluden el artículo 81o de la Decisión 344 y el artículo 128o de la Ley Peruana con la expresión: "suficientemente distintivos" y la Ley Española con la expresión "que distinga o sirva para distinguir". La Decisión 344 y la Ley Peruana mencionan también en la definición legal otros dos requisitos: el de la perceptibilidad ("sean perceptibles") y el de la representabilidad gráfica ("susceptibles de representación gráfica"), que no aparecen en la Ley Española. A mi juicio, no era necesario mencionar expresamente el primero de estos dos requisito en la definición legal, pues, como ya he dicho, la necesidad de que los signos sean perceptibles va implícita en la propia concepción de la marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud diferenciadora.
Más discutible es si debe exigirse o no el requisito de que el signo sea susceptible de representación gráfica. Este requisito no viene impuesto por la propia naturaleza de los signos en el sentido de que sólo tengan aptitud para ser marcas los que sean susceptibles de representación gráfica, sino que obedece a la situación actual de las Oficinas de Patentes y Marcas. En efecto, en principio, se puede afirmar que un olor o un sabor son signos o, por mejor decir, medios, que pueden diferenciar un producto de sus similares. Desde el punto de vista de su esencia, tales medios no sólo pueden responder teóricamente al concepto mismo de marca, sino que pueden reunir el principal requisito exigible a la marca: la aptitud diferenciadora. El problema que se plantea actualmente con estos "medios" es el de "registrarlos" o hacerlos constar en la Oficina de Patentes y Marcas. Estamos, pues, más ante un problema de índole material, que ante una cuestión substancial. De aquí que si se llegase a resolver en el futuro el problema de su "registrabilidad" no parece que existiesen obstáculos conceptuales para considerar estos "medios" como verdaderas marcas. Por esta razón, considero acertada la posición de la Ley Española de no limitar la registrabilidad de estos "medios" en sede del propio concepto de marca exigiendo el requisito de la "susceptibilidad de representación gráfica", ya que si llegan a poder ser registrados no parece que exista ningún obstáculo conceptual para admitirlos como marcas.
c) El nacimiento sobre la marca
En cuanto al nacimiento del derecho sobre la marca, las leyes que venimos considerando son plenamente coherentes en cuanto al sistema de nacimiento de la marca y la expresión que utilizan en la definición legal que hace referencia al mismo. En efecto, tanto en la Decisión 344 como en la Ley Peruana, existe una única vía para que nazca el derecho sobre la marca: el registro de la misma ante la correspondiente Oficina. Por esta razón, la definición legal de marca en estos dos textos legislativos utiliza una expresión que implica un juicio apriorístico sobre la concurrencia en el signo de la fuerza diferenciadora. En efecto, el artículo 81o de la Decisión 344 dice que se entiende por marca todo signo "capaz de distinguir" y el artículo 128o de la Ley Peruana de todo signo que "pueda diferenciar". Estamos, pues, ante una exigencia que debe ser "comprobada" por la Oficina mediante un juicio de "probabilidad", toda vez que todavía no ha sufrido el contraste con lo que decida el mercado. Es decir, si se solicita una marca y la Oficina la concede, ésta ha decidido que dicha marca es capaz de diferenciar los productos o servicios para los que se ha solicitado de los productos o servicios idénticos o similares. Pero se trata de un juicio que todavía no ha sido contrastado con lo que dicte el mercado, por lo cual puede resultar que después se compruebe que dicha marca no sirve de verdad para distinguir tales productos o servicios.
Por su parte, como la Ley Española prevé una doble vía para que nazca la marca, el registro o un uso que desemboque en el conocimiento notorio de dicha marca por los círculos especializados del correspondiente sector, la definición legal, de manera también perfectamente congruente, utiliza una doble expresión: "que distinga o sirva para distinguir". En efecto, si la marca va a nacer por el registro, hay que comprobar, al igual que en la Decisión 344 y en la Ley Peruana, si "sirve para distinguir". Pero si la marca ha sido usada hasta el punto de convertirse en notoriamente conocida por los círculos especializados del sector de que se trate, entonces dicha marca ha demostrado en el mercado que "ya distingue" los correspondientes productos o servicios, por lo que no estamos ante un signo sobre el que haya que decidir "si puede" diferenciar los productos o servicios, sino ante un signo que ya ha demostrado en el mercado que los distingue.
d) Las prestaciones distinguidas por la marca.
Las tres definiciones que venimos analizando mencionan expresamente los dos tipos de prestaciones que se diferencian a través de las marcas: productos y servicios. Por lo cual, es claro que las tres definiciones son acertadas en lo que concierne a este presupuesto.
e) La regla de la especialidad
En las definiciones de la Decisión 344 y de la Ley Española se hace referencia también a la regla de la especialidad, toda vez que la marca se concibe como un signo que debe distinguir unos productos no de todos, sino de los que sean idénticos y similares. A esta regla se refieren las citadas definiciones cuando hablan de distinguir en el mercado "los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona" (artículo 81o de la Decisión 344) o "productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona".
Por su parte, la definición contenida en el artículo 128o de la Ley Peruana no alude a la diferenciación de unos productos o servicios de los idénticos o similares, sino que habla de diferenciar "los productos o servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona". En la definición legal hay una omisión de la regla de la especialidad, debida tal vez a un descuido. Pero esto no significa que dicha regla no esté presente en la Ley Peruana, como lo demuestra el hecho de que en otros artículos de la misma se hace una referencia expresa a dicha regla, como por ejemplo en el artículo 169o al determinar el ámbito de ius prohibendi del titular de la marca.
f) Ambito donde opera la marca
Las tres definiciones mencionan expresamente el mercado como ámbito en el que opera la marca, razón por la cual no merecen reproche alguno.
g) Un mismo sujeto puede ofrecer en el mercado varios productos o servicios idénticos o similares distinguidos por distintas marcas todas ellas de su propiedad
De todos es sabido que algunos empresarios ofrecen en el mercado un mismo producto, pero de distinta calidad, designado con dos marcas diferentes. En este caso, no se puede decir que una de las marcas de ese empresario diferencia ese producto de los idénticos o similares de otra persona, sino que lo diferencia también del otro producto de ese mismo empresario que por poseer distinta calidad lleva otra marca. Por esta razón, en una acertada definición legal de marca debería emplearse una expresión que admitiera esta posibilidad y no una que a primera vista pareciera que no admite esta hipótesis. Pues bien, las tres definiciones incurren en el error de utilizar una expresión desacertada porque podría inducir a creer que un mismo empresario no puede ofrecer en el mercado variedades diferentes de un mismo producto utilizando una marca distinta para cada una de estas variedades. En efecto, los tres conceptos de marca de dichas leyes hablan de diferenciar los productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Por esta razón, nos parece más acertada una definición legal de marca que diga simplemente que la marca diferencia "unos productos o servicios de los productos o servicios idénticos o similares". La referencia a que se trata de los productos o servicios de una persona frente a los de otra, además de ser innecesaria, es inexacta y no mejora en absoluto, sino todo lo contrario, la definición.
4.2 VALORACIÓN FINAL
En los apartados anteriores he reseñado los presupuestos que deben concurrir en una acertada definición legal de marca, al tiempo que he ido comprobando si las definiciones de la Decisión 344, de la Ley Peruana y de la Ley Española se basaban o no en dichos presupuestos. Llegados hasta aquí, y debido al Seminario en el que tiene lugar mi intervención, me parece conveniente efectuar una valoración final de la definición de la Decisión 344.
La definición contenida en el artículo 81o de la Decisión 344 es correcta en la medida en que se base en los presupuestos anteriormente mencionados. Pero creo que debe ser criticada por las siguientes razones.
En primer lugar, carece de una enumeración enunciativa de los signos que pueden registrarse como marca. Esta enumeración aparece en la gran mayoría de las demás leyes, ya sea ordenada sistemática y separadamente ya sea mediante una relación sucesiva de signos sin ninguna separación. tal vez sería conveniente en una futura reforma de la Decisión 344 prever dicha enumeración, tomando como ejemplo la contenida en el artículo 128o de la Ley Peruana, la cual si bien se ha inspirado en el artículo 2o de la Ley Española, posee una enumeración más completa que ésta.
En segundo lugar, me parece que la definición incurre en reiteraciones innecesarias y, por ello mismo, en alguna omisión que podría salvarse mejorando la redacción actual. En efecto, en el párrafo primero del artículo 81o se determinan los requisitos que deben concurrir en un signo para que sea registrable como marca: "Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica". Pues bien, en el párrafo segundo, que es en el que se formula el concepto, se vuelven a reiterar estos requisitos, pero ahora no los tres del párrafo primero, sino solo dos. Así, este párrafo segundo dice: "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona". Como puede observarse, en el párrafo segundo se reiteran los requisitos de la perceptibilidad y de la capacidad distintiva, pero se omite el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica. Por ello, en una hipotética reforma de este precepto cabría seguir uno de estos dos caminos: o suprimir el párrafo primero incluyendo en el que quedaría como párrafo único el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica; o mantener ambos párrafos pero invirtiendo su orden, de tal manera que en el primero se definiría la marca mencionando únicamente el requisito de la capacidad distinta y en el segundo se determinarían los requisitos de la marca, como hace el artículo 128o de la Ley Peruana.
Finalmente, una observación crítica de orden menor, como es el desacierto en el que incurre la definición --lo mismo que las de las otras dos leyes-- al incluir la referencia a que la marca debe distinguir los productos o servicios de una persona de los idénticos o similares de otra persona. Cuando es así que, como ya se ha dicho, hay ocasiones en que una misma y única persona ofrece en el mercado distintas variedades de un mismo producto con diferentes marcas de su propiedad. No quiero decir, sin embargo, que con la definición actual de marca tanto de la Decisión 344 como de las Leyes Peruana y Española no sea posible que un mismo sujeto distinga las variedades de un mismo producto con marcas diferentes. Lo que digo es que las definiciones son incorrectas precisamente porque esto es posible a pesar de su dicción literal.(*) Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Alcalá de Henares. Madrid.

1 comentario:

Adryana dijo...

Hola, que tal, me parecio muy interesante y completo tu articulo, y sobre todo me fue mucha ayuda, yo estoy realizando mi tesis sobre la tutela juricia de los signos tridimensionales en ecuador, y por esta razon queria saber si tienes algun tipo de informacion que me pueda ser util en torno a mi tema.
gracias saludos.
Adriana
Mail: adryanyz@hotmail.com