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miércoles, 29 de febrero de 2012

EL CONTRATO DE KNOW-HOW

EL CONTRATO DE KNOW-HOW

Aníbal SIERRALTA RÍOS*

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* Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posgrado en Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Gerencia Internacional. Magíster en Administración de Empresa. Doctor en Ciencias Jurídicas, Diplomado en Negociaciones. Profesor de las Maestrías en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de San Martín de Porres. Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) y Universidad Nacional de Trujillo. Profesor de la Escuela Superior de Guerra Naval y la Academia Diplomática del Perú. Profesor visitante de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Buenos Aires), Universidad Andina Simón Bolívar (Sucre), Universidad Florianópolis (Florianópolis), Universidad del Cono Sur de las Américas (Asunción). Ex-consultor en comercio internacional de la OEA. Ex-asesor principal del Congreso de la República. Miembro Comisión de Dumping y Subsidios. Presidente del Centro Internacional de Administración y Comercio. Arbitro internacional y conciliador extrajudicial. Miembro de la Comisión de Dumping y Subsidios. Presidente de la Comisión de Firmas Digitales del Colegio de Notarios de Lima. Presidente del Comité Consultivo de Comercio Exterior y Negociaciones del Colegio de Abogados de Lima. Miembro de la Comisión Consultiva de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Notario de Lima.


SUMARIO: 1. Concepto.- 2. Estructura del contrato.- 2.1. Los sujetos.- 2.2. Objeto.- 2.3. Precio.- 2.4. Forma de pago.- 2.5. Términos de “amarre”.- 2.6. Paquete de licencias.- 2.7. Absorción de tecnología.- 2.8. Exclusividad.- 2.9. Cross licensing.- 2.10. Restricciones.- 2.11. Grant back.- 2.12. Confidencialidad (Secrecy agreement).- 2.13. Solución de controversias.- 2.14. Recisión.

El espectacular desarrollo tecnológico de los últimos veinte años, sorprendente por su amplitud y profundidad, ha exigido del Derecho modelos contractuales que resguardan aspectos materiales, sociales, intelectuales, psicológicos y éticos de las personas las instituciones y las sociedades. Estos diferentes modelos se han articulado dentro de espacios culturales diferentes en los cuales cuestiones sobre el subdesarrollo y la dependencia no han estado alejados.

Ciencia y tecnología afectan al derecho y la imponen modificaciones, condicionando un sector de la vida social y estableciendo soluciones a los efectos y problemas jurídicos que emergen de los hechos (1).

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(1) Luis DIEZ-PICAZO."Cambio social y evolución jurídica en la sociedad de la información, "Revista del Derecho Industrial, Buenos Aires, Depalma, año 8, n. 22, ene-abril 1986.


El Derecho es el contacto y la influencia de la renovación tecnológica es desafiado para ordenar, regular proteger y reequilibrar la relación de los sujetos ya que las nuevas tecnologías demandan de protección y regulación. El derecho reacciona cuando el impacto de la tecnología pasa de la idea a la concreción, de la realidad enfrentada a la situación de hecho.

Estas innovaciones dan nacimiento a nuevos modelos contractuales y a reglamentaciones que posibiliten no sólo su protección sino su pleno desarrollo, como son los contratos de propiedad intelectual, inventos no patentados, creaciones literarias y musicales. De tal manera que las cuestiones tecnológicas deben necesariamente integrar el ordenamiento jurídico de los Estados y más aún de la relaciones entre diferentes Estados , al volverse cuestiones contractuales sobre propiedad, explotación o protección jurídica. Uno de esos contratos son los de licencia y patente y los de know - how.


1. CONCEPTO

No hay un equivalente idiomático para determinar este tipo de contrato. Su expresión es la abreviación de una vieja expresión norteamericana to know how do it cuya traducción sería "Saber cómo se hace alguna cosa", donde la palabra saber está referida al conocimiento, mas no en el sentido del conocimiento universal de las cosas, sino en cuanto al conocimiento especializado, específico, técnico y para ejecutar determinada industria.

"Técnicamente se puede conceptuar el know-how como un arte de fabricación, el que no llega a ser un concepto exacto mas sugiere que él sea dentro de los padrones técnicos a él aplicables"(2).

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(2) Roberto de OLIVEIRA MURTA. Contratos no comercio exterior. Rio de Janeiro, Celsus Ltda., 1981, pág. 85.



Otra posición considera que este contrato se refiere a "...todo conocimiento técnico, más o menos secreto, susceptible de una valor económico y posible de ser objeto de contratación"(3).


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(3) Eduardo Guillermo COGORNO. Teoría y técnica de los nuevos contratos comerciales. Buenos Aires, Ed. Meru, 1979, pág. 357.


La Cámara de Comercio Internacional, en octubre de 1957, manifestó que la totalidad de los conocimientos del saber especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto puede ser denominado Know-how, o arte de fabricación. Así , este concepto puede designar no solamente fórmulas y procedimientos secretos, sino también una técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación patentadas y que sean necesarios para hacerse uso de dicho invento o creación.

La legislación alemana estima que los inventos, procedimientos de fabricación, construcciones no protegidas por la ley y otras conquistas, que enriquecen la técnica pueden ser objeto de un contrato de know-how, incluyéndose, también, los conocimientos y las experiencias comerciales.

Para Stumpf (4) es un saber no protegido por derechos de tutelas industriales, por lo común secretos, sin que ésta sea una condición.

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(4) Herbert STUMPF. El contrato de Know-how. Bogotá. Themis, 1984, pág. 12.


Han de entenderse, por tanto, conocimiento y experiencias de orden técnico, comercial y economía de empresa, cuya explotación permite, llegado el caso, beneficiar a una persona o a la sociedad en su conjunto a través de su producción y venta de objetos, como también de otras actividades empresariales tales como administración y organización.

De manera coincidente, la Asociación Internacional de Protección Jurídica Industrial expone que el know-how consiste en conocimientos y experiencias de naturaleza técnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables por una empresa o un profesional.

Tullio Ascarelli, rechaza la expresión propiedad industrial y prefiere hablar de derechos sobre bienes inmateriales.

Acepciones generales de la doctrina mexicana, como la de Arturo Díaz Bravo(5), que lo configura como aquel en cuya virtud una de las partes se obliga a transmitir a la otra el derecho de explotar uno o más elementos de la propiedad industrial, o bien a prestarle servicios de auxilio técnico o de operación administrativa. A ella se unen en términos parecidos las expresiones de Patricio Hernández Esparza y Jaime Alvarez Soberanis.

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(5) Arturo DÍAZ BRAVO. Contratos mercantiles. México D-F., Ed. Harla, 1983, pág. 149.



En un intento de precisar el concepto de este contrato podemos afirmar que es un acuerdo libre de voluntades, necesariamente formal, por el que se transmite el uso, disfrute y la explotación de una fórmula, proceso, técnica e incluso de una marca y técnica de venta, generalmente secreta que no está patentado, y cuyo uso y explotación tiene un propósito económico, que se compensa mediante el pago en dinero o con un porcentaje sobre el valor de las ventas del usuario. Por lo que una de las partes intervinientes ha de ser necesariamente un productor o un comerciante del extranjero, que deberá además mantener la confidencialidad de la fórmula, proceso, técnica o conocimiento en general.

Así, este tipo de contrato tiene las siguientes notas distintivas: formal, secreto y oneroso. Se requiere una estipulación formal y precisa que diferencia el tipo de know-how, sea industrial, comercial, e incluso administrativo.

Este contrato debe inscribirse, usualmente, ante el organismo nacional competente, encargado de la transferencia de tecnología y de la inversión extranjera. Es secreto, pues únicamente las partes tienen acceso a un determinado saber; sólo excepcional y ocasionalmente puede faltar esa calidad. El hecho de que un conocimiento pueda ser patentable, no lo aleja de ser considerado como know-how, pues si así fuera se estaría obligando siempre al inventor para que patente un conocimiento, procedimiento, plan o diseño ya que de lo contrario se le negaría la protección del contrato. Finalmente, es oneroso porque se hace mediando un pago, aun cuando éste puede estar incluido en otras prestaciones, como es el caso, por ejemplo, en donde el propietario de la tecnología pide que el pago esté representado por un aporte en el capital social, o bien está incluido en el precio del equipo industrial que se vende para hacer factible la técnica.

No es que necesariamente el know-how sea un "contrato sobre conocimiento no patentado", pues si así fuera todo el conocimiento especializado que no está patentado y que se desea tansferir debería hacerse vía contrato de know-how. En muchas ocasiones, un procedimiento patentable o una invención no son presentados para su patentamiento porque se teme la divulgación. Uno típico es el de la Coca Cola, cuya fórmula no está patentada, otros como en la industria química que pierden rápidamente su valor por el desenvolvimiento industrial, y que tampoco están patentados. Y en consecuencia los contratos de explotación y transferencia no son, necesariamente de know-how, sino de concesión o de licenciamiento(6).

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(6) Aníbal SIERRALTA RÍOS. Negociación y Contratación Internacional. Asunción, Universidad Autónoma de Asunción, 1993, pág. 199.



Stumpf, dice, que no resulta convincente que algunos inventos o sistemas no sean denominados know-how "...solamente por ser en si patentables, porque de esa manera se estaría presionando al inventor, de un modo totalmente infustificado, para que solicite la patente, ya que de lo contrario se le negaría la protección que le correspondería por know-how(7). Posteriormente añade: "También los contratos sobre inventos para los cuales se ha solicitado la patente, pero que todavía no han sido revelados, o publicados, tienen que considerarse contrato de know-how (8). Asimismo Wiede, al referirse al período en el cual la posición monopólica de una invención ya presentada para el patentamiento reposa en el secreto, habla de una licencia de know-how. De donde se puede concluir que la condición esencial para el know-how, no es la ausencia de una patente sobre el conocimiento que se está contratando; sino particularmente el carácter secreto, la formalidad y la onerosidad, en ese estricto orden. Lo que ocurre es que la práctica comercial ha hecho del know-how el contrato previo e inicial al patentamiento de un conocimiento; incluso, algunos tratadistas dicen que es un recurso de apuro del que echan mano los inventores que tienen miedo de las patentes.


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(7) Herbert STUMPF.Op.cit.,pág .9.
(8) Ibidem, pág. 13.


2. ESTRUCTURA DEL CONTRATO
La formalidad es una característica de este contrato ya que es uno de los mecanismos de asegurar el secreto del procedimiento o del invento. De tal manera que la precisión de las cláusulas deviene en necesarias. Las cláusulas que ambas parte pueden considerar, con más o menos precisión o con más o menos énfasis, según el largo proceso de la negociación donde nos encontremos son:

2.1 Los sujetos:

- El propietario del conocimiento técnico a quien también se le denomina creador intelectual, proveedor, licenciante, cedente o exportador.
- El adquirente, a quien también se le denomina como cesionario, licenciado, usuario, explotador, receptor o importador.

Debe señalarse que la relación de los sujetos es intuito personae, ya que el acto de transferencia de tecnología a terceros implica el riesgo de pérdida del control que el transferente poseía sobre ella.

2.2 Objeto:

El objeto del know-how puede versar sobre:

- Patentes, referido a explotación de patentes, siempre y cuando no hayan sido divulgadas previamente en escala mundial.
- Diseño industrial, que incluye dibujos de construcción, proceso con indicación de tiempos y tolerancias, sistemas de producción.
- Asistencia Técnica, que corresponde a cálculos para montaje, trabajos de programación, adiestramiento de personal como es el caso de construcción y equipamiento
- Desarrollo comercial, que se refiere a procesos y técnicas de mercadeo, como también podía ser gerenciamiento.

No incluimos al copyright o “derecho exclusivo” como susceptible de incluirlo en un contrato de Know-how, pues es particularmente para obras literarias o artísticas, que corresponde a los llamados derechos de autor, cuyo fin no es, siempre, el ánimo de reventa, no están dentro del ius commerce, son creaciones del espíritu, como obras musicales, artísticas, literarias. Ahora bien, cuando estas mismas obras se orientan a lo que se denomina “trabajos de arte aplicados” tales como joyería, porcelana, industria de la decoración en todos sus aspectos, entonces se convierten en una manufactura con contenido artístico y no son una creación intelectual propiamente dicha, sino la aplicación de esa obra a la industria, hay una explotación en serie y se persigue la reventa, dejando de ser entonces derechos de autor.

La patente es una figura jurídica que protege a su inventor o propietario de la competencia de los demás. De esa manera diseño y procedimientos pueden ser patentados y susceptibles de comercialización. Esas estipulaciones deben tener dos condiciones básicas: ser un producto original, que no esté al alcance de todos, pues en ese caso sería una res nullius, una cosa de todos, susceptible de ser captada o usada por el público, como por ejemplo la técnica de extraer piedras, y ser luego susceptible de explotación industrial. Como se ha señalado puede haber Know-how aún en el caso que la invención sea patentable y siempre que no se haya divulgado internacionalmente, de allí que puede darse el caso de un inventor que solicite una patente para la invención en que se basa el Know-how.

Señalamos como uno de los objetos contractuales la transferencia de patentes, porque aún la práctica lo sigue usando, sin embargo, es recomendable, en homenaje a la perfección y mejor definición del contrato, que sólo se estimen el diseño industrial y la asistencia técnica como expresión contractual tecnológica.

El diseño industrial se refiere al aspecto exterior (forma, color, tamaño) y no a su funcionamiento, de tal manera que el primero es suceptible de patentarse y lo segundo es estrictamente una cuestión o asunto del know-how. Luego en el contrato ha de precisarse el diseño tal cual será explotado y tal cual, ha sido antes, registrado o patentado. Debe cuidar bien el contratante, que un diseño no puede ser copiado o imitado y que las copias no autorizadas o imitaciones no puedan ser vendidas o importadas.

Bueno es advertir que el registro pleno de un diseño industrial es bastante cuestionable, ya que se pueden introducir modificaciones sutiles a punto de crear un nuevo modelo de acuerdo con la ley.

Ello no debe desalentar a las partes, en todo caso hay que prever estar un paso más adelante que los imitadores, introduciendo nuevos modelos cuando el anterior alcanza un éxito que permite presuponer que será rentable para los plagiadores producirlos, aun corriendo los riesgos de la competencia desleal.

La asistencia técnica tiene una papel preponderante en la gestión de cualquier empresa y en el sistema económico del país receptor, pues los flujos de tecnología no se realizan aislados ni en el vacío, sino que se vinculan con los sistemas generales de producción y con las capacidades concretas de las empresas y de las naciones.

Tal asistencia proviene de fuentes públicas y privadas. La que merece nuestra atención, porque además es la que suscita las mayores controversias, es la última ya que el principal medio de transmisión está constituido por las empresas transnacionales que se vinculan en gran medida con las industrias manufactureras y extractivas que utilizan capital con relativa intensidad.

Pues bien, cuando el objeto contractual se refiere a estos casos de asistencia tecnológica las partes, según su rol protagónico en el contrato, tratarán de actuar con distinto acento: las empresas transnacionales buscarán lograr los convenios más redituables desde su punto de vista. El comprador, pretenderá conseguir lo contrario en condiciones usualmente de frecuente desigualdad en cuanto a su capacidad de negociación. Igualmente, se ha de recordar como una especie de regla axiológica que cuanto más capacidad tecnológica tenga un comprador tanto mayor será su habilidad para negociar con su proveedor. En tanto que por el lado del comprador, la falta de capacidad puede ser de dos tipos: carencia de información (acerca de posibles fuentes de oferta tecnológica) y debilidad tecnológica (falta de pericia, de habilidad o de experiencia). Ambas situaciones, defectos de información y debilidad tecnológica, se presentan juntas y afectan las condiciones contractuales bajo las cuales se realiza su transferencia.

2.3 Precio

El pago o precio de este contrato se denomina royalty o “regalía”. Esta regalía puede consistir en una cantidad fija mensual o anual, o en una parte proporcional al uso o explotación que se haga de dicha patente, ya sea que se trate de un porcentaje de las ventas totales, un porcentaje sobre cada mercancía producida, e incluso un porcentaje sobre cierto tipo de unidades de medidas que salgan de la fábrica licenciada.

Hasta fines del decenio de los 80 los Estados interferían en los contratos internacionales de transferencia de tecnología a través del control de la remesa de royalties, usualmente con la acción de los bancos centrales a fin de equilibrar la balanza de pagos y evitar la evasión de divisas. Pero a partir del año 1991, con la presión de la banca internacional se liberalizaron los mercados y los países solo establecieron órganos de registro de remesa de royalties pero con una menor interferencia, principalmente en Argentina y Perú.

Este porcentaje, como es obvio, es enteramente arbitrario y sujeto a lo que determinen las partes en cada caso y periodo durante el período de negociación contractual. Sin embargo, muchas legislaciones establecen un límite máximo de ese porcentaje para precisar no sólo los precios en el mercado interno y de exportación sino para asegurar su balanza de pagos. En los países donde existe legislación, una regalía no puede exceder del 5% del valor neto de las ventas que se determina por el valor de la facturación, deducidos los descuentos, bonificaciones, devoluciones e impuestos internos. Asimismo, existen parámetros sobre el período de vigencia del contrato y líneas de productos exportables por patentes.

A pesar de estas normas, es necesario señalar que en la práctica y con frecuencia se suscriben contratos paralelos, privados (side letter) entre las partes.

El procedimiento puede incluir la creación de una subsidiaria en el país, la cual subcontrata con las empresas nacionales aisladas.

Muchas empresas latinoamericanas en su afán de introducir innovaciones tecnológicas a su producción y, principalmente, por falta de información sobre otras alternativas técnicas, se someten a contrataciones paralelas que, probablemente, en el momento les den buenos beneficios, basados en las características monopólicas de este contrato – como ya se explicó -; pero el problema surge en el mediano plazo – cuando no en el corto – al momento de renovar la licencia, pues la empresa recipendiaria ha expandido un mercado que no le pertenece y que puede ser simplemente transferido para otra o asumirlo la propietaria del conocimiento tecnológico, si ésta decide producir en el país o durante un tiempo no quiere que dicho país lo haga para orientar las exportaciones desde otras regiones.

Al momento de determinar el precio, es menester precisar los costos. Lo mismo que incluyen varios elementos que pueden agruparse según el International Institute for Enviroment and Development (IIED), en tres categorías:

- Costos previos a la contratación, tales como los representados por la explotación del mercado internacional con el fin de adquirir conocimientos técnicos no patentados (Know-how), la creación de capacidades tecnológicas y de negociación interna (en el caso del comprador) o la generación de los conocimientos objeto de la transacción (en el caso del vendedor).
- Costos directos correspondientes al proceso mismo de la transferencia y al pago propio del contrato.
- Costos indirectos correspondientes a los insumos y recursos atados al contrato de transferencia de tecnología, venta de patente, o asistencia, según el caso.

Una circunstancia que merece advertirse es lo que ocurriría si el secreto base del contrato cobra publicidad. La obligación del beneficiario de pagar regalías cesará para el futuro; salvo si el objeto del contrato consiste en otras prestaciones del cedente que conserven importancia para el beneficiario, como el entrenamiento de personal.


2.4 Forma de pago

Existen diversas formas de pagar el diseño o procedimiento tecnológico ya sea en lo que corresponde al momento de pago o en el mecanismo de compensación. Cuando se trata de un pago adelantado al momento de suscribirse el contrato, es que se está hablando de una cláusula internacionalmente conocida como down payment out of pocket expenses. Otras veces, cuando el precio y el pago pactado es una suma total, se conviene que vaya variando conforme a índices preestablecidos ajustados periódicamente.

Otra forma es la cesión de acciones. Se puede establecer que al monto total o parcial de la regalía se capitalice en la empresa receptora de la tecnología, mediante la emisión de acciones liberadas. Este método implica ventajas e inconvenientes, ya que si el royalty se capitalizase evita la salida de divisas al exterior, pero después aquellas divisas que no salieron como regalías saldrán como dividendos.

En cualquiera de las formas, la empresa licenciada envía trimestral o mensualmente a la empresa proveedora un informe contable del producto fabricado y las ventas efectuadas, anotando mediante cuenta corriente el pago estipulado. A ello se une la auditoría que usualmente efectúa, sin previo aviso, la proveedora.

La moneda con que se efectúa el pago es otro asunto a tratar en esta cláusula, siendo ésta con frecuencia la del cedente o propietario. Es posible que el Estado extranjero haga depender de una autorización la incorporación de este rubro, por lo que es desafortunado un convenio en un determinado tipo de cambio como base para calcular las regalías; pero se puede insertar, como término de garantía monetaria, que las regalías aumentarán en proporción a la desvalorización monetaria.

2.5 Términos de “amarre”

El suministro de tecnología o explotación de patentes se hace, con alguna frecuencia, sujeto a otras condiciones que van atadas al objeto principal del contrato. Son la transferencia de insumos, equipos, bienes o repuestos, que si bien no es la contratación directa, es la accesibilidad que ofrece el cedente de la tecnología para poder poner en práctica el conocimiento que transmite.

Esta cláusula lógicamente es objetable, pero en ciertas circunstancias no se puede eximir el receptor de la adquisición de productos intermedios o bienes de capital, ya sea porque la persona o empresa establecida para aprovisionar es la única que se dedica a esta actividad, o porque las características técnicas de los bienes accesorios suministrados lo hacen necesario.

Es difícil de omitir esta cláusula por parte del comprador, en razón del desarrollo de la tecnología, puede atenuarse fijando precios de los bienes accesorios: por ejemplo, establecer que el precio de los bienes o materias primas será el establecido en el mercado internacional y si no pudiera obtenerse éste, la autoridad administrativa nacional encargado del Registro e propiedad sería la que los estime.

2.6 Paquete de licencias

También se le conoce como Package Licensing, a través de la cual el vendedor se compromete a proveer la totalidad de la tecnología, para satisfacer plenamente el objeto del contrato, de modo de permitir que el licenciado o adquiriente continúe la fabricación autónoma hasta el fin del contrato.

Cuando se habla de la totalidad del contenido de la patente, nos estamos refiriendo a todo aquello que está relacionado al uso de una licencia, pues la tecnología o información técnica que se transfiere, muy difícilmente puede ser aplicada por sí sola sin la ayuda de otros elementos comprendidos en otros derechos industriales. El desarrollo tecnológico, reflejo del desarrollo de la cultura, es un conglomerado de conocimientos, donde es intrincado determinar qué es lo totalmente nuevo o cuál es la consecuencia de otro invento.

El comprador ha de tener presente esto para precisar el conocimiento tecnológico o el invento en sí y todo aquello que permita su explotación, facilitando al receptor disponer de una serie de conocimientos técnicos, no necesariamente vinculados entre sí pero básicos para entender el objeto del contrato.

Asimismo, el vendedor ha de explicar cuál es el paquete de licencias necesarios para que una patente pueda ser debidamente explotada y no caer en la nulidad del contrato por imposibilidad de su ejecución.

2.7 Absorción de tecnología

Una de las mayores preocupaciones de los países receptores, es determinar la manera cómo se pueden beneficiar sus empresas cuando compran tecnologías o sistemas.

Estos contrato tiene un efecto inmediato relacionado con el desplazamiento o promoción de capacidades tecnológicas y las estructuras productivas locales. El Estado busca formar técnicos y poseer tecnología propia para desprenderse de la influencia externa. Las empresas también realizan esfuerzos para formar cuadros técnicos. Ello hace que los contratos incluyan el período de entrenamiento y capacitación.

Se establecerá, entonces, quién asumirá los costos del entrenamiento y si éste va incluido en la remuneración ya pactada. Pero no sólo es el entrenamiento sino, además, la forma en que se va otorgando de manera exclusiva y sin retribución parte de la tecnología, a fin de que una etapa del proceso industrial que se haga mediante el procedimiento se entregue a la empresa usuaria en carácter de propiedad. De otra manera, sería un contrato sin límite y sin beneficios en el largo plazo para quien en mérito a una tecnología industrial desarrolla algunos aspectos propios de su producción.

2.8 Exclusividad

Estimamos que debe haber una exclusividad en el contrato. El licenciante debe abstenerse de realizar contratación sobre la misma patente a dos receptores ubicados en un mismo territorio, incluso a dos usuarios que estén actuando en un mismo mercado.

Esta es una cláusula de mayor cuidado para el comprador que para el vendedor y es la que debe influir en el precio. No le serviría de mucho a un exportador tener licencia sobre un producto que elaboran 3 ó 4 empresas de las que 2 ó 3 exportan al mismo mercado. Sin embargo, si esto ocurriera el comprador debería exigir del proveedor las mejores condiciones que pueda haber con terceros, ya sean éstas de carácter técnico o de carácter económico. Esta cláusula es compatible con la obligación que pesa sobre el usuario al no poder ceder o transferir a terceros, bajo cualquier título, sus derechos y obligaciones derivados del contrato.

Stumpf dice que sería injusto sostener que el Know-how es transferible, ya que para el cedente es importante saber quién explotó el invento para efecto de la rendición de cuentas, el pago de las regalías, la calidad de los productos y muchas otras obligaciones. Si el beneficiario pretende transmitir sus derechos tendrá que negociarse expresamente.

2.9 Cross licensing

De este modo se denomina a la cláusula que precisa la provisión de una tecnología, conformada por más de un proceso o sistema en propiedad plural o diversa.

En algunas ocasiones, la tecnología para elaborar un producto es la suma de varios procesos o etapas, las mismas que son propiedad de igual número de personas. Entonces se requiere que los cedentes se asocien formando un pool para la adecuada explotación o que, en el mejor de los casos, uno de ellos, el proveedor principal, contrate a nombre y representación de los otros; o tal vez él sea el proveedor de su tecnología y de la complementaria.

2.10 Restricciones

Son frecuentes y diversas las medidas que pueden limitar el uso y explotación de una tecnología. Algunas de ellas se refieren a la prohibición de exportar o la limitación de cupos y mercados de exportación. Otras se refieren al pago de “regalías” en moneda dura, o a la participación en el capital accionario por parte del vendedor.

El hecho de que el proveedor tenga la facultad de inspeccionar los estados financieros de la sociedad, es otra restricción.

Por su lado, la proveedora tiene como responsabilidad mantener los patrones de calidad de los productos al nivel mínimo de los fabricados en el país de origen.

Las diferentes restricciones y medidas de control que imponga el cedente, deben ser negociadas como parte del beneficio derivado por el proveedor de la tecnología, así como parte del costo real imputado del comprador.

2.11 Grant back

Mediante ésta cláusula el propietario de la tecnología resultaba propietario de las mejoras e innovaciones producidas por el ejecutar, realizador o usuario, sin necesidad de indemnización alguna.

Existen dos posiciones sobre el particular: la primera que da pleno valor y derecho al licenciante, pues, se afirma, el usuario logra esa innovación cuando el mayor trecho del camino ya fue allanado por el propietario de la tecnología, y en tal razón sería incorrecto que quien hizo un esfuerzo menor resulte copropietario de algo que fue creado por quien dedicó tiempo y denuedo en desarrollar la idea principal. La otra corriente sostiene que es un factor motivante para el desenvolvimiento tecnológico de la empresa adquiriente y que en muchas ocasiones hay una evidente innovación derivada de la experiencia práctica en el proceso industrial. Es una forma de superar los paquetes tecnológicos y es, también, una manera cómo las empresas inicialmente usuarias de tecnología pura pasan, después de experimentar en su propio cuerpo, a formar un pool de tecnologías. Si el pool se considera legítimo y éste no es más que una asociación de propietarios vinculados por etapas a un mismo proceso nada tiene de particular que si otra empresa – inicialmente usuaria y adquiriente – enriquece el proceso con una innovación, no pase a ser copropietaria del mismo y luego parte del pool.

2.12 Confidencialidad (Secrecy agreement)

El objeto del contrato y sus detalles no pueden ser conocidos por terceros y el comprador asume la total responsabilidad de la confidencialidad, ya que su divulgación traería la perdida de condiciones y ventajas respecto al precio de la tecnología.

El usuario del know-how debe adoptar una conducta diligente, a fin de evitar la divulgación indeseada del conocimiento, sin embargo no se le puede responsabilizar, plenamente del resultado concreto que devenga de factores extraños a su voluntad y que vengan a interferir en la conservación del secreto.
Las partes deben establecer en el contrato la obligación recíproca de transferir el mejoramiento y las innovaciones tecnológicas, de esa manera tendrán motivos para preservar, a través de la confidencialidad, aquellas variaciones y la base de las tecnologías que no estando protegidas por patentes, fueren transmitidos.(9)


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(9) UNITED NATIONS. Guide to guarantee and warranty provisions in transfer-of-techonology transactions. Viena, Unido, ID/98, 1973, pág. 17.


El objeto y los planos o descripciones de un invento han de mantenerse en absoluto secreto, siendo no sólo de interés del usuario que no se divulgue sino que además es una obligación.

Es cierto que los acuerdos y tratados internacionales protegen el uso y explotación de tecnología, pero la práctica aconseja que ello deba ser complementado con la acción de especialistas establecidos en los países donde se está explotando y hacia donde llega la mercadería.

El carácter secreto del instrumento ha impedido su divulgación, ya que es uno de los elementos implícitos en el contrato. Con toda certeza se debe respetar el secreto o el aspecto confidencial del Know-how de comercialización o técnica que es transferible. Sin embargo, si el secreto no está definido o se utiliza mal podría ocasionar daño a por lo menos una de la partes contratantes.


2.13 Solución de controversias

Una decisión de los contratantes es someter sus diferendos o litigios a un mecanismo de solución de controversias, como puede ser el arbitraje, la conciliación o la mediación que se puede realizar a través de mecanismos autocompositivos, es decir estructuras por las partes o mediante los mecanismos institucionales o administrativos como los centros de arbitraje y conciliación.

La Cámara de Comercio Internacional ofrece los servicios de arbitraje para todo litigio de índole comercial, que tenga un carácter internacional y que hubiera previsto una cláusula compromisoria que la involucre. De igual manera que otras instituciones gremiales ofrecen estos servicios en América Latina, posibilitando un mecanismo rápido y eficaz. Sin embargo, vale la pena señalar algunas excepciones. En Francia son normalmente ineficaces estas cláusulas en los contratos de Know-how y de licencia, pues es exclusivamente competente el Tribunal de Grande Instance, es decir hay una obligación de sometimiento jurisdiccional. Los países de la Europa Oriental tiene una cláusula especial, utilizable en los contados casos en que se someten a la CCI (Cámara de Comercio Internacional) estipulando que los árbitros serán designados por el Presidente de la Cámara de Comercio de Suecia o de Zurich.

2.14 Recisión

En principio a falta de pacto en contrario el contrato es por tiempo indeterminado; en consecuencia es aconsejable establecer plazos pues la rescisión en cualquier momento puede perjudicar, con mayor frecuencia, al beneficiario. Adicionalmente, las partes pueden establecer un sinnúmero de eventualidades en que el contrato se puede dar por concluido o rescindido, siendo tres casos muy frecuentes y susceptibles de ser estipulados:

- Si alguna de las partes deja de cumplir alguna obligación material del contrato, a pesar de haber sido requerida de manera indubitable en un plazo razonable y que debe estar claramente fijado en el documento. Es una causa grave.
- Si alguna de las partes entrara en insolvencia, quiebra o proceso de disolución o liquidación.
- Si el control accionario de la empresa usuaria fuera transferido a terceras personas cuyos intereses a criterio de la vendedora fueran contrarios a los propósitos o motivaciones del contrato.

Se ha de advertir que las posibilidades de recisión han de ser claramente establecidas y que la anulación de una de las cláusula no invalida de modo alguno la vigencia y validez de la totalidad del contrato.

Por otro lado, la conciliación se ha abierto paso en América Latina como un mecanismo no adversarial de solución de controversias. Así Argentina, Colombia y Perú tienen leyes específicas que posibilitan que las contingencias derivadas de contratos tecnológicos sean resueltos por conciliadores autorizados antes de ir a un procedimiento judicial. Incluso los entes administrativos del Estado encargados del buen funcionamiento del mercado o del registro de las inversiones y tecnologías poseen hoy en día mecanismo o unidades de conciliación o arbitraje.