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sábado, 5 de enero de 2008

REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA

REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENAJOSÉ MANUEL OTERO LASTRES *
* Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá en Madrid - España.
SUMARIO: I. Introducción.- II. Concepto y Signos Registrables Como Marca.- 1.1. La Definición Legal de Marca.- 1.2. La Enumeración Enunciativa.- 2. Los Requisitos de la Marca Registrable.- III. Las Prohibiciones de Registro.- 1. Consideraciones Generales.- 2. Las Prohibiciones Absolutas.- 2.1. Análisis de Algunas de las Prohibiciones de Registro Absolutas Contenidas en el Párrafo Primero del Artículo 135.- 2.2. Examen del Párrafo Segundo del Artículo 135.- 3. Las Prohibiciones Relativas.- 3.1. Las Prohibiciones Por Riesgo de Confusión o de Asociación Con Signos Anteriores de Terceros.- 3.2. La Prohibición de Registro Por Incompatibilidad Con Una Marca Notoria o Renombrada Anterior.- 3.3. La Prohibición Por Competencia Desleal.- IV. Otros Aspectos Relevantes de la Decisión 486.- 1. Sobre el Nacimiento del Derecho Sobre la Marca.- 2. Sobre el Contenido del Derecho de Exclusiva.- 3. Sobre las Marcas Notoriamente Conocidas y Renombradas o Mundialmente Famosas.- 3.1. Regulación de los Dos Tipos de Marca: la Marca "Notoria" y la Marca "Renombrada o Mundialmente Famosa".- 3.2. Concepto de Marca Notoria.- 3.3. La Protección de la Marca Notoria.
I.- INTRODUCCIÓN
La vigente Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, al igual que sucedía con la anterior Decisión 344, contiene un verdadero Sistema de Marcas, es decir, un conjunto de principios y reglas racionalmente enlazadas entre sí sobre la materia de las marcas. De este conjunto de principios y reglas, que conforman el Título VI "DE LAS MARCAS", me voy a detener en los preceptos que considero más interesantes.
II.- CONCEPTO Y SIGNOS REGISTRABLES COMO MARCA
1.- Sobre el Concepto de marca
La comparación entre la Decisión 344 y la Decisión 486 en lo relativo al concepto legal de marca, revela la existencia de importantes modificaciones tanto en lo que concierne al camino seguido por el Legislador para establecer qué se entiende por marca, como en lo referente a la propia definición de esta figura.
En efecto, como todos ustedes saben, a la hora de definir la marca, el artículo 81 de la Decisión 344 había optado por prever únicamente un concepto amplio y general de marca, pero sin acompañarlo de una enumeración enunciativa de los signos registrables como marca. Esta opción del Legislador Andino tenía el inconveniente de la propia generalidad del concepto de marca que se formulaba, ya que, al carecer de toda ejemplificación, se podían plantear dudas a la hora de averiguar si un determinado signo entraba o no en el ámbito de la definición legal.
Además de esta crítica, al concepto y requisitos de la marca que se contenía en el citado artículo 81 de la Decisión 344, se le podían realizar las dos observaciones siguientes.
En primer lugar, la definición incurría en reiteraciones innecesarias, en omisiones, y suscitaba dudas. Así, al determinar en el párrafo primero del artículo 81 los requisitos que debían concurrir en un signo para que fuese registrable como marca se decía que: habrían de ser "perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica". En cambio, en el párrafo segundo del citado artículo 81, al formular el concepto, se reiteraban dos de estos requisitos: el de la "perceptibilidad" y el de "la capacidad distintiva", pero se omitía el tercero: el de la susceptibilidad de representación gráfica. Por otra parte, al exigir simultáneamente los requisitos de "perceptibilidad" y de "representación gráfica", se podían suscitar dudas interpretativas. Porque "percibir" significa "recibir por uno de los sentidos las imágenes, las impresiones o sensaciones externas". Según esto, en principio, un signo perceptible por cualquiera de los cinco sentidos podría constituir una marca. Y sin embargo, un olor que es "perceptible" por el sentido del olfato, no sería registrable como marca, por no ser susceptible de "representación gráfica". Tal vez por ello, exigida la "susceptibilidad de representación gráfica" o, lo que es lo mismo, la perceptibilidad a través de la vista, no debería establecerse simultáneamente como requisito el de la "perceptibilidad" en general.
En segunda lugar, se podía realizar una observación crítica de orden menor, como era el desacierto de incluir en la definición la referencia a que la marca debe distinguir los productos o servicios de una persona de los idénticos o similares de otra persona. Y ello porque, como es sabido, hay ocasiones en que una misma y única persona ofrece en el mercado distintas variedades de un mismo producto con diferentes marcas de su propiedad, en cuyo caso cada marca de ese sujeto distingue el producto al que se aplica no sólo de los productos de las demás personas, sino también de los otros productos propios.
Como decía anteriormente, la Decisión 486 ha introducido importantes variaciones en lo que se refiere al concepto y requisitos de la marca. Así, cabe destacar que el Legislador Andino ha optado acertadamente por el sistema seguido por numerosas leyes europeas, entre las que figura la española, de establecer el concepto de marca a través del doble camino de formular una definición, y de acompañarla de una enumeración ejemplificativa de signos registrables como marca. En este punto, y por lo que luego hemos de ver, la relación expresa de signos que pueden constituir una marca cumple la función de ayudar a resolver problemas de interpretación.
Una lectura detenida de del artículo 134 de la Decisión 486 permite advertir que posee un triple contenido: define la marca, establece sus requisitos y enumera enunciativamente signos registrables como marca. La exposición ordenada del contenido de este precepto invita a tratar, en primer término, el concepto y la enumeración de los signos registrables como marca y, a continuación, los requisitos de la marca.
1.1.- La definición legal de marca
En lo que concierne a la definición, hay que señalar que el artículo 134 fija un concepto muy general de marca, al disponer que "constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir producto o servicios en el mercado". Como puede observarse, en esta definición se prescinde de dos de los rasgos conceptuales en los que se asentaba el concepto de marca del artículo 81 de la Decisión 344, a saber: la referencia a la regla de la especialidad y la referencia a los sujetos a quienes pertenecen los productos o servicios distinguidos por la marca.
En efecto, en la definición del artículo 134 se omite toda referencia a la regla de la especialidad, porque la marca ya no se define como un signo que sirve para diferenciar unos productos o servicios de los demás idénticos o similares, sino que se dice que la marca tiene por finalidad distinguir productos o servicios en el mercado. La eliminación de la referencia a la regla de la especialidad en la definición de la marca suscita, al menos, las dos preguntas siguientes: a qué obedece esta supresión y si es o no acertada.
En cuanto a la razón de la supresión, caben, en principio, dos posibles explicaciones. La primera podría ser que se ha querido formular un concepto de marca lo suficientemente amplio como para que puedan incluirse en el mismo tanto la figura de la marca ordinaria como las marcas notoria y renombrada o mundialmente famosa. Predicar de la marca que sirve para distinguir productos o servicios en el mercado es un rasgo conceptual que concurre en todo tipo de marcas, tanto en la marca ordinaria, como en las marcas notorias y en las renombradas o mundialmente famosas. En cambio, si se incluye en la definición la referencia a la regla de la especialidad, estamos ante un rasgo conceptual predicable de la marca ordinaria, pero no, al menos totalmente, de las marcas notorias -en la medida en que en este tipo de marcas se amplía la regla de la especialidad a los sectores próximos- y, en ningún caso, de las marcas mundialmente famosas en las que no juega esta regla. En este sentido, afirma el Profesor FERNADEZ-NOVOA (vid. TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS, Editorial Marcial Pons, Madrid 2.001, p. 39) que si "en la definición legal se omite cualquier referencia a la regla de la especialidad, se despeja correlativamente el camino para conferir a la marca renombrada una protección estrictamente marcaria".
La segunda explicación podría encontrarse en la jurisprudencia del Tribunal Andino y consistiría en que el Legislador tomó, parcial y desacertadamente, la doctrina de alguna sentencia de este Tribunal sobre el requisito de la "distintividad" de la marca, en lugar de seguir la acertada doctrina que sobre este requisito se contiene en la mayoría de las sentencias de dicho Tribunal.
En efecto, a la hora de analizar el requisito de la "distintividad" que exigía el artículo 81 de la Decisión 344, la jurisprudencia mayoritaria del Tribunal Andino destaca, a mi juicio con indudable acierto, el doble aspecto que ha de concurrir en su signo para reunir el requisito de la "distintividad", a saber: la capacidad intrínseca o "de individualización" y la capacidad extrínseca o de "no confundibilidad". A estos dos aspectos se refiere con todo claridad la sentencia de 30 de octubre de 1.998, dictada en el proceso 35-IP-98, en la que se dice textualmente:
"Este carácter distintivo alude a la capacidad intrínseca y extrínseca del signo. La primera, se refiere a que el signo en sí mismo, sea capaz de individualizar los bienes sobre los cuales va a plasmarse. Así pues, estará denegado el acceso al registro de aquellos signos que designen el bien susceptible de distinguirse o que hacen referencia a sus cualidades o características esenciales, toda vez que tanto su apropiación exclusiva representaría un monopolio sobre términos o locuciones de necesario uso, como que el consumidor no podría asociarlo con una fuente empresarial determinada.
La segunda, alude a que el signo sobre el cual se pretende la apropiación exclusiva no accederá al registro si previo a él ha sido solicitado o registrado un signo idéntico o similar para distinguir bienes idénticos o análogos (salvo casos de notoriedad), esto es, bienes sobre los cuales pude inducirse al público consumidor a error o confusión sobre su origen o fuente empresarial".
Sin embargo, en alguna sentencia aislada, el Tribunal Andino, al referirse al requisito de la "distintividad", se fijó fundamentalmente en la capacidad intrínseca del signo; es decir, en su capacidad de "individualización", relegando a un segundo plano la capacidad extrínseca del mismo. Así sucedió, por ejemplo, en la sentencia de 28 de abril de 1.999, en el proceso 40-IP-98, en la que se afirma:
"En cuanto a la distintividad, función así mismo esencial de la marca, radica ésta en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.
Además, el que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose por si mismo de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca reconoce, además de la novedad y de la especialidad. La distintividad exige, por tanto, que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para "distinguir" productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser registrado como marca".
Como puede apreciarse, en el primer párrafo (cuando dice: "El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales") y en el primer inciso del párrafo segundo (cuando dice: "el que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose por si mismo de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca reconoce, además de la novedad y de la especialidad"), la sentencia reproducida parece identificar el requisito de la distintividad con la capacidad intrínseca o de "individualización". Razón por la cual, llega incluso a efectuar afirmaciones criticables, como la de que un signo ha de diferenciarse de cualquier otro, lo que implica exigirle el requisito de la novedad, cuando es así que es perfectamente registrable un signo idéntico a otro anterior si se solicita para diferenciar productos o servicios distintos.
Sobre cuál ha sido la razón de las dos expuestas, o sobre si ha existido una razón diferente, ha de señalar que carezco de la información necesaria para pronunciarme, por lo que me limito a dejarlas simplemente apuntadas.
En lo referente a si es acertada o no la omisión, todo depende del punto de partida que se adopte. Por lo general, las legislaciones prevén, como régimen jurídico general, el de las marcas ordinarias, dedicando preceptos específicos para regular los problemas especiales de las marcas notorias y de las renombradas o mundialmente famosas. En estos casos, parece que lo correcto es formular el concepto propio de la marca ordinaria y no uno tan amplio que permita la inclusión de las marcas notorias y renombradas.
Pues bien, en la medida en que parece que la Decisión 486 opta por la vía de regular básicamente la marca ordinaria, dedicando preceptos específicos para las notorias y renombradas, no parece que tenga mucho sentido formular un concepto de marca general y amplio para estos tres tipos de marcas en el artículo 134, cuando en sede de marcas notorias y renombradas o mundialmente famosas contiene un precepto, el artículo 224, el que parece ofrecer el concepto de éstas. Dicho de otro manera: si en la Decisión 486 se prevé, por un lado, y como régimen general, el de la marca ordinaria y, por otro, un régimen específico, en los artículos 224 y siguientes, para las marcas notorias y renombradas, lo lógico sería que el concepto de marca del régimen general, es decir el del artículo 134, fuera el de la marca ordinaria, lo cual exigiría la referencia a la regla de la especialidad.
En cuanto a la segunda omisión, esto es la referencia a los sujetos a los que pertenecen los productos o servicios diferenciados por la marca, me parece un acierto indiscutible, toda vez que, como ya he dicho, es inexacto definir la marca como el signo que diferencia los productos o servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona.
Un última puntualización que cabe realizar es que, aunque el párrafo primero del artículo 134, al definir la marca, se refiere únicamente a la palabra "signo", sin embargo en la letra g) del párrafo segundo, al concluir la enumeración enunciativa de los signos registrables como marca se dice que pueden constituir marca "cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores". El Legislador Andino, aunque no sea en la propia definición de marca, ha optado, a mi juicio muy acertadamente, por la doble mención que figura en la Ley española de "signo" y "medio", con lo cual ha ganado en precisión, ya que en el concepto de marca que resulta de la definición y de la enumeración enunciativa hay elementos, como los olores, que no son propiamente signos, sino "medios" que sirven para diferenciar unos productos o servicios de los demás productos o servicios idénticos o similares.
1.2.- La enumeración enunciativa
Una de las novedades del artículo 134 de la Decisión 486 con respecto al artículo 81 de la Decisión 344 es la inclusión de una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir una marca.
La inclusión de esta enumeración es un indudable acierto en la medida en que puede facilitar la comprensión del concepto de marca que ha querido formular el legislador. Y esta no es una afirmación retórica, sino que, como vamos a ver más adelante en relación con las marcas olfativas, está llena de contenido.
En cuanto a la relación concreta de los signos que se efectúa en el artículo 134, cabe afirmar que, lejos de ser una lista sucesiva, incompleta y asistemática como la que contiene, por ejemplo, el artículo 15 ADPIC, se realiza mediante una agrupación de signos, bastante completa, que son clasificados en siete apartados diferentes, desde la letra a) hasta la letra f), conteniendo el último apartado, que es la ya mencionada letra g), una previsión según la cual se pueden registrar como marca cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
Entre los signos o medios expresamente mencionados, conviene destacar, por lo que más tarde diré, los olores. Y entre los que no está expresamente reseñados, me parece conveniente recordar la forma de presentación de los productos. La letra f) habla solo de la "forma de los productos, sus envases o envolturas", pero no de la "forma de presentación de los productos", que, en cambio, sí que es expresamente mencionada en la Ley española. Sin embargo, como se trata de una enumeración enunciativa, nada debe impedir que se pueda registrar como marca la forma de presentación de un producto si sirve para diferenciarlo en el mercado de los demás. El propio Tribunal Andino en el Proceso 23-IP-98, menciona expresamente, aunque por vía de obiter dictum la forma de presentación de los productos, como signo registrable como marca.
2.- Los requisitos de la marca registrable
A diferencia de lo que sucedía con el artículo 81 de la Decisión 344, el artículo 134 no enumera, al menos con la misma claridad, los requisitos que han de concurrir en las marcas registrables.
El artículo 134 comienza, como hemos visto, definiendo la marca en atención al requisito esencial que ha de concurrir en las mismas: la aptitud distintiva, esto es, la capacidad para distinguir productos o servicios en el mercado. En este requisito hay una coincidencia entre la Decisión 344 y la actual.
En cambio, a diferencia del artículo 81 de la Decisión 344, el artículo 134 vigente no exige expresamente el requisito de la "perceptibilidad". ¿Significa esto que el artículo 134 ya no exige que sean "perceptibles" los signos o medios registrables? En mi opinión, la respuesta es negativa: aunque no se mencione expresamente en la Ley, la "perceptibilidad", entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva. En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible.
En resumen, es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la "perceptibilidad", porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva.
No sucede lo mismo, en mi opinión, con el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica al que se refiere el inciso segundo del párrafo primero del artículo 134. En efecto, tras fijar el concepto de marca, dice el artículo 134 "Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica". Al igual que sucedía con la Decisión 344, la vigente Decisión 486 no dice lo que se entiende por "susceptibilidad de representación gráfica".
Si acudimos a la significación gramatical de estas palabras, parece que a través de este requisito se exige que el signo pueda ser representado mediante figuras o signos. Lo cual excluiría la posibilidad de representarlo mediante el lenguaje.
El Tribunal Andino, siguiendo la opinión de Marco Matías ALEMAN (en la obra MARCAS, Top Management, Bogotá pág. 77), sostiene, entre otras, en las citadas sentencias de los procedimientos 35-IP-98 y 40-IP-98, que:
"La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados".
Como puede observarse, el Tribunal equipara la "representación gráfica" con la "descripción". La primera acepción gramatical de la palabra "describir" es "delinear, dibujar, figurar una cosa representándola de modo que dé cabal idea de ella". Por lo cual, se puede sostener que hay descripción de un signo cuando se utilizan dibujos o figuras para representarlo en medida suficiente para tener una idea cabal del mismo. En este caso, la palabra "descripción" del signo sería equivalente a la de su "representación gráfica". Sin embargo, la palabra "describir" significa también "representar a personas o cosas por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias". Y en este caso, la cuestión que se plantea es si la representación de un signo exclusivamente por medio del lenguaje -que sería una verdadera descripción en el sentido gramatical de la palabra- equivale o no a su "representación gráfica", que implica necesariamente el empleo de figuras o signos.
En mi opinión, aplicadas a los signos distintivos, las expresiones "describir" y "representar gráficamente" no son términos totalmente coincidentes, ya que mientras toda representación grafica de un signo es una descripción del mismo, tomando esta palabra en su primera acepción gramatical, en cambio, su representación exclusivamente a través del lenguaje no supone la "representación gráfica" de dicho signo. Pues bien, como quiera que la exigencia del requisito de la "susceptibilidad de representación gráfica" me parece, como diré seguidamente, criticable, considero muy acertada la interpretación que realiza el Tribunal Andino de este requisito, el cual considera, como hemos visto, que concurre este requisito si el signo puede ser descrito mediante el lenguaje siempre que se tenga una idea cabal del mismo.
Por otra parte, tal y como está redactado el vigente artículo 134, este requisito es innecesario. Adviértase que el precepto no dice que para poder ser registrado como marca el signo tiene que ser susceptible de representación gráfica. Lo que dice textualmente el artículo 134 es que "podrán" registrase como marca los signos en los que concurra ese requisito. Luego parece que se trata de una exigencia que puede concurrir o no. Por lo que no sería obligatoria.
La impresión que se obtiene de la redacción del inciso segundo del párrafo primero del artículo 134 se confirma cuando se mencionan, en la letra c) del párrafo segundo, los olores, entre los medios que pueden constituir una marca. Y ello porque los olores no son, al menos por ahora, susceptibles de representación gráfica, aunque si puedan ser, en determinados casos, objeto de una precisa descripción por medio del lenguaje.
Pues bien, ¿tiene sentido mencionar en el artículo 134 un requisito que no tiene carácter necesario y que, interpretado en sentido estricto, no concurre en alguno de los medios registrables como marca expresamente mencionados por dicho precepto, como son los olores?. En mi opinión, no tiene sentido. Razón por la cual, entiendo que, admitida expresamente la marca olfativa, lo más acertado habría sido suprimirlo, sobre todo si se tiene en cuenta que incluso en las legislaciones, que consideran este requisito como necesario, no han tenido más remedio que admitir el registro de marcas olfativas, cuando el solicitante presenta una descripción tan completa que permite su comprensión por todos y, consiguientemente, su inscripción. Así ha sucedido con el conocido caso de la marca olfativa "el olor a hierba recién cortada" que ha sido inscrita como marca comunitaria europea debido a la resolución de 11 de febrero de 1.999 de la Sala Segunda de recursos de la OAMI de Alicante.
A lo dicho cabría añadir que el requisito de la "susceptibilidad de representación gráfica" o, en un sentido más amplio, su posibilidad de "descripción", no es una cuestión que deba formar parte de los "rasgos conceptuales" de la marca, sino que se trata de una exigencia que debería radicarse en sede de "procedimiento de registro".
Para finalizar el análisis del artículo 134, hay que referirse a otro requisito de carácter negativo que no aparecía en el artículo 81 de la Decisión 344, consistente en que "la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro". Este requisito no se refiere al signo o medio registrable como marca sino al producto o servicio que se pretende distinguir con la misma. Por lo cual, no parece que tenga mucho sentido su inclusión entre los requisitos exigidos a los signos o medios para que sean registrables como marcas. En cualquier caso, se trata de una disposición terminante en el sentido de que la naturaleza del producto o servicio que pretende distinguirse como marca nunca podrá ser un obstáculo para su registro. La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate, nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo.
III.- LAS PROHIBICIONES DE REGISTRO
1.- Consideraciones generales
Al igual que sucedía en la Decisión 344, la Decisión 486 ha agrupado las prohibiciones de registro en dos categorías diferentes: las absolutas y las relativas. Es verdad que en los artículos 135 y 136 no se califican las respectivas causales de irregistrabilidad como absolutas o relativas. Sin embargo, la interpretación conjunta de estos dos preceptos a la luz del artículo 172, que regula la nulidad del registro, permite afirmar que se está ante dos grupos de prohibiciones cuya infracción produce consecuencias diferentes. El registro de una marca infringiendo cualquiera de las prohibiciones del artículo 135 da lugar a un supuesto de nulidad absoluta, como se dice expresamente en el artículo 172, que pude ser solicitada en cualquier momento, por lo que la acción es imprescriptible. En cambio, la concesión de una marca contraviniendo lo dispuesto en el artículo 136 da lugar a un supuesto de nulidad relativa, para cuya exigencia se concede una acción que prescribe a los 5 años desde la fecha de concesión del registro impugnado.
En cuanto a las prohibiciones absolutas mencionadas en el artículo 135, como novedades generales en relación con la anterior regulación del artículo 82 de la decisión 344, cabe mencionar que se han añadido algunas prohibiciones nuevas, que se han ordenado de manera algo diferente y, sobre todo, que existe un nuevo párrafo que permite el registro como marca de signos incursos en determinadas causales de irregistrabilidad, cuando, por causa de su uso constante en el País Miembro, el signo ha adquirido aptitud distintiva en relación con el correspondiente producto o servicio.
A las prohibiciones relativas se destinan los artículos 136 y 137. El primero contiene las causales de irregistrabilidad basadas en derechos anteriores de terceros, una buena parte de las cuales coincide esencialmente con las que se preveían en el artículo 83 de la Decisión 344. Pero en el artículo 136 se han refundido algunas, se ha añadido alguna otra y se ha variado la redacción de casi todas las que se han mantenido. Además, existe un nuevo precepto, el artículo 137, que recoge separadamente una nueva prohibición relacionada con la competencia desleal. Finalmente, conviene destacar que en la Decisión 486 los preceptos dedicados a las marcas notoriamente conocidas, han sido llevados, a mi juicio acertadamente, a un Título propio, el XIII, que comprende los artículo 224 a 236.
Como quiera que no dispongo del tiempo necesario para examinar todas y cada una de las causales de irregistrabilidad, tanto las absolutas como las relativas, me voy a detener, en cada caso, en las que considero más significativas.
2.- Las prohibiciones absolutas.
Con el fin de comprobar el alcance de las modificaciones que ha introducido el artículo 135 de la Decisión 486 respecto del artículo 82 de la decisión 344, vamos a tratar por su orden determinadas causales del artículo 135, comparándolas, en su caso, con la correspondiente del artículo 82 de la Decisión 344.
2.1.- Análisis de algunas de las prohibiciones de registro absolutas contenidas en el párrafo primero del artículo 135
Comienza diciendo el Artículo 135, (con un encabezamiento idéntico al del artículo 82) que: "No podrán registrarse como marcas los signos que:
- Letra a): "No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior";
La redacción es muy parecida a la de la letra a) del artículo 82, con la única diferencia de que no hay una remisión total al artículo 135, sino al primer párrafo de este precepto. Pero como vamos a ver seguidamente, esta prohibición carece de contenido. En efecto, el alcance de esta prohibición resulta de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 134 y, como se recordará, en este precepto se establece el concepto general de marca sobre la base del requisito esencial de la "aptitud distintiva" y se añaden otras dos previsiones innecesarias. Recuérdese que se recoge el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica, pero con carácter facultativo, y que hay una referencia a la naturaleza de los productos o servicios distinguidos por los signos en el sentido de que no podrán ser un obstáculo para su registro.
Así las cosas, la prohibición queda reducida a que no podrán registrarse como marca los signos que no entren en el concepto de marca. Ahora bien, como el concepto de marca se basa exclusivamente en el requisito de la "aptitud distintiva", parece que el alcance de esta prohibición queda reducido a aquellos signos que no sean aptos para distinguir productos o servicios en el mercado. Lo cual podría suceder bien por falta de distintividad del signo en cuestión o bien por ser un signo genérico. Pero de ser esto así, la prohibición de la letra a) sería una reiteración, bien de la contenida en la letra b), bien de la formulada en la letra f), por lo que la prohibición de la letra a) no parece que tenga mucho sentido.
La cuestión sería diferente si se exigiese como requisito necesario la "susceptibilidad de representación gráfica" o si no se previese como causal la contenida en la letra f), o si ocurriesen ambas cosas a la vez. Y ello porque entonces la prohibición de la letra a) adquiriría su propio contenido, sea para impedir el registro de los signos no susceptibles de representación gráfica, sea para impedir el registro de los signos genéricos, o sea para ambas cosas a la vez.
- Letra b): "carezcan de distintividad". Esta causal no figuraba en el artículo 82 de la Decisión 344.
Esta prohibición hay que conectarla con la capacidad intrínseca del signo como signo capaza de individualizar los productos o servicios a los que se aplica. Lo cual nos conduce a la propia estructura de los signos, de tal suerte que los signos con una estructura muy simple y los que posean una estructura muy compleja carecen, por sí mismos y con independencia de los productos o servicios a los que se apliquen, de distintividad. Así, caerían en esta prohibición, por tener una estructura muy simple, las letras o los números aisladamente considerados, y desprovistos de cualquier forma gráfica singular. Y por lo contrario, es decir por poseer una estructura muy compleja, tampoco podrían ser registrados como marcas las frases publicitarias excesivamente amplias, que no puedan se recordadas por los consumidores. El Título VII de la Decisión 468 contempla la posibilidad de registrar los "lemas comerciales", pero los concibe en su artículo 175 como una palabra, una frase o una leyenda, utilizados como complemento de una marca. Lo que cae baja la causal de la letra b) no es, pues, el lema comercial, sino una frase lo suficientemente amplia como para que sea muy difícilmente recordada en su integridad por los consumidores.
- Letra c): "consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate";
Esta causal es la primera de las causales de irregistrabilidad específicamente aplicables a las marcas tridimensionales y sobre la misma cabe realizar las siguientes consideraciones.
Ante todo, me parece conveniente reproducir las acertadas consideraciones que realiza el Tribunal Andino en el proceso 23-IP-98 sobre el concepto mismo de marca tridimensional, cuando afirma:
"Se dice que algo es tridimensional cuando ocupa tres dimensiones del espacio (alto, acho y profundo), de donde por marca tridimensional ha de entenderse aquel signo que posee volumen, es decir, ocupa por sí mismo un espacio determinado....
Conforme a lo expuesto, puede afirmarse que las marcas tridimensionales se encuentran integradas por signos que además de ser perceptibles por la vista lo son también por el tacto. Dentro de este tipo de marca se encuentran, entre otras, aquellas que consisten en envoltorios, envases y relieves.
Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario".
Por otra parte, hay que destacar que estamos ante una causal que establece, en rigor, dos prohibiciones, a saber: no se pueden registrar las formas usuales, ni tampoco las impuestas por la naturaleza o función del producto. La primera de estas dos prohibiciones es equivalente a la prohibición de registro de las denominaciones usuales y con la misma se pretende que nadie registre como marca la forma que usualmente tiene un producto o un envase. La segunda prohibición persigue que no pueda registrase como marca la forma, o las características de una forma, que vengan impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio de que se trate. Es decir, se trata de impedir el registro de las formas imprescindibles para que un producto posea las cualidades que le son propias o satisfaga las necesidades que se esperan del mismo.
La segunda y última consideración que hay que efectuar es el significado del adverbio "exclusivamente", que se ha añadido en este causal. Su inclusión significa que la marca no puede consistir exclusivamente en estas formas, pero nada impide que una forma de estas características forme parte integrante de un marca compuesta por otros elementos. Pero bien entendido que el titular de la marca compuesta en la que figura una de estas formas no puede impedir que otros las registren como marca en unión de otros elementos diferenciadores.
Sobre esta prohibición de registro, que coincide casi textualmente con la prohibición que contenía la letra b) del artículo 82 de la Decisión 344, a la que se ha añadido tan solo el adverbio "exclusivamente", el Tribunal Andino, en el proceso 23-IP-98, antes citado, ha señalado que:
"Al referirse el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344 a las formas usuales y a las impuestas por la naturaleza de la función propia del producto, hace relación en definitiva a la genericidad, a la descriptividad, las formas o envases de uso común y a aquellas otras formas que deban adaptarse a la función del producto o características necesarias para que el producto pueda ser utilizado".
También es interesante destacar que, aunque en el texto de la prohibición de la letra b) del artículo 82 de la decisión 344 no figuraba el adverbio "exclusivamente", el propio Tribunal Andino introducía, con singular acierto, esta palabra. Así, en este proceso 23-IP-98, el tribunal afirma:
"Estas prohibiciones se han de aplicar cuando las referidas formas sen "exclusivamente" el objeto de registro, desprendiéndose, en consecuencia, que si estas formas están integradas en una marca compleja de la que también forman parte otros signos con suficiente distintividad, la marca pueda ser registrada".
Por último, y en relación con el fundamento de esta prohibición, son dignas de elogio también las palabras de la citada sentencia del proceso 23-IP-98, cuando afirma:
"... pues si las formas del producto o las impuestas por su función pudieran ser monopolizadas por la vía del registro marcario "ad perpetuitatem", quedaría bloqueado el libre acceso de los competidores al sector del mercado del que forma parte tal género o subgénero de productos, dado que los competidores no podrían fabricar o distribuir sus productos dotas con la forma que tiene habitualmente según los usos leales y constantes en el comercio".
- Letra d).- "consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican"
A través de este prohibición se intenta cerrar el registro de marcas a las formas que cumplen una función técnica. La redacción de esta causal plantea la duda de si para que entre en juego la prohibición basta con que la forma cumple una función técnica, o si se requiere, por el contrario, que se trate de una forma técnicamente necesaria. La cuestión es importante porque si basta con que la forma proporcione cualquier ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al que se aplique, el ámbito de la prohibición será muy extenso: solo cabría registrar como marca las formas que carecen de utilidad. En cambio, si lo que se prohíbe es el registro de las llamadas formas técnicamente necesarias, se reduce el ámbito de la prohibición a las formas en las que existe inseparabilidad entre la forma y la función técnica producida por la misma.
Por la redacción de la causal, da la impresión de que lo que se prohíbe es el registro de las formas que proporcionen cualquier ventaja funcional o técnica. Sin embargo, en la mayoría de las legislaciones lo que se prohíbe es el registro como marca de las formas técnicamente necesarias. La razón de la prohibición en este caso es clara: a causa de la función técnica que cumplen, estas formas se protegen a través de la patente o del modelo de utilidad; derechos que, por amparar creaciones técnicas, son temporalmente limitados con el fin de no obstaculizar el progreso técnico. Pues bien, al prohibir el registro de estas formas técnicamente necesarias como marca, lo que se está impidiendo es que se obtenga un derecho de exclusiva temporalmente ilimitado, como la marca, para creaciones que debería pasar al dominio público, bien tras la expiración de la patente o del modelo de utilidad, bien con anterioridad si estos derechos nunca fueron concedidos.
Así lo ha puesto de relieve acertadamente el Tribunal Andino en la sentencia del mencionado proceso 23-IP-98, en la que, refiriéndose a la causal de la letra c) del artículo 82 de la Decisión 344, equivalente a la que ahora analizamos, se dice:
"La razón de esta prohibición es delimitar las formas que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser protegidas como modelos de utilidad o a través de una patente de invención.
La "ratio legis" de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características solo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes".
La clave para determinar si se está ante una forma técnicamente necesaria es la noción de "inseparabilidad" entre la forma y la función técnica producida por la misma. De tal suerte que una forma habrá de ser considerada como técnicamente necesaria y, por lo tanto, no podrá ser registrada como marca, si la forma del producto en cuestión es inseparable del efecto técnico producido por aquélla. Entre los criterios que pueden ayudar a decidir si existe o no separabilidad entre la forma y la función técnica, cabe recordar el de la "multiplicidad de las formas" y el de la "incidencia de la variación de la forma en el resultado técnico por ésta producido". Según el criterio de la multiplicad de las formas, si un mismo efecto técnico puede ser obtenido por varias formas diferentes, existe separabilidad entre la forma y la función técnica. En caso contrario, existe inseparabilidad. Por su parte, el criterio de la incidencia de la variación de la forma en el resultado técnico producido puede enunciarse así: si modificando la forma de un objeto, permanece invariable el efecto técnico producido, existe separabilidad entre la forma y la función técnica. Por el contrario, si modificando la forma varía el resultado técnico, hay inseparabilidad entre la forma y la función técnica.
Para finalizar esta causal, hay que reiterar lo dicho en la causal anterior con respecto al significado del término "exclusivamente".
Letra e).- "Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios".
Esta prohibición se refiere a los llamados signos descriptivos, que no son, en principio, registrables como marca porque deben quedar a la libra disposición de todos, en función de la finalidad descriptiva que cumplen.
Sobre los signos descriptivos, conviene tener presentes las acertadas consideraciones que realiza el Tribunal Andino en la sentencia de 21 de abril de 1.998, que resolvió el proceso 17-IP-98, sobre las marcas descriptivas, evocativas y de fantasía, cuando señala:
"La definición de marcas descriptivas que trae el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 es similar a la contenida en la mayoría de las legislaciones que presentan como rasgo común de estas marcas la descripción acerca de las cualidades u otras características de los bienes o servicios que supuestamente pretenden identificar...
Existe un concepto desdibujado acerca de hasta dónde va el carácter descriptivo de una marca y su diferenciación con las marcas evocativas. Entiéndase por éstas las que tienen la capacidad de trasmitir a la mente del consumidor una imagen o una idea sobre el producto por la vía de un esfuerzo imaginativo; y en este sentido un signo evocativo sería registrable siempre que constituya vocablo distinguible de otras marcas y productos....
El Tribunal se ha referido en diversas oportunidades a la naturaleza evocativa de las marcas y a su relación con las marcas descriptivas, para lo cual se citan los procesos 8-IP-94, Gaceta Oficial 241 de 21 de enero 1.994 y 7-IP-95, Gaceta Oficial 189 de 15 de setiembre de 1.995.
Para el caso presente es importante anotar también que no pueden confundirse las marcas descriptivas o evocativas con los signos de fantasía, puesto que mientras aquellas sugieren de forma directa o indirecta una relación de afinidad con los bienes o servicios a los que se asigna la marca, éstas "no despiertan forzosamente la idea del objeto al cual se aplican, que se desprende de la naturaleza o género del objeto y que son tan independientes del producto mismo, que éste puede ser reconocido y designado con otro nombre...".
Lo que resulta una novedad en la redacción que se ha dado a esta causal por la Decisión 486 es el inciso final, que extiende la prohibición a las expresiones laudatorias referidas a los productos o servicios, cuyas características describen las denominaciones a las que se refiere la causal.
- Letra f).- "Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate".
Esta causal prohíbe el registro de las denominaciones genéricas. En algunos Ordenamientos Jurídicos, como el español, hubo una línea jurisprudencial que asimilaba "denominación genérica" con denominación "vulgar" o dotada de poca fuerza distintiva. Sin embargo, y sobre todo desde la entrada en vigor de la Ley de Marcas de 1.988, el Tribunal Supremo español ya no determina en abstracto el carácter genérico o no de una denominación, sino poniendo el signo en relación con los productos o servicios para los que se solicita. De tal suerte que se considera "genérica" la denominación directa del producto o servicios para el que se solicita la marca.
La Decisión 486 enfoca acertadamente la cuestión, e impide que se registre como marca la denominación genérica o técnica del producto o servicio de que se trate. En esta literal del artículo 135, el Legislador Andino ha seguido el acertado criterio del Tribunal Andino sobre la genericidad, sentado en los procesos 3-IP-1995 y más recientemente en el 40-IP-98. En la sentencia dictada en este último proceso, el Tribunal Andino afirma:
"La "genericidad" de un signo, que impide su utilización como marca, debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Una denominación no tiene el carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo exclusivamente en su acepción gramatical...
En consecuencia, un signo solicitado para registro es genérico cuando los empresarios de un determinado sector económico lo utilizan para señalar el producto o servicios que desean proteger, o cuando por sí solo identifica dichos bienes. De manera que no sería admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de un signo común que, utilizado en el lenguaje corriente, señalara las características generales de bienes de un determinado sector de producción".
- Letra g). "Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país".
Esta causal contempla las denominaciones llamadas "usuales". Se trata de denominaciones que inicialmente pudieron tener aptitud distintiva, pero que debido a la identificación tan intensa operada entre la denominación y el producto, aquélla, a través de un proceso de vulgarización, ha acabado por convertirse en el nombre que se da al producto en el lenguaje común.
Algunos autores en la doctrina española han sostenido que no debería distinguirse entre las denominaciones "genéricas" y las "usuales", ya que ambas no son registrables por carecer de aptitud distintiva. En mi opinión, conviene efectuar dicha distinción por la fundamental razón de que mientras la denominación genérica, propiamente dicha, lo es desde ab initio, porque es el nombre común del producto o del servicio, la denominación usual es el resultado de un proceso, más o menos lento, en el que dicha denominación acaba por convertirse en el nombre con el que usualmente se denomina el producto o el servicio en cuestión. Y así como no es discutible que el nombre originario de un producto o servicios es una denominación genérica para ese producto o servicio, en cambio puede ser más discutible si una denominación se ha acabado convirtiendo o no en la denominación del producto o servicio en el lenguaje corriente.
- Letra h). "Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica."
La lectura de esta causal pone de manifiesto que en la misma se realiza una prohibición, pero simultáneamente se efectúa una excepción. La prohibición afecta al color y consiste en que no puede registrase una marca que consista exclusivamente en un color. En principio, es claro que no pueden registrarse por separado cada uno de los siete colores fundamentales del arco iris. Esta prohibición se apoya en la circunstancia de que el número de los colores básicos es muy limitado, por lo que deben quedar todos ellos a la libre disposición de los empresarios.
Mayores dudas suscita si se puede registrar una tonalidad o matiz de un color fundamental. En este caso, decae la razón del número limitado de los colores básicos, ya que el número de tonalidades de los distintos colores es elevadísmo. Hay autores españoles que apoyan la no registrabilidad de una tonalidad en el argumento de que en tal caso a la simple tonalidad podría faltarle el requisito básico de la "distintividad" y en el argumento de que, admitido el registro como marca de una tonalidad, sería muy difícil determinar la existencia de semejanza con las tonalidades más próximas del correspondiente color fundamental.
Yo comparto esos argumentos, pero me queda la duda de si una tonalidad de un color que tuviese por sí sola una fuerza distintiva indiscutible -y estoy pensando en el color de las cajas de carretes fotográficos KODAK- no debería ser registrable como marca. Tal vez en un caso tan claro como éste se podría aplicar el párrafo segundo del artículo 135, que permite, como luego veremos, el registro de signos incursos en causales de irregistrabilidad si por consecuencia de su uso adquieren aptitud distintiva.
En lo que concierna a la excepción, cabe señalar que la casual que estamos examinando admite el registro como marca de un color, aunque sea uno de los fundamentales, si —y esto es lo relevante- se encuentra delimitado por una forma específica. Pero siempre que, añado yo, dicha forma dote al conjunto de capacidad distintiva.
Sobre esta prohibición de registro, deben tenerse en cuenta las consideraciones que realiza el Tribunal Andino en la sentencia que resolvió el proceso 23-IP-98, ya citada, en la que se dice:
"La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como a los secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son también limitadas.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella solo opera cuando el color no se encuentra delimitado por una forma específica, es decir que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando hace parte de un signo tridimensional, obviamente cuando éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad...".
- Letra i) "Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate".
En esta causal de irregistrabilidad, se prohíbe el registro de las llamadas "marcas engañosas". Como dice el Maestro FERNÁNDEZ-NOVOA para determinar si una denominación es engañosa hay que conjugar dos criterios. El primero es que una denominación no es "engañosa" en si misma considerada, sino puesta en relación con los productos o servicios que distingue. Es decir, lo que hay que averiguar es si el signo que se solicita para los productos o servicios que pretende distinguir puede inducir a engaño ya sea sobre la procedencia geográfica, ya sobre la naturaleza o sobre cualquier otra de las demás circunstancias mencionadas en la prohibición.
El segundo criterio que hay que tener en cuenta es el de los sujetos que deben ser tomados en consideración para decidir si el correspondiente signo es engañoso. La causal se refiere a dos plataformas subjetivas diferentes, la de los medios comerciales y la del público. Por la primera hay que entender los círculos interesados del sector de que se trate, lo cual significa que se está ante un grupo de personas especialmente informadas, por lo que será más difícil inducirlas a engaño. Pero la causal se refiere también al "público", término que debe ser interpretado, siguiendo al citado Maestro, como sinónimo del gran público, lo que nos conduce a tomar como prototipo la figura del consumidor medio.
La mención de esas dos plataformas subjetivas suscita la cuestión de si tienen carácter alternativo o cumulativo; es decir, se trata de determinar si para apreciar el carácter engañoso de un signo basta con que induzca a engaño a cualquiera de las dos plataformas subjetivas o si, por el contrario, es preciso que sea engañoso para ambas. En mi opinión, la mención de las dos plataformas tiene carácter alternativo, bastando que se induzca a engaño a una de ellas para que no deba concederse el signo. En cualquier caso, se puede dudar del acierto del legislador al incluir en la causal la referencia a los "medios comerciales", ya que serán muy pocos los casos en que un signo engañe a los medios comerciales y que, al mismo tiempo, no engañe al consumidor medio. Por lo cual, parece que habría bastado con tomar como plataforma subjetiva la del "público".
En relación con la prohibición de registro de marcas engañosas en la decisión 344, merecen especial mención las consideraciones que realiza el Tribunal Andino en los procesos 33-IP-98 y 35-IP-98. En efecto, en la sentencia de 6 de noviembre de 1.998, que decidió el proceso 33-IP-98, el Tribunal afirma que:
"Dentro de una concepción transparente del mercado, resulta necesario prohibir el registro de un signo que pueda engañar al público o a los medios comerciales sobre "la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos de que se trate", engañó que debe entenderse como "La distorsión de la realidad acerca de esas condiciones o características" (Proceso 30-IP-96).
Las prácticas de lanzar al mercado indicaciones incorrectas o falsas sobre los productos o servicios, inducen, incuestionablemente a engaño, asunto que en todo momento trata de evitar la norma del literal h) del artículo 82 de la Decisión 344, sustentada en la necesidad de fomentar un comercio en el que los productores reciban la adhesión de los consumidores gracias a las referencias ciertas de los bienes y no sobre la base de apariencias y engaños que, por demás, afectan perjudicialmente el adecuado funcionamiento de un sistema competitivo en el que las reglas de lealtad y corrección revisten importancia capital"....
"El engaño para el público radica en la inconformidad, desfiguración o alteración de las características, aptitudes o composición del producto frente a lo que el signo refleja o pretende reflejar".
Y en el mismo sentido, en la sentencia de 30 de octubre de 1.998, que resolvió el proceso 35-IP-98, el Tribunal sostiene que:
"Al igual que para la determinación de la genericidad y la descriptividad que vicia el nacimiento de un signo como marca (entre otros), la calificación como engañoso por parte de la oficina nacional competente viene dada por la relación directa entre el signo y los bienes para los cuales es pretendida la apropiación exclusiva, toda vez que mientras un determinado signo puede resultar engañoso para distinguir un producto, puede no serlo para otro"....
"El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor". (Interpretaciones prejudiciales Nos. 12-IP96 y 30-IP-96, G.O. Nos. 265 y 299, de 16 de mayo de 1997 y 17 de octubre de 1997, respectivamente)"....
- Letras j) y k). "Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad".
"Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas".
Trato conjuntamente las prohibiciones contenidas en las letras j) y k) del artículo 135 porque ambas se refieren a un mismo signo, que es la denominación de origen, que consiste, como es sabido, en el nombre geográfico de una circunscripción territorial (región, comarca, lugar o localidad) empleado para designar un producto procedente de esa circunscripción, que tenga cualidades y caracteres debidos principalmente al medio geográfico de origen.
La causal de la letras j) del vigente artículo 135 coincide en lo sustancial con la prevista en la letra i) del artículo 82 de la Decisión 344. Esta causal se refiere a las Denominaciones de origen, en general, y contempla el supuesto de la existencia de una denominación de origen que se pretende registrar con posterioridad como marca por un tercero, ya sea para los mismos productos amparados por la denominación, ya sea para productos diferentes. Pues bien, a tenor de la letra j) del artículo 135, queda prohibido el registro cuando el uso de dicha marca pudiera causar riesgo de confusión o de asociación con la denominación de origen; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad. Como puede observarse, la causal prevista para las Denominaciones de Origen en general o si se prefiere no relativas a bebidas alcohólicas, las protege frente al riesgo de confusión o de asociación y, en el caso de que sean notoriamente conocidas, contra el aprovechamiento injusto de su notoriedad.
Sobre la prohibición contenida en la letra i) del artículo 82 de la Decisión 344 se pronunció el Tribunal Andino en la citada sentencia de 30 de octubre de 1.998, que resolvió el proceso 35-IP-98, afirmando que:
"Ya en cuanto a la interpretación del párrafo i) del artículo 82 de la Decisión 344, es necesario efectuar las siguientes consideraciones en cuanto a la denominación geográfica:
La utilización de denominaciones geográficas constituye una de las formas para la diferenciación de bienes en el mercado, que está constituida por el nombre de una zona o región geográfica. Si un bien es identificado con una denominación geográfica, resulta obvia la existencia de una relación con dicha denominación.
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC, en su Sección 3, define a las indicaciones geográficas como:
"... las que identifique a un producto como originario del territorio de un miembro, o de una región o localidad de este territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico".
"En consecuencia, y tomando en cuenta lo expuesto, para que se configure el engaño en cuanto a la procedencia que imposibilita el nacimiento del signo como marca, es necesario que concurran los siguientes presupuestos:
- Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que indirectamente designe un lugar geográfico determinado.
- Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos.
- Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.
- De no darse alguno de los presupuestos anteriores no podrá denegarse el registro del signo solicitado, ya que desaparecería o se enervaría el objeto que la norma pretende tutelar".
Por su parte, la causal recogida en el letra k), dedicada específicamente a las denominaciones de origen protegidas para vinos y bebidas espirituosas, no figuraba como tal en la Decisión 344 y es consecuencia de lo establecido en el artículo 23 de ADPIC. Esta causal prohíbe, sin más, y en todo caso, a cualquier tercero el registro de las denominaciones de origen anteriores protegidas para vinos y bebidas espirituosas .
Sobre la previsión de estas dos causales me queda la duda de si deberían figurar en el artículo 135 con las prohibiciones absolutas de registro o si no hubiera sido más correcto incluirlas en el artículo 136, que contiene las causales basada en derechos prioritarios de terceros. Porque tanto en una causal como en la otra, no se hace otra cosa que proteger el derecho anterior de los terceros titulares de la denominación de origen frente al intento de registro posterior de dicha denominación de origen como marca.
2.2.- Examen del párrafo segundo del artículo 135
Una de las novedades más relevantes del artículo 135 de la Decisión 486 es la norma contenida en su párrafo segundo, a cuyo tenor:
"No obstante lo previsto en los literales b), e),f),g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los producto o servicios a los cuales se aplica".
Una norma de este tipo figura ya en las legislaciones de los Estados Miembros de la Unión Europea, así como en el Reglamento 40/94 de la Marca Comunitaria. Esta norma prevé la posibilidad, relativamente frecuente en el tráfico económico, de que un signo que inicialmente no era registrable por carecer de distintividad (causal b), o por ser descriptivo (causal e), o por ser genérico (causal f), o por ser usual (causal g), o por ser un color aisladamente considerado solo o delimitado por una forma no específica o banal (causal h), sea registrado como marca cuando el solicitante o su causante lo hubiesen estado usando de manera constante en el País en el que se solicita el registro y, como consecuencia de ello, haya adquirido secondary meaning, es decir: aptitud distintiva para los productos o servicios designados por ese signo.
Es un indudable acierto del Legislador Andino haber previsto esta norma que tiene muy en cuenta el desenvolvimiento de los signos distintivos en el mercado. En cualquier caso, corresponderá al titular del signo solicitado acreditar, con todos los medios de prueba que estén a su alcance, que dicho signo ha adquirido "secondary meaning".
El artículo 172 de la Decisión 486, al regular la nulidad absoluta, no prevé expresamente que no procederá la declaración de nulidad de un signo que, si bien fue registrado contraviniendo las literales b), e),f),g) y h), adquirió "secondary meaning" con posterioridad al registro y antes del ejercicio de la acción de nulidad. Sin embargo, entiendo que en este caso no podrá prosperar la acción de nulidad por aplicación analógica del párrafo segundo del artículo 135.
2.- Las prohibiciones relativas
La Decisión 486 dedica el artículo 136 a regular las prohibiciones relativas de registro, establecidas porque afectan a derechos anteriores de terceros, como se dice en el párrafo inicial de dicho artículo.
De estas prohibiciones, merecen atención especial las siguientes:
2.1.- Las prohibiciones por riesgo de confusión o de asociación con signos anteriores de terceros.
Estas prohibiciones son las contenidas en las letras a), b), c) y d) del artículo 136. En las letras a), b) y c), se contempla la prohibición de registrar una marca por la existencia de riesgo de confusión o de asociación con una marca anterior (causal a), o con un nombre comercial anterior (causal b) o con un lema comercial anterior (causal c) o con el signo anterior de un representado del solicitante.
De estas causales, la que presente mayor interés es la contenida en la letra a) que posee una redacción diferente a la que se preveía en la equivalente la letra a) del artículo 83 de la Decisión 344.
La redacción actual de la letra a) del artículo 136 permite, en mi opinión, distinguir cuatro hipótesis diferentes:
a).- La primera es que se solicite el registro de un marca que es idéntica a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios. En esta hipótesis, no cabe discusión alguna sobre la imposibilidad de registrar la marca solicitada. Como se dice en el inciso segundo de la letra d) del artículo 155 -norma que también debería haberse reproducido aquí- en este caso existe una presunción de que hay riesgo de confusión.
b).- La segunda hipótesis es que se solicite el registro de una marca que se asemeje a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios. En esta hipótesis, a diferencia de la anterior, hay que determinar si entre los signos comparados existe semejanza, lo cual implica aplicar al caso concreto las reglas utilizables para decidir si existe o no semejanza entre los signos enfrentados. Y esta es una cuestión de derecho y no sólo una cuestión de hecho, como erróneamente ha afirmado en ocasiones el Tribunal Supremo español.
c).- La tercera hipótesis es que se solicite el registro de una marca que es idéntica o semejante a una marca anteriormente solicitada registrada por un tercero, para distinguir productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión. El riesgo de confusión hay que entenderlo en este caso en sentido estricto, el cual se desdobla, a su vez, en el riesgo de confusión directa e indirecta. Hay riesgo de confusión directa cuando el consumidor no es capaz de distinguir las marcas enfrentadas, por lo que cree equivocadamente que está ante la misma marca. Y hay riesgo de confusión indirecta cuando el consumidor diferencia las marcas pero cree equivocadamente que son de una única y misma empresa.
d).- La cuarta y última hipótesis es que se solicite el registro de un marca que es idéntica o semejante a una marca anteriormente solicitada registrada por un tercero, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda originar riesgo de asociación. El riesgo de asociación supone que el consumidor diferencia las dos marcas en conflicto y cree que cada una de ellas pertenece a una empresa diferente, pero se equivoca al pensar que entre tales empresas existen vinculaciones económicas.
El punto que no queda claro en la redacción de la causal que estamos examinando es el de si la figura del riesgo de asociación exige que los productos o servicios distinguidos por las marcas sean similares o si admite también la hipótesis en que los productos o servicios son diferentes.
La cuestión se plantea porque la causal habla en su primer inciso de los "mismos" productos o servicios, pero cuando se refiere al riesgo de confusión o de asociación habla simplemente de productos o servicios a secas. No cabe duda de que en la hipótesis del riesgo de confusión los productos distinguidos por las marcas en conflicto han de ser similares. Pero es dudoso de que también se exija la similitud de los productos o servicios en el caso del riesgo de asociación. En el Derecho Comunitario Europeo, la figura del riesgo de asociación ha sido interpretada en el sentido de presuponer la similitud de los productos o servicios. Pero no estoy muy seguro de que sea la mejor interpretación y de que sea la que haya que propugnar en el Derecho Andino de Marcas. Más bien creo lo contrario: en la causal de la letra a) del artículo 136 no hay nada que restrinja la figura del riesgo de asociación a la hipótesis de similitud de productos o servicios. Y como puede originarse riesgo de asociación cuando los productos o servicios distinguidos por las marcas son diferentes, también en este caso habrá que aplicar la causal de la letra a) del artículo 136.
Sobre la distinta labor que ha de realizar el Tribunal, según los casos, que se presenten, es conveniente recordar las consideraciones que realiza el Tribunal Andino en el proceso 2-IP-99, en el que afirma:
"La labor de determinar si un signo es confundible con otro presenta diferentes matices según que entre ellos exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1). En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y /o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia".
Por otra parte, en relación con las planos en los que han de compararse los signos en conflicto, el Tribunal Andino, ha señalado, con singular acierto en el proceso 25-IP-98 que:
"Pues bien, la confusión puede presentarse respecto de tres campos: el visual el auditivo y el ideológico, y podría generarse por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales".
Finalmente, sobre las reglas que han de seguirse para proceder a determinar si existe riesgo de confusión, hay que mencionar la sentencia que resolvió el proceso 42-IP-99, en la cual el Tribunal Andino afirma:
"La jurisdicción comunitaria, de tiempo atrás, ha venido definiendo en su sentencias criterios generales que puedan orientar al juez nacional cuando actúa como juez comunitario, aplicando disposiciones del ordenamiento jurídico andino, n la solución del caso concreto que se le plantea. Con este propósito de cantado cuatro reglas básicas que se estiman de utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:
a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.
c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Como quiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fueran un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.
d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".
2.2.- La prohibición de registro por incompatibilidad con una marca notoria o renombrada anterior
Esta prohibición se establece en la letra h) del artículo 136, que prohíbe el registro de los signo que:
h).- constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Los presupuestos de aplicación des esta causal son los siguientes:
a).- Que el signo solicitado para registro sea una reproducción, imitación, transliteración o transcripción, total o parcial, del signo anterior de un tercero. Como puede comprobarse, el ámbito de la prohibición en cuanto al signo solicitado es muy amplio. No sólo se prohíbe que el signo solicitado sea idéntico o semejante al signo anterior, sino que quedan incluidas en el ámbito de la causal, la imitación, la transliteración, esto es la representación del signo mediante los signos de otro sistema de escritura, y la transcripción, tanto total como parcial del signo anterior.
b).- Que el signo anterior sea notoriamente conocido. Aunque la causal habla de signo notoriamente conocido hay que incluir en este expresión el signo renombrado o mundialmente famoso, es decir, el que es conocido por la generalidad de los consumidores. No aclara la causal si el signo notoriamente conocido o renombrado anterior tiene que estar registrado o basta con que sea usado. A falta de indicación expresa, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 bis del CUP, hay que entender que basta con que el signo notoriamente conocido sea usado en el País en el que se presenta la marca a registro.
c).- Son indiferentes los productos o servicios para los que se solicite el registro del signo. No importa, pues, que el signo solicitado se aplique a productos o servicios diferentes a los distinguidos por la marca notoria o renombrada anterior. Por lo cual, no juega en este caso la regla de la especialidad.
d).- La marca solicitada para registro ha de producir uno cualquiera de los siguientes efectos:
- causar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o renombrado o con sus productos o servicios;
- suponer un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio o renombrado;
- o producir la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
A través de esta causal, se concede a los titulares de signos notorios o renombrados un protección suficiente en fase registral, por medio de la cual pueden impedir el registro de su signo por un tercero.
En cuanto al criterio del Tribunal Andino sobre la causal de irregistrabilidad por conflicto con una marca notoria anterior, conviene recordar la sentencia que resolvió el proceso 42-IP-99, en la cual el citado Tribunal sostiene:
"El artículo 83, literal d) de la Decisión 344 establece como causa de irregistrabilidad de un signo marcario el que sea confundible con otro notoriamente conocido. "en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero". Agregando que la prohibición de registrar signos similares a los que tienen la calidad de notorios "será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos".
Al glosar el contenido y alcance de la calidad de marca notoria de un signo distintivo, el Tribunal ha sostenido que:
"Ante una disposición general como la transcrita surge la pregunta de ¿quién otorga a la marca su carácter de notoria?. No son las partes en un juicio ni sus titulares lo que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria.
La protección jurídica que se brinda por la legislación comunitaria a las marcas notorias es especial y mucho más amplia que la que se otorga a las que no lo son. En efecto, una marca común está protegida, por lo general, dentro del campo de su especialidad, esto es para una clase de productos y para un país determinado; al paso que la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro de la nomenclatura.
Sin embargo, para que surta efecto esta protección especial, la marca tiene que ser conocida; no siendo necesario que ella esté registrada en el país, toda vez que esa no es una condición que imponga la norma, bastando, por tanto, su registro en otro u otros países. La norma comunitaria, al igual que lo establecen otras legislaciones, tampoco exige que la marca sea usada, basta que sea conocida . Ese conocimiento puede provenir del uso continuo y sistemático de la marca o de su difusión publicitaria; sin que sea legalmente necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea para que pueda hablarse de marca notoria.
Supone el legislador que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse con el fin de hacer valer la condición de notoriedad".
2.3.- La prohibición por competencia desleal
Otra novedad de la Decisión 486 es el artículo 137 que prevé la posibilidad de rechazar el registro de un marca cuando haya indicios razonables de que se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
La norma es muy oportuna y acertada, toda vez que cada día es más frecuente la solicitud de marcas que persiguen la apariencia de legalidad que representa el registro y que tiene por verdadera finalidad realizar actos de competencia desleal de confusión o de imitación.
IV.- OTROS ASPECTS RELEVANTES DE LA DECISIÓN 486
Para concluir esta rápida visión sobre la Decisión 486 y, tras examinar con cierto detenimiento los artículo 135, 136 y 137, veamos someramente otras normas que resultan también interesantes en función de las cuestiones que regulan.
1.- Sobre el nacimiento del derecho sobre la marca
En la Decisión 344 se optaba, en principio, por el registro como vía para que nazca el derecho de marca. En efecto, en el artículo 102 de la decisión 344 se establecía que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
Así lo ha declarado, por lo demás, el Tribunal Andino en su reciente sentencia de 30 de agosto de 1.996, que resolvió el proceso 08-IP-95, al afirmar textualmente:
"2. Dentro del Sistema andino comunitario, la única vía para adquirir el derecho exclusivo sobre el uso de una marca es su registro en la Oficina Nacional Competente".
Sin embargo, en el último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344, se contenía una norma que decía así:
"Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro".
Esta norma, tal vez no valorada debidamente en su momento, parece abrir el camino del uso notorio para la adquisición del derecho sobre la marca. Adviértase, en efecto, que si en un país miembro del Pacto Andino en el que es notoriamente conocida una marca, un tercero la registra, la oficina nacional, a petición del usuario de la marca notoria, deberá proceder a la cancelación del registro. En el conflicto, pues, entre el titular que registra la marca notoria y el usuario anterior de dicha marca, el artículo 108 se inclinaba a favor del usuario anterior, lo cual nos sitúa ante un sistema muy similar al del artículo 3.2 de la Ley española de marcas de 1.988. En efecto, como es sabido, en la vigente Ley española de marcas, la marca nace con carácter general por medio del registro, pero se concede relieve excepcionalmente al uso de un signo que desemboca en el conocimiento notorio en España de ese signo usado. Hasta tal punto se concede relieve en la Ley 32/1.988 a ese uso, que se prefiere el signo usado anterior notoriamente conocido al signo registrado posterior que sea confundible con él. En la Ley española vigente, el sistema de nacimiento del derecho de marca es, por consiguiente, mixto, de registro y uso notorio. Esto último porque el signo registrado que sea confundible con un signo usado anterior notoriamente conocido puede ser anulado y sustituido en el registro por ese signo usado notoriamente conocido. En definitiva, que el uso notorio origina el derecho del usuario sobre la marca, lo demuestra el hecho de que su posición jurídica es más fuerte que la del titular del signo confundible posteriormente registrado, ya que puede ejercitar contra él una acción de anulación, que desembocará en la cancelación del registro de la marca y, posteriormente, en la inscripción del signo usado notoriamente conocido.
En el Decisión 486 existe un precepto en el Título XIII, relativo a los signos notoriamente conocidos semejante al citado párrafo último del artículo 108 de la Decisión 344, lo cual invita a pensar que el régimen andino de marcas no es, como parece, un sistema puro de registro, sino un sistema mixto que combina el nacimiento a través del registro y del uso notorio, similar al de la Ley española de marcas de 1.988.
En efecto, tras la terminante declaración del artículo 154 de que el derecho de marca nace por el registro, el artículo 235 de la Decisión 486 dispone:
"Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición de titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro".
Como puede advertirse, estamos ante una norma que permite a las legislaciones nacionales de los países miembros del Acuerdo de Cartagena -en esto radica la principal novedad que incorpora la Decisión 486 con respecto al artículo 108de la Decisión 344- prever la posibilidad en su legislación nacional de cancelar el registro de un marca que fuese idéntica o similar a una notoriamente conocida anterior. La Decisión 486 autoriza a los estados miembros a suavizar el sistema del puro registro concediendo relieve al uso anterior de un signo que es notoriamente conocido en el momento en el que el tercero solicita el registro de su marca. De preverse una norma de este tipo en una legislación nacional, su sistema de nacimiento del derecho sobre la marca sería un sistema mixto, en la medida en que ante el conflicto entre el signo registrado posterior y el signo notoriamente usado anterior, se inclina por éste, al conceder a su titular una acción de cancelación del registro de aquel signo.
2.- Sobre el contenido del derecho de exclusiva
Como es sabido, a la hora de delimitar el contenido del derecho de marca caben dos posibilidades; a saber: regular los aspectos positivo y negativo del derecho, como ocurre en los artículo 30 y 31 de la vigente Ley española de marcas, o solamente el aspecto negativo o "ius prohibendi".
En la Decisión 344, se regulaba exclusivamente el aspecto negativo del derecho de marca, concretamente en el artículo 104. La Decisión 486 sigue la misma línea que la 344, pero regula de manera diferente el "ius prohibendi" del titular de la marca registrada.
En efecto, la lectura de los artículos 155 y 156 permite advertir que la Decisión 486 regula el contenido de dos derechos de marca diferentes: el de la marca ordinaria y el de la marca notoria (incluida la renombrada o mundialmente famosa).
El artículo 155, en sus literales a), b), c), y d) confiere al titular de una marca registrada "ordinaria" una serie de facultades en relación con el uso de la misma por terceros no autorizados. En las tres primeras letras, se contemplan actos que suelen ser previos al lanzamiento del producto al mercado.
Así, en la letra a) se concede al titular de la marca el derecho a impedir que un tercero lleve a cabo el acto material de aplicar o colocar su marca o un signo idéntico o semejante sobre los siguientes soportes materiales: los productos para los que se ha registrado la marca, los productos que estén vinculados a los servicios para los que se ha registrado la marca, y sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. El acto de aplicar o colocar la marca sobre el producto es un acto previo al lanzamiento del producto al mercado, por lo cual, si el titular tiene conocimiento de que va a producirse una infracción de su marca de estas características, puede actuar en momentos anteriores a la introducción del producto en el mercado con la marca infractora.
En la letra b), y una vez que el titular ha lanzado sus productos al mercado con la marca, se le confiere el derecho a impedir que un tercero vuelva a introducir en el mercado dichos productos, pero suprimiendo o modificando dicha marca con fines comerciales. En este caso, la infracción tiene lugar cuando se produce la supresión o la modificación de la marca registrada y éste es un acto que también puede ser previo al relanzamiento del producto el mercado con la marca suprimida o modificada.
En la letra c), se confiere al titular de la marca el derecho a impedir a terceros el acto preparatorio de fabricar, comercializar y detentar, etiquetas y otros materiales en los que se reproduzca la marca.
Además de todos estos actos previos al lanzamiento del producto al mercado, el titular puede prohibir a terceros que usen en el mercado un signo idéntico o semejante a su marca que origine riesgos de confusión o de asociación. Ya hemos dicho anteriormente qué se entiende por riesgo de confusión y por riesgo de asociación, por lo que únicamente debe resaltarse la presunción legal de riesgo de confusión que establece la letra c) del artículo 155 cuando son idénticos los signos en conflicto y los productos o servicios a los que se aplican. Esta presunción es "iuris tantum", por lo que, aunque es difícilmente imaginable, cabría destruir la presunción por la prueba de lo contrario.
Pero el artículo 155 de la Decisión 486 contiene también dos apartados dedicados específicamente a las marcas notorias, incluidas las renombradas o mundialmente famosas, que son las letras e) y f). Ya hemos dicho que una de las novedades de la Decisión 486 en materia de marcas notorias es la previsión del Título XIII específicamente destinado a las marcas notorias. Por esta razón, la primera duda que se plantea es la de si es acertado desde el punto de vista sistemático incluir en el contenido del derecho de la marca "ordinaria" dos normas que solo son aplicables a las marcas notorias y renombradas o mundialmente famosas. La duda es tanto mayor cuanto que en el propio Título XIII, concretamente en el artículo 227, se vuelve a señalar que será de aplicación al presente Título lo dispuesto en el artículo 155, literales e) y f). Una buena técnica legislativa aconsejaba eliminar estas dos literales del artículo 155 y trasladarlas al Título XIII.
La letra e) confiere al titular de una marca registrada notoriamente conocida (y lo mismo cabe decir, mientras no especifiquemos lo contrario, respecto de las renombradas o mundialmente famosas) el derecho a prohibir el uso en el comercio, por un tercero no autorizado, de un signo idéntico o similar a dicha marca con respecto a cualesquiera productos o servicios, siempre que dicho uso puede causar a aquél un daño económico o comercial injusto, ya sea porque se diluye la fuerza distintiva o el valor comercial o publicitario de la marca, ya sea porque se produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.
Finalmente, la letra f) autoriza al titular de la marca registrada notoriamente conocida para prohibir el uso público por un tercero no autorizado de un signo idéntico o similar a su marca, aunque fuese para fines no comerciales, cuando tal uso pudiese diluir la fuerza distintiva o el valor comercial o publicitario de la marca notoria, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
La determinación del contenido del derecho de marca se completa con el artículo 156 que parece aplicable solamente a las marcas notorias. En efecto, en lugar de referirse a todo artículo 155, el párrafo primero del artículo 156 limita el alcance del precepto a los supuestos previstos en los literales e) y f) que, como acabamos de ver, se aplican exclusivamente a las marcas notorias. Y a los efectos de lo previsto en estas dos letras del artículo 155, dispone el artículo 156 que constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los actos de "introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo" (letra a); de "importar, exportar almacenar o transportar productos con ese signo (letra b); y "emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fueren aplicables" (letra c).
3.- Sobre las marcas notoriamente conocidas y renombradas o mundialmente famosas.
Para finalizar esta larga intervención, voy a referirme, aunque sea brevemente, a la regulación específica de las marcas notorias y renombradas o mundialmente famosas que se contiene en el Título XIII de la Decisión 486.
Ante todo, he de indicar que comparto plenamente el criterio del Legislador Andino de dedicar una regulación específica y separada para las marcas notoria y renombrada o mundialmente famosa. Como he dicho en otro lugar (vid. OTERO LASTRES, "La reforma de la Ley de Marcas de 1.988, en ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL, t. XX, Madrid 1.999, p. 305):"soy de la opinión, de que se debería destinar en nuestra Ley de Marcas un Título o un Capítulo específico para las marcas notoriamente conocidas y renombradas, en el cual habría que comenzar por distinguir nítidamente ambos tipos de marcas, fijando su concepto y delimitando su respectivo ámbito de protección".
En cuanto a la concreta regulación que se prevé sobre estas marcas, me parecen destacables los siguientes aspectos.
3.1.- Regulación de los dos tipos de marca: la marca "notoria" y la marca "renombrada o mundialmente famosa".
Como es sabido, el uso intenso de una marca puede desembocar en resultados diferentes en cuanto a la extensión del conocimiento de la marca entre el público de los consumidores. Para lo que ahora interesa, basta con destacar que la marca puede ser conocida tan sólo entre el público perteneciente a los círculos interesados del correspondiente sector o que se haya difundido entre la generalidad del público de lo consumidores. En el primer caso, estamos ante la marca notoriamente conocida, mientras que en el segundo estaríamos ante la marca renombrada.
A decir verdad las denominaciones acuñadas en la práctica para referirse a cada uno de estos dos tipos de marca no parecen muy acertadas, ya que cada una de ellas se sitúa en un plano diferente. La expresión "notoriamente conocida" hace alusión directa al grado de difusión de la marca, mientras que la expresión "renombrada" parece referirse más al prestigio o fama de la marca que a la extensión del conocimiento de la misma. Por ello, no sería desacertado utilizar la expresión "marca mundialmente conocida" para referirse a la marca renombrada -como vengo haciendo a lo largo de la presente exposición-, ya que dicha expresión designa este tipo de marca basándose en el mismo criterio que el de la marca "notoriamente conocida", a saber: la extensión del conocimiento de la marca,
Pues bien, al igual que el Maestro FERNÁNDEZ-NOVOA (vid. Fundamentos de Derecho de Marcas, Edit. Montecorvo, Madrid 1.984, pp. 32 y sss) creo que la diferencia esencial entre estos dos tipos de marcas radica en su distinto grado de difusión: la marca notoriamente conocida goza de difusión entre los círculos interesados del correspondiente sector, mientras que la marca renombrada goza de difusión en la generalidad de los sectores. El prestigio o la reputación es algo que puede añadirse a la marca notoriamente conocida y que posee siempre la marca renombrada. Pero no parece que sea una rasgo conceptual que permita deslindar con precisión estas dos figuras.
Por otro lado, debe señalarse que la diferencia entre estos dos tipos de marcas no es puramente conceptual, sino que se traduce en un diferente régimen jurídico. Así, mientras la marca notoriamente conocida está sujeta a la regla de la especialidad, pero ampliando el sector de las mercancías que quedan incluidas en aquel al que pertenece dicha marca, en cambio la marca renombrada goza de una protección que va más allá del principio o regla de la especialidad: su titular puede ejercitar el ius prohibendi incluso en el caso de que la marca del tercero se aplique a mercancías o servicios distintos de aquellos para los que fue inscrita la marca renombrada. Precisamente porque la marca renombrada reúne siempre un elevadísimo grado de difusión y una elevada reputación es por lo que este tipo de marca suele ser protegida en los ordenamientos jurídicos más avanzados contra un doble riesgo: el riesgo de debilitamiento o "dilución" de su fuerza distintiva y el riesgo de envilecimiento de su prestigio o buena fama.
En la Decisión 344 se regulaban tanto la marca notoriamente conocida como la marca renombrada. Así lo entendió el Tribunal Andino, el cual trazó con gran precisión y rigor la distinción entre estos dos tipos de marcas, por ejemplo, en el proceso 1-IP-87, al afirmar textualmente:
"_ las marcas pueden llegar a ser "intensamente usadas", género del cual son especies la marca "notoria" -de especial relevancia en el caso que se analiza- y la "marca renombrada", que a la notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un goodwill muy alto por asignársele una excelente calidad"
Y en idéntico sentido se manifestó el Tribunal en su sentencia del proceso 2-IP-94, en la que sostuvo que:
"La marca notoria es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca "renombrada", que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad ésta última más exigente".
La afirmación que realiza el Tribunal de que "toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad ésta última que es más exigente", resume perfectamente la diferencia entre ambas figuras.
Pues bien, la lectura del artículo 226 de la Decisión 486 pone de manifiesto que en el Título XIII se regula no solo la marca notoria, sino también la marca renombrada. En este punto, seguirán siendo perfectamente aplicables las consideraciones del Tribunal Andino con respecto a esto dos tipos de marca.
3.2.- El concepto de marca notoria.
Aunque, como se acaba de decir, la Decisión 486 admite la marca renombrada, lo cierto es que la regulación de los artículos 224 y siguientes contempla básicamente la figura de la marca notoria.
El concepto de marca notoria resulta de lo previsto en los artículos 224 y 230 y se funda en el criterio del "reconocimiento", esto es, una marca es notoriamente conocida si es reconocida como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente. A estos efectos, el artículo 230, considera "sectores pertinentes" el de los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios de que se trate (letra a); el de los participantes en los canales de distribución o comercialización del producto o servicio de que se trate (letra b); y el de los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios de que se trate (letra c).
En este punto, la Decisión 486 parece, a primera vista, que no sigue fielmente el criterio del Tribunal Andino que hace descansar el reconocimiento de la notoriedad de la marca en la "autoridad", y no en la "autocalificación" de cada interesado ni en el reconocimiento de un grupo determinado de consumidores. Así se desprende del siguiente pasaje de al sentencia del Tribunal Andino en el proceso 42-IP-99:
"Ante una disposición general como la transcrita surge la pregunta de ¿quién otorga a la marca su carácter de notoria?. No son las partes en un juicio ni sus titulares lo que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria.
Sin embargo, a pesar de lo que dispone el artículo 224, considero, al igual que el Tribunal Andino, que es preciso el reconocimiento de la notoriedad de la marca por la correspondiente "autoridad", ya sea por una oficina o por un tribunal nacional, ya sea por el Tribunal Andino. Los cuales serán los que habrá de valorar en el caso concreto si la marca en cuestión es reconocida como notoria por el sector correspondiente.
Por último, es preciso señalar que en el artículo 228 se fijan, con carácter enunciativo, los factores que se han de tomar en consideración para determinar la notoriedad de un signo. En este punto, hay que destacar que el artículo 228 es mucho más completo que el artículo 84 de la Decisión 344, ya que ha ampliado sensiblemente el número de factores que podrán ser tenidos en cuenta.
3.3.- La protección de la marca notoria
Para finalizar este rápido y apresurado examen de la regulación de la marca notoria, es preciso referirse a la protección que se dispensa en la Decisión 486 a este tipo de marca.
En general, cabe señalar que la marca notoriamente conocida puede producir efectos en cuatro ámbitos diferentes. A saber, en el nacimiento de la marca, en la fase de registro, en la configuración del ius prohibendi y en el proceso de nulidad. Con anterioridad, ya nos hemos referido a los efectos de la marca notoria en la fase de registro al analizar la letra h) del artículo 136. Con ocasión del análisis del artículo 235, hemos avanzado también algunas ideas sobre el efecto que puede producir el uso anterior de un signo notoriamente conocido sobre el registro posterior por un tercero de dicho signo o de un signo similar. Por último, al exponer el contenido del derecho de marca nos hemos referido también a las normas previstas en las letras e) y f) del artículo 155.
La protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria se completa, en lo que aquí nos interesa, con lo dispuesto en los artículos 225 y 226. En el artículo 225, se señala que la marca notoriamente conocida se protege, además de frente al registro no autorizado -como ya hemos visto-, frente al uso de dicha marca notoria por un tercero no autorizado.
El ámbito de protección contra el uso no autorizado de la marca notoria se delimita en el artículo 226, que distingue dos supuesto diferentes.
En el primer párrafo de este precepto, se establece lo que se considera uso no autorizado de una marca notoria en todo caso. Y a tal efecto se señala que existe uso no autorizado cuando se utiliza la marca en su totalidad o en una parte esencial, así como cuando se reproduce, imita, traduce o translitera el signo, de manera tal que se pueda crear confusión con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares. En esta primera hipótesis, se protege al titular de un signo notorio, aunque no esté registrado, frente al riesgo de confusión originado por un tercero. El riesgo de confusión se producirá cuando concurran de manera simultánea los dos factores previstos en el precepto. A saber: de una parte, que el tercero use total o parcial, pero esencialmente, la marca notoria o una reproducción, una imitación, una traducción, una transliteración, de dicha marca notoria; y, de otra parte, que el tercero use dicho signo para distinguir productos o servicios idénticos, similares o -aunque no lo diga expresamente el precepto- de los sectores próximos al que pertenece la marca notoria. Esta ampliación a los sectores próximos es una consecuencia del debilitamiento de la regla de la especialidad inherente a la figura de la marca notoria. Además, y aunque no lo diga expresamente el párrafo primero del artículo 226, entiendo que el titular de la marca notoria está protegido también cuando se genere riesgo de asociación.
En el párrafo segundo, se amplía la protección de la que el precepto denomina "marca notoria", pero con las características propias de la denominada "marca renombrada". En efecto, en dicha norma se protege al titular de la marca notoria o, por mejor decir, renombrada, frente al uso que realice un tercero de dicha marca en su totalidad o en una parte esencial o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración de la misma, para distinguir productos o servicios distintos a los de la marca notoria o renombrada o para fines no comerciales, pero siempre que tal uso pudiese causar cualquiera de los efectos siguientes:
a) riego de confusión o de asociación;
b) daño económico o comercial injusto por diluir la fuerza distintiva o el valor comercial o publicitario del signo;
c) aprovechamiento injusto del prestigio o renombre del signo.