ADVERTENCIA

CADA ENTRADA INICIA CON EL TÍTULO DEL TEXTO Y EL NOMBRE DEL AUTOR.

jueves, 1 de marzo de 2012

LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD EN LA DECISION 486

LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD EN LA DECISION 486
José Manuel OTERO LASTRES
*España
* Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Alcalá, Madrid.-
SUMARIO: 1. Introducción.- 2.- El Requisito de la Novedad: 2.1. Consideraciones Preliminares.- 2.2. El Concepto de Novedad.- 2.3. El Juicio sobre la Novedad de la Invención.- 3. El Requisito del Nivel Inventivo: 3.1. Consideraciones Preliminares.- 3.2. Concepto de "nivel inventivo".- 3.3. El Juicio del Nivel Inventivo.- 4. El Requisito de la Aplicabilidad Industrial.-
1. INTRODUCCIÓN
De todos es sabido que la patente es un certificado o título que se otorga para la protección jurídica de las invenciones y que, para la obtención de una patente, se precisa la concurrencia de una serie de requisitos de carácter subjetivo, objetivo y formal. Aunque el título del presente habla de “requisitos de patentabilidad”, debo indicar, desde ahora, que me voy a referir únicamente a los requisitos de carácter objetivo, es decir, los que debe reunir el objeto sobre el que recae la patente o, lo que es lo mismo, la invención.
Sin embargo, antes de analizar estos requisitos, permítanme que recuerde unas ideas muy generales, a las que ya me he referido extensamente en el día de ayer, que deben tenerse en cuanta para comprender en toda su extensión los requisitos de patentabilidad.
Todos Ustedes saben que la Decisión 486, al igual que la casi generalidad de las leyes de patentes, no define la “invención”. Sin embargo, la letra c) del artículo 28 de la Decisión 486 alude indirectamente a la noción de invención, cuando al referirse a la información que debe proporcionar la descripción de la invención, establece que deberá contener: “una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior”.
Para la Decisión 486, la invención o, lo que es lo mismo, el objeto de la patente, consiste en una regla que contiene la solución a un problema técnico. Y ambas nociones: la regla-solución y el problema al que ésta se refiere, están tan íntimamente relacionadas entre sí, que no hay invención sin problema previo y que el problema deja de serlo justamente por la solución que implica la invención. O dicho más simplemente, la invención en cuanto regla se compone de dos elementos inseparablemente unidos entre sí: el problema y su solución; o si se prefiere: el resultado a conseguir y los medios para llegar a él.
Por otra parte, también conocen todos Ustedes que la Decisión 486, en su artículo 14, admite la existencia de dos clases de invenciones: las invenciones de producto y las invenciones de procedimiento. A lo que ha de añadirse que su artículo 21 se refiere a un nuevo tipo de invención -aunque a primera vista parece que para prohibirla-, que entra en el concepto amplio de invención de procedimiento y que consiste en la nueva aplicación de un producto o de un procedimiento, ya conocidos.
Hasta ahora tenemos, pues, que el Legislador Andino concibe la invención como una regla técnica para solucionar un problema técnico; reconduce las invenciones a dos grandes categorías: las invenciones de producto y las de procedimiento, y menciona un tercer tipo de invención, subsumible en un concepto amplio de la invención de procedimiento, que es la invención de nueva aplicación.
Pero el legislador andino hace algo más: al igual que la generalidad de los legisladores sobre patentes delimita la invención patentable; es decir, la invención sobre la que puede recaer la patente, al disponer en el artículo 14 de la nueva Decisión que “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. Así pues, para que una invención sea patentable ha reunir los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.
Como ha dicho el Tribunal Andino en la sentencia del Proceso 21-IP-2000:
“Los tres requisitos objetivos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial), aunque por sí mismos no definen el concepto de invención, en cambio si permiten determinar, en términos generales, cuáles son las condiciones básicas que debe reunir una creación intelectual para que pueda ser patentada como invento”.

Pues bien, si los requisitos de patentabilidad del artículo 14 de la Decisión 486 se exigen a la invención en cuanto tal, y ésta es una regla técnica que soluciona un problema técnico y puede consistir en un producto o en un procedimiento, incluida la nueva aplicación de un producto o de un procedimiento, es claro que tales requisitos han de proyectarse sobre los dos elementos inseparables que la conforman, a saber: el problema y su solución, ya se materialice en un producto o sustancia, en un procedimiento o en la nueva aplicación de un producto o de un procedimiento, ya conocidos.
Con estas ideas generales, estamos ya en condiciones analizar los requisitos de patentabilidad, que se determinan en el citado artículo 14, comenzando por el requisito de la novedad.
2. EL REQUISITO DE LA NOVEDAD
2.1. Consideraciones preliminares
La Decisión 486, al igual que sucede en la generalidad de los ordenamientos sobre patentes, menciona la novedad como el primer requisito de patentabilidad. Lo cual no es fruto del capricho o de la casualidad, sino que es consecuencia de la importancia esencial que tiene -y ha tenido desde siempre- este requisito en materia de patentes. El propio Tribunal Andino ha destacado la relevancia del requisito de la novedad, al afirmar en la sentencia del Proceso 6-IP-94 que “... la novedad tiene el carácter de predominante, por qué no decir sine qua non, ya que la novedad, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce mañana sí), es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce)...”, reiterando esta doctrina en las sentencias de los Procesos 1-IP-96; 28-IP-98 y 9-IP-99. Y el Profesor BERCOVITZ (vid. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”, Madrid 1969, p. 140) llega incluso a afirmar que “no es que la invención, para ser patentable, haya de ser nueva, sino más bien que sin la novedad exigida por la propia Ley no puede hablarse de una invención en sentido legal”.
Por otra parte, también se suele relacionar el requisito de la novedad con la actividad creadora del inventor y con el resultado que produce para la comunidad la novedad de la invención. En el primer sentido, la sentencia del Tribunal Andino que resolvió el Proceso 6-IP-89, reiteradamente citada por las posteriores, afirma que “... no se concibe creación si no hay novedad”, añadiendo que “... quien se limita a aplicar los conocimientos científicos y técnicos no innova ni crea nada nuevo”. Y sobre el resultado que se deriva para la comunidad de la novedad de la invención, afirma el Profesor GOMEZ SEGADE (vid. La Modernización del Derecho Español de Patentes, Ed. Montecorvo, Madrid 1984, p. 69) que la concesión de la patente sólo se justifica por la aportación de un conocimiento que viene a enriquecer el acervo tecnológico en beneficio de la generalidad.
2.2. El concepto de novedad
Pero ¿qué se entiende por novedad?. Lo primero que debe subrayarse es que, en materia de patentes, la novedad es un concepto legal, no fáctico. Por lo tanto, son irrelevantes la significación gramatical de esta palabra o su acepción vulgar. Por “novedad” en materia de patentes hay que entender lo que dice expresamente la ley.
En la Decisión 486, la novedad se define en el párrafo primero del artículo 16, a cuyo tenor:
“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.
Esta definición de novedad es la que se ha adoptado en la mayoría de los ordenamientos y, como puede apreciarse, consiste en una formulación de tipo negativo: es nueva la invención que no está comprendida en el estado de la técnica.
A la vista del concepto legal, la determinación del requisito de la novedad exige que se dé respuesta a las siguientes cuestiones:
1ª.- Qué es lo que no debe estar comprendido en el estado de la técnica.
2ª.- Qué significa no estar comprendido en el estado de la técnica. Y
3ª.- Qué es lo que comprende el estado de la técnica.
Veamos, por separado, estas cuestiones.
A. Lo que no debe estar comprendido en el estado de la técnica
Si de lo que se trata es de comprobar la novedad de una invención, es claro que lo que no debe estar comprendido en el estado de la técnica es la invención o regla técnica para cuya protección se solicita la patente. Pero debe tenerse en cuenta, como ya se ha dicho, que la invención está integrada por un doble elemento: el problema industrial y la regla en la que se indica la forma en que hay que operar con las fuerzas de la naturaleza para resolver ese problema. Y que existe una interrelación tan íntima entre este doble elemento, que no hay invención sin problema previo y que el problema deja de serlo justamente por la solución que implica la invención.
Por ello, conviene tener presente que lo que no debe estar comprendido en el estado de la técnica es el problema no resuelto y la regla-solución. Pero bien entendido que no se exige en todo caso que se plantee un problema que hasta entonces no haya tenido ningún tipo de solución, sino que basta que se formule un problema para el que se indica una solución más ventajosa o satisfactoria que las anteriormente existentes. Así se desprende de la ya citada letra c) del artículo 28 de la Decisión 486, que establece que la descripción de la invención incluirá:
“una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior”

En definitiva, lo que no debe estar comprendido en el estado de la técnica es la invención para la que se solicita la patente, que consistirá en una regla para el obra humano que resuelve un problema técnico hasta entonces no resuelto o que indica una nueva solución diferente y más ventajosa que la incluida en la tecnología anterior.
B. El significado de “no estar comprendida” en el estado de la técnica
Como he dicho con anterioridad, el párrafo primero del artículo 16 determina la existencia de la novedad de una manera negativa: exige que la regla técnica no esté comprendida en el estado de la técnica. La expresión “no estar comprendida” es sinónima de no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica. Una regla técnica no es esta comprendida en el estado de la técnica cuando, en el momento en el que debe juzgarse la novedad, el estado de la técnica no posee dentro de sus límites la misma regla técnica que se trata de proteger por medio de la patente o, por mejor decir, el mismo binomio: la regla-solución y el problema al que ésta se refiere. Dicho de otra manera, cuando comparando la regla-solución y el problema al que ésta se refiere, con todas y cada una de las reglas técnicas que componen el estado de la técnica, se llega a la conclusión de que no coincide exactamente con ninguna de ellas. Tampoco está comprendida en el estado de la técnica la regla que presenta diferencias que no sean simplemente accesorias o accidentales con las demás reglas comprendidas en aquél.
Sobre este punto, debe recordarse, además, el siguiente pasaje de la sentencia del Proceso 21-IP-2000, en el que se matiza con indudable acierto lo que significa “no estar comprendida en el estado de la técnica”. Dice el Tribunal que:
“La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la para desarrollar un nuevo producto o procedimiento”. C. La delimitación del estado de la técnica
La última cuestión que debe analizarse es la delimitación del estado de la técnica. Por “estado de la técnica” se entiende, en general, un conjunto determinado de conocimientos tecnológicos considerado en un momento concreto.
El artículo 16 de la Decisión 486 delimita, en sus párrafos segundo y tercero, cómo queda conformado el estado de la técnica para juzgar la novedad de la invención. Estos apartados establecen que:
“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.
Veamos, más detenidamente, las normas contenidas en estos dos párrafos del artículo 16, cuya finalidad es integrar el estado de la técnica.
a. La integración del estado de la técnica
1.- El párrafo segundo del artículo 16 comienza disponiendo que “El estado de la técnica comprenderá”, lo cual puede dar a entender que en dicho párrafo se determina lo que comprende el estado de la técnica. Sin embargo, la simple lectura del párrafo segundo y, sobre todo, del artículo 17, permite advertir de inmediato que el contenido del estado de la técnica que se delimita en el párrafo primero del artículo 16 debe ser objeto de una doble operación de depuración de signo contrario, que en este momento me limito a reseñar.
En efecto, hay que hacer una operación de ampliación del estado de la técnica descrito en el párrafo primero, mediante la inclusión en el mismo, aunque a los solos efectos de juzgar la novedad, de los conocimientos a los que se refiere el párrafo tercero del artículo 16. Pero, por otra parte, hay que reducir los conocimientos del estado de la técnica descrito en el párrafo primero del artículo 16, excluyendo la divulgación de la invención solicitada a la que se refiere el artículo 17 de la Decisión 486.
2.- Seguidamente, el párrafo segundo del artículo 16 emplea la expresión “todo lo que”, que debe ser interpretada como “el conjunto de reglas técnicas”, que integran el acervo tecnológico.
3.- A continuación, el precepto se refiere a la condición que debe concurrir en una regla técnica para entrar a formar parte del estado de la técnica, a saber: que “haya sido accesible al público”. Esta expresión “accesible al público” significa, como señala el Profesor GOMEZ SEGADE (ob. cit. p.71), la mera posibilidad de conocimiento, siendo irrelevante la mayor o menor dificultad para conocer la correspondiente regla técnica. Por otra parte, la palabra “público” no debe entenderse como sinónimo de “generalidad”, sino en el sentido de que la regla técnica sale del ámbito privado del inventor y entra en un ámbito en el que queda a disposición de personas, que puedan tomar conocimiento directo de la regla técnica o que la puedan hacer llegar a otros.
Hay que hacer notar, sin embargo, que el artículo 17 de la Decisión 486 emplea otro término para referirse a la toma de conocimiento de la regla técnica por el público que es la palabra “divulgación”, por lo cual se suscita la cuestión de si estamos ante términos equivalentes. Dejo el problema simplemente planteado, porque he de volver a él más adelante.
4.- El párrafo segundo del artículo 16 determina también los actos o medios a través de los cuales puede producirse la “accesibilidad” del público a la regla técnica, mencionado expresamente la “descripción escrita u oral”, la “utilización”, la “comercialización” y “cualquier otro medio”. La descripción escrita implica la existencia de un documento de cualquier naturaleza que permita la plasmación de la regla técnica mediante caracteres tipográficos, o incluso mediante un simple gráfico. Aunque la pura descripción oral puede ser un vehículo menos idóneo para hacer accesible una regla técnica que la descripción escrita, no cabe duda que una exposición oral de la invención puede originar que llegue a ser conocida y, por tanto, que pase a integrar el estado de la técnica. Los actos de “utilización” y “comercialización” no plantean especiales problemas y pueden referirse al producto o sustancia, si se trata de una invención de producto, o bien a la serie o sucesión de operaciones, incluida una nueva aplicación, si se trata de una invención de procedimiento. Por último, la expresión “cualquier otro medio” es una especie de cláusula general que incluiría los nuevos medios a través de los cuales pudiese hacerse accesible una regla técnica en el futuro. En cualquier caso, para que una regla técnica pueda llegar a ser accesible al público se requiere que la misma sea completa y que esté puesta a punto. Razón por la cual, una descripción incompleta o unos simples ensayos e una invención no puesta a punto, no implican su ingreso en el estado de la técnica.
Sobre las características de la divulgación que hace entrar una regla técnica en el estado de la técnica, el Tribunal Andino, desde la citada sentencia que resolvió el Proceso 6-IP-89, viene reiterando, entre otros, en los Procesos 12-IP-98, 28-IP-98, 9-IP-99 y 26-IP-99, el siguiente criterio:
“Lo novedoso es lo que está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o de la explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es de dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”.
5. El párrafo primero del artículo 16 finaliza indicando el momento en el que se cierra el estado de la técnica con respecto a cada invención: “antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”. Este es el momento en el se “cierra” el estado de la técnica que va a servir de elemento comparativo para juzgar la novedad de la invención cuya patente se solicita. Es como si en ese momento se realizara una fotografía en la que quedarían incluidos todos los conocimientos tecnológicos con los que se ha de comparar la invención a los efectos de determinar si en ese momento tal regla técnica estaba integrada o no en el estado de la técnica “fotografiado”. Como puede comprobarse, caben dos momentos de cierre diferentes: el de presentación de la solicitud que viene determinado por el día, la hora y los minutos en que ésta tiene lugar y el de prioridad, que es un momento anterior que corresponde a otra solicitud anterior de la patente en otro país.
6. Para finalizar el análisis del párrafo primero del artículo 16, es preciso referirse a algo que no se dice expresamente en el precepto que se desprende del silencio del mismo. A saber: en el momento de configurar el estado de la técnica, el legislador andino, como la generalidad de los legisladores, no impone límites de tiempo y lugar. Es decir, entrar a formar parte del estado de la técnica todas las reglas técnicas que se han hecho accesibles al público en no importa qué lugar y no importe en qué tiempo con anterioridad al de cierre del estado de la técnica. Por lo cual, cabe afirmar que la novedad exigida a las invenciones es la novedad absoluta o universal.
En este sentido, el Tribunal Andino en la sentencia que resolvió el Proceso 11-IP-95 afirma:
“El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder una patente a invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento. Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva”.
Este criterio ha sido reiterado en otras sentencias posteriores, como las del Proceso 26-IP-99 y 21-IP-2000. En esta última sentencia, el Tribunal Andino, resume su interpretación del requisito de la novedad en el siguiente pasaje:
“Entre los requisitos indispensables que debe reunir una invención para que pueda ser patentada, aparece en primer lugar la novedad, concepto éste de carácter absoluto que se encuentra definido positivamente por el artículo 2 de la Decisión 344, al establecer que “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. El -concepto estrechamente ligado a la novedad y al nivel inventivo- comprende, por su parte, el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. En consecuencia, un producto o un procedimiento dejan de ser nuevos si se hacen accesibles al público por cualquier medio, sin que interese que dicha accesibilidad se produzca en un lugar determinado o esté al alcance de un grupo reducido de personas.”
7.- En el párrafo tercero del artículo 16 se trata de resolver el problema de las solicitudes de patentes presentadas pero aún no publicadas en el momento de presentación de la solicitud de una patente. Respecto a estas solicitudes y con el fin de evitar que una misma regla técnica pueda ser protegida por distintas patentes concedidas a diferentes personas, el párrafo tercero del artículo 16 establece que se consideran comprendidas en el estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de “cierre” del estado de la técnica de la invención que se estuviese examinado, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo de dieciocho meses del artículo 40.
b. Exclusiones del estado de la técnica
Al igual que sucede en el párrafo tercero del artículo 16, que establece una “fictio legis” en el sentido de que se consideran comprendidas en el estado de la técnica determinadas reglas técnicas –el contenido de las solicitudes a que se refiere dicha norma-, que, en realidad, no han sido hechas accesibles al público, el artículo 18 realiza otra “ficción legal”. En efecto, aunque una regla técnica haya sido hecha realmente accesible y, en consecuencia, haya ingresado en el estado de la técnica, el legislador la excluye legalmente del estado de la técnica si se encuentra en el supuesto delimitado por el artículo 17, que dice textualmente:

“Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

a) el inventor o su causahabiente;
b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,
c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente”.

En esta norma se concede una especie de plazo de gracia durante el cual los actos de divulgación que se encuentren en los supuestos previstos en sus tres literales no producen el efecto de que la regla técnica ingrese en el estado de la técnica.

El artículo 17 establece un plazo que toma como punto de referencia la de cierre del estado de la técnica y va hacia atrás. La fecha de cierre es la de presentación de la solicitud o la de prioridad, si se reivindica. Y fijada esta fecha se determina el plazo constituido por el año precedente. Pues bien, los actos de divulgación de la regla técnica realizados durante este plazo no hacen ingresar la invención en el estado, si dichos actos hubieran provenido de:

a) el inventor o su causahabiente;
b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,
c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.
Sobre la norma contenida en el artículo 17, conviene realizar las dos siguientes consideraciones. En primer lugar, me permito llamar la atención de la distinta expresión que utiliza este precepto respecto del artículo 16. En éste se hable de hacer “accesible al público” la invención, mientras que en el artículo 17 se hable de “divulgación”. ¿Estamos ante expresiones “sinónimas”? Desde un punto de vista puramente gramatical, parece que no es lo mismo la “accesibilidad” que la “divulgación”. La accesibilidad significa la mera posibilidad de llegar al conocimiento de la regla técnica, mientras que la “divulgación” supone ya una extensión efectiva del conocimiento entre el público. Precisamente una de las diferencias que existen en el Derecho español en materia de novedad entre la patente y el modelo de utilidad radica en que en sede de patentes se habla de “accesibilidad”, mientras que en sede de modelos de utilidad se habla de “divulgación”. Si las expresiones no son gramaticalmente sinónimas ¿quiere ello decir que estamos ante dos maneras diferentes de determinar la novedad? En mi opinión, la respuesta es negativa. El único concepto para determinar la novedad es el de la “accesibilidad”. Lo que ocurre es que el legislador andino -lo mismo que el español-, utiliza, de manera no muy correcta desde el punto de vista gramatical, la palabra “divulgación” como sinónimo de “accesibilidad” del conocimiento de la invención.
La segunda consideración es la de si está justificado el plazo de gracia que concede el artículo 17 al inventor por las razones previstas en el mismo. En este punto, existe una clara diferencia entre la Decisión 486 y la Ley española de Patentes. En el artículo 7 de la Ley española, se concede un plazo menor, de solo 6 meses, y para actos de divulgación que no hacen desaparecer la novedad está plenamente justificada, como son: la divulgación originada por un acto de abuso de un tercero, por la exhibición de la invención en exposiciones oficiales y por los ensayos previos realizados por el solicitante.
En cambio, en el artículo 17, además de doblarse el plazo, no se encuentra fácilmente la justificación de que las divulgaciones previstas en el mismo no rompan la novedad de la invención. No se descubre la razón por la que no destruye la novedad una divulgación voluntaria del inventor o de su causahabiente en el año anterior a solicitar la patente. Ni tampoco por qué no rompe la novedad la divulgación del tercero que ha obtenido la información directa o indirectamente del inventor o de su causahabiente. Se comprende lo de la oficina nacional porque hay una publicación contraviniendo una norma sobre la materia. Pero las otras dos divulgaciones contempladas en las letras a) y c) del artículo 17 no las encuentro razonables ni justificadas. Y desde luego no favorecen los objetivos del Derecho de patentes en la medida en que están facilitando la concesión de derechos de exclusiva sobre reglas técnicas que ya están en el Estado de la Técnica por causas que pueden ser imputables al propio inventor.
Algunos autores, como el Profesor GOMEZ SEGADE (ob. cit. p. 81), han destacado los riesgos que presentan estas “inmunidades” para los inventores, ya que, al no ser siempre las mismas, puede darse el caso de que el inventor realice una divulgación en un determinado lugar confiando en la protección de una norma que, sin embargo, en ese punto es diferente.
Para finalizar este punto, conviene señalar que la justificación de una norma como el artículo 17 radica en la supuesta inexperiencia de los países en desarrollo, en los cuales los inventores no son por lo general plenamente conscientes de la importancia de mantener en secreto la invención hasta presentar la solicitud de patente.

2.3. El juicio sobre la novedad de la invención
Todos Ustedes saben que el requisito de la novedad es un requisito objetivo de tipo comparativo, lo cual significa que el juicio sobre la novedad de una invención es un juicio comparativo en un momento determinado. Para saber si una regla técnica es nueva es preciso comparar dicha regla con el estado de la técnica existente en el momento en que debe realizarse el juicio sobre la novedad.

Como ha señalado el Tribunal Andino en la sentencia que resolvió el Proceso 12-IP-98:

“La novedad es un concepto legal que introduce el legislador comunitario para efectos de delimitar y precisar el espacio temporal que con relación a un patrón establecido (estado de la técnica) puede conducir a que un examinador técnico determine si una patente es o no nueva

Siguiendo la doctrina española, liderada por José A. Gómez Segade y Carlos Fernández Nóvoa, podemos afirmar que la patente se concederá sólo si la invención contenida en la solicitud corresponde a un aporte técnico que enriquezca objetivamente el acervo tecnológico en beneficio general, es decir si tal invención es nueva y hace aporte positivo a dicho enriquecimiento”.

Para efectuar el juicio comparativo de la novedad, o, lo que es lo mismo, decidir si la invención para la que se solicita la patente está o no comprendida en el estado de la técnica, han de seguirse una serie de reglas que también ha sintetizado el Tribunal Andino en la citada sentencia del Proceso 12-IP-98 y que ha reiterado en otras posteriores, como las de los Procesos 28-IP-98 y 26-IP-99. Estas reglas son las cuatro siguientes:

“a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de Prioridad.

d) Finalmente deberá la invención con la regla técnica”.

Pues bien, una invención es nueva cuando la regla que indica para la solución del problema planteado:
- no es idéntica a otra existente en el Estado de la Técnica, lo que podría ocurrir en caso de que se hubiese hecho accesible al público la invención,

- o cuando presenta con respecto a otras reglas anteriores diferencias esenciales y no puramente accesorias, de suerte que pueda considerarse una regla equivalente.

Pero bien entendido que para destruir la novedad de una invención es preciso que esté comprendido en el Estado de la Técnica el binomio problema técnico-regla solución en que consiste aquélla. De tal manera que si existe en el estado de la técnica un producto o sustancia que es la regla para la solución de un problema y se formula una invención en la que se indica que dicha sustancia es también la solución de un problema sin resolver o resuelto insatisfactoriamente, esta invención es nueva porque el binomio: problema sin resolver y la regla como solución no figuraba como tal incluido en el Estado de la Técnica.
Y esta no es solamente mi opinión personal, sino que es algo que ha afirmado, con carácter general, el Tribunal Andino es su reciente sentencia del Proceso 21-IP-2000, en el pasaje ya citado en el que matiza con indudable acierto lo que significa “no estar comprendida en el estado de la técnica”, afirmando textualmente:
“La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la para desarrollar un nuevo producto o procedimiento”.
Para finalizar el análisis de este requisito es preciso señalar que, para determinar si una invención es nueva, hay que comparar dicha invención por separado con las demás reglas técnicas que puedan ser consideradas como anterioridades incluidas en el Estado de la Técnica. Así la ha señalado también el Tribunal Andino, entre otras, en la citada sentencia del Proceso 12-IP-98, en la que afirma:

“En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las “anterioridades” existentes en aquélla, por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse la invención”.

3. EL REQUISITO DEL NIVEL INVENTIVO
3.1. Consideraciones preliminares
Del artículo 14 de la Decisión 486 se desprende inequívocamente que para la concesión de una patente se exige como requisito que la invención solicitada tenga nivel inventivo. El requisito del nivel inventivo es, al igual que el de la novedad, un requisito objetivo y comparativo. Es objetivo porque se trata de una condición que ha de reunir la invención para la que se solicita la patente, lo cual significa que carece de relieve la persona del inventor, sus conocimientos, el esfuerzo que tuvo que realizar para formular la regla técnica y si la misma fue el fruto de una simple intuición o el resultado de un dilatado y titánico trabajo.
Con la exigencia de este requisito se pretende reservar la protección de la patente para las invenciones que supongan, como dice el Profesor GOMEZ SEGADE (ob. cit. p. 85) “un salto cualitativo en la elaboración de una regla técnica”. O dicho de otra manera, cuando la regla técnica para la que se solicita la patente denota la existencia de una determinada actividad intelectual de creación.
En el mismo sentido se ha manifestado el Tribunal Andino, entre otras, en la citada sentencia que resolvió el Proceso 12-IP-98, al señalar que:
“Para determinar si una invención tienen o no nivel inventivo, el legislador comunitario trazó en el artículo 4º de la Decisión 344, el criterio para formarse un juicio acertado, considerando que tal apreciación se podrá derivar del hecho de que para una persona “del oficio” normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituyen “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención constituye un “paso” más allá de lo existente”.

3.2. Concepto de “nivel inventivo”
Al igual que sucede con la novedad, existe un concepto legal de “nivel inventivo” que es el que se formula en el artículo 18 de la Decisión 486, a cuyo tenor:
“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

De la lectura de este precepto se desprende, como ya he dicho, que el juicio sobre el nivel inventivo es, al igual que el de la novedad, un juicio comparativo: para saber si una regla técnica posee o no nivel inventivo es preciso compararla con el estado de la técnica relevante. Pero, a diferencia de la novedad, no tomando aisladamente cada anterioridad, sino todo el Estado de la Técnica en su conjunto, como se dice en el pasaje que acabo de reproducir de la sentencia del Tribunal Andino en el Proceso 12-IP-98. De tal modo que solamente si, para una persona del oficio normalmente versada en la materia, la invención no es obvia o no es capaz de deducirla de manera evidente del conjunto del estado de la técnica, la regla en cuestión poseerá nivel inventivo.
El análisis de este requisito exige el tratamiento de los tres puntos siguientes:
· Qué se entiende por las expresiones “obvia” y “de manera evidente”.
· Qué tipo de experto debe tomarse en consideración.
· Qué es lo que comprende el estado de la técnica.
Veamos, por separado, estos puntos.
A. Significado de las expresiones “obvia” y “de manera evidente”
Como puede observarse, en el artículo 18 se emplean dos expresiones diferentes para referirse al primer elemento del requisito del “nivel inventivo”, a saber: que la invención “no hubiese resultado obvia” y que “no se hubiese derivado de manera evidente”. Por consiguiente, la primera pregunta que cabe plantear es la de si se trata de dos expresiones equivalentes o si, por el contrario, tienen dos significados diferentes. Si se acude al significado gramatical de los términos “obvio” y “evidente”, parece existir alguna diferencia entre ambas palabras. Lo “obvio” es lo que se encuentra delate de los ojos, lo que es muy claro, que no tiene dificultad, mientras que lo “evidente” es lo cierto, claro, patente y sin la menor duda. A primera vista, parece que lo “obvio” no exige el más mínimo esfuerzo de captación o deducción, en tanto que lo “evidente” parece requerir una cierta actividad de creación, aunque sea mínima. En el Derecho Español, existe una diferencia entre el nivel inventivo que se exige en materia de patentes y de modelos de utilidad, que consiste en el empleo de las expresiones “evidente” para las primeras y “muy evidente” para los segundos. Y la doctrina ha equiparado lo “muy evidente” a lo “obvio”.
Es muy posible que el Legislador Andino haya querido emplear las dos expresiones como sinónimas, ya que no tiene sentido emplear dos términos para referirse a cosas distintas, cuando uno de ellos engloba, además, al otro. Por ello, no parece muy acertado dicho proceder, ya que habría bastado con una de las dos expresiones y, a mi juicio, con la “de manera evidente”.
El Tribunal Andino en la sentencia del Proceso 26-IP-99 no ha tenido más remedio que interpretar ambas expresiones como sinónimas, al afirmar:
“Esto es conocido como la no obviedad o la no evidencia, que existe “cuando la invención implica cualitativamente un salto en la formulación de la regla técnica”. Nada importa el esfuerzo personal de un inventor determinado, puede que la invención haya sido el fruto de una investigación prolongada, o que, por el contrario, hubiese encontrado por casualidad la solución al problema, por tratarse de cuestiones subjetivas ajenas a un requisito objetivo de patentabilidad. Lo que tiene relevancia es que el contenido de la regla técnica no se derive de manera evidente del Estado de la técnica”.
En definitiva, la determinación de lo que es “obvio” o “evidente” supone un juicio de valor que corresponderá efectuar en última instancia los Tribunales de Justicia. En cualquier caso, hay que interpretar estas expresiones en el sentido de que es necesaria una mínima actividad de creación, lo cual implica una cierta dificultad de deducción para el experto en la materia. Aunque no muy grande, se exige un cierto progreso técnico en la invención que se pretende proteger por la patente.
B. El tipo de experto en la materia
Dice la citada sentencia del Tribunal Andino del Proceso 26-IP-99 que:
“El nivel inventivo se configura con referencia a dos elementos que son:
el estado de la técnica y,
la persona experta en la técnica en cuestión.
Sobre el tipo de experto en la materia, dicha sentencia ha precisado que:
“El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados”.
Y en la sentencia del Proceso 12-IP-98 ha señalado, siguiendo al Doctor Pachón, que:
“Siguiendo lo anotado por el Doctor Manuel Pachón, para efectos de determinar quién es el técnico medio que realizará el análisis de patentabilidad, vemos que la propia norma comunitaria utiliza un standard jurídico: una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que puede llegar a la invención en el curso corriente de sus actividades. El experto en la materia no es el mejor técnico, ni tampoco el pero, es una persona con conocimientos suficientes en el respectivo campo: un zapatero si la invención se refiere a zapatos, un químico si la invención concierne al campo de la química, etc...”.
C. La delimitación del estado de técnica
En principio, el párrafo segundo del artículo 16 de la Decisión 486 delimita un mismo estado de la técnica a los efectos de la determinación de la novedad y de la actividad inventiva. El párrafo tercero de este artículo amplía el estado de la técnica en lo relativo a la novedad de las patentes por las razones ya señaladas. Pues bien, el inciso inicial de ese párrafo tercero del artículo 16 excluye del estado de la técnica relevante para el nivel inventivo los documentos a los que se refiere dicho párrafo tercero del artículo 16.
En efecto, el párrafo tercero del artículo 16 comienza diciendo “Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica...”. Esta reducción del estado de la técnica en materia del requisito del nivel inventivo está justificada por el hecho de que el autor de la regla técnica solicitada como patente no pudo tener a la vista las solicitudes presentadas con anterioridad a la suya pero que no fueron publicadas. Y si no pudo tenerlas a la vista es evidente que no pueden ser tenidas en cuenta para valorar su actividad creativa.
De lo dicho se desprende que el Estado del Técnica con arreglo al cual ha de examinarse si la invención posee nivel inventivo es el que se establece en el párrafo segundo del artículo 16, a cuyo tenor:
“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.
Y así lo ha interpretado también el Tribunal Andino en la citada sentencia del Proceso 26-IP-99, al señalar que:
“El estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente”.
En este punto, cabría plantear la cuestión de si hay que excluir o no del Estado de la Técnica relevante para el requisito de la actividad inventiva las divulgaciones a las que se refiere el artículo 17 de la Decisión 486. La respuesta a esta cuestión es afirmativa a la vista del inicio inicial del precepto que dispone “Para efectos de determinar la patentabilidad...”. Adviértase, en efecto, que no dice para los efectos de determinar la novedad, sino la “patentabilidad”, lo cual implica que la “inmunidades” establecidas en ese precepto no forman parte del Estado de la Técnica para comprobar la concurrencia de los requisitos en los que se tiene en cuenta el Estado de la Técnica que son el de la novedad y el del nivel inventivo.
3.3. El juicio sobre el nivel inventivo
Para concluir el análisis de este requisito es preciso referirse al modo en que se realiza el juicio sobre la existencia o no de nivel inventivo en la invención solicitada. Ya he dicho con anterioridad que este requisito, como el de la novedad, es un requisito objetivo y comparativo. Lo cual significa que el nivel inventivo que ha de medirse es el de la invención para la que se solicita la patente y no el del inventor. Como dice el Profesor BERCOVITZ (ob. cit. p. 304) todos los factores extraños a la regla técnica en sí misma considerada no tienen relevancia para establecer el juicio sobre la altura inventiva. Y que se trate de un requisito comparativo significa que ha de procederse a una comparación entre la regla técnica para la que se solicita la patente y el conjunto del Estado de la Técnica existente en el momento de la solicitud o de la prioridad.
En esta comparación, lo que se busca es un juicio de valor cuyo contenido es si a la vista del conjunto del Estado de la Técnica a esa figura ficticia del experto medio en la materia le habría resultado obvia la regla técnica solicitada o la hubiese derivado de aquélla de manera evidente.
Naturalmente, al tratarse de un juicio de valor los Tribunales pueden servirse de indicios que hacen presumir que la invención tiene nivel inventivo. Entre éstos, el Profesor BERCOVITZ (ob. cit. pp. 320-321) recuerda el de la sorpresa producida en el sector por la formulación de la regla técnica; la existencia de una necesidad largamente sentida para la que no se había encontrado una solución satisfactoria, que, sin embargo, ofrece la nueva regla técnica; la inclinación a resolver el problema de una manera totalmente diferente a como lo hace la regla propuesta; y el hecho de que el mundo técnico hubiera pasado junto a la nueva regla técnica sin concederle importancia.
En definitiva, como dice el Profesor BERCOVITZ (ob. cit. p. 305), se trata de reconocer nivel inventivo a toda regla técnica que normalmente no podría haber sido establecida por un técnico medio provisto de los conocimientos normales en la materia. Y la presencia de uno o de varios de esos indicios debe hace presumir que la regla técnica en cuestión posee dicho requisito del nivel inventivo.
4. EL REQUISITO DE LA APLICABILIDAD INDUSTRIAL
Para finalizar es preciso analizar el requisito de la aplicabilidad industrial. A este requisito se refiere el artículo 19 de la Decisión 486, que dispone:
“Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.
En mi opinión, por medio de este requisito se viene a exigir a la invención que reúna las cuatro características siguientes: que tenga carácter industrial, que sea ejecutable, que sea repetible y que sea útil.
Como ha dicho con singular acierto el Profesor BERCOVITZ (ob. cit. pp. 485 y ss), el carácter industrial lo posee la regla para el obra humano, en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado. La ejecutabilidad significa que la regla técnica debe ser susceptible de ser puesta en práctica con éxito por un experto en la materia. Es decir, que poniendo lo medios previstos en ella se obtiene el resultado perseguido. La repetibilidad implica que cada vez que se pongan los medios previstos se obtendrá el resultado apetecido, aun cuando existan algunos defectos. Finalmente, la utilidad significa que el resultado conseguido a través de la invención satisface alguna necesidad humana que existe en el momento de solicitar la patente o que previsiblemente ha de existir en un futuro próximo.
Sobre este requisito se ha pronunciado también el Tribunal Andino en diversas sentencias en las que de una u otra manera se viene a exigir en la invención las cuatro características indicadas. Entre estas sentencias interesa destacar, en primer lugar, la que resolvió el Proceso 11-IP-95, en la que se afirma:
“La doctrina relacionada con la aplicación industrial, aplicable a lo establecido sobre la materia en el artículo 3º de la Decisión 85 se refiere a que “habrá aplicación industrial cuando el efecto de la invención induzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial” entendiendo por industria ”la actividad que persigue por medio de una actuación consciente de los hombres, hacer útil las fuerzas naturales para la satisfacción de las necesidades humanas” (Carlos Correa, “Derecho de Patentes, págs. 22 y 23).
La identificación de una invención se basa en que con ella se obtenga un resultado útil, en cuanto a su objeto, a su aplicación y a los resultados:
“... el objeto de la invención debe consistir en un medio para que el hombre opere sobre la naturaleza o la materia. En cuanto a su aplicación, es necesario que la cosa inventada pueda ser fabricada o utilizada. Por último, la invención ha de conducir a la obtención de un resultado industrial...”.
“La invención para ser patentable debe poderse producir (invenciones de producto) o utilizar (invenciones de procedimiento) en cualquier tipo de industria. La palabra industria, agrega el artículo que comentamos (art. 4 de la Decisión 344), debe entenderse en el sentido más amplio posible comprendiendo cualquier actividad productiva, inclusive los servicios.
Al decir de GOMEZ SEGADE el requisito es perfectamente lógico y razonable. La concesión de la patente debe constituir un estímulo para el desarrollo de la industria y de la tecnología. En consecuencia, sólo deben patentarse las invenciones que puedan emplearse en la práctica.
Cuando la norma se refiere a susceptibilidad de aplicación industrial se está poniendo de relieve que no es preciso que la invención tenga carácter industrial en su conjunto..., sólo se requiere que la aplicación tenga carácter industrial, no exigiéndose que lo tenga su objeto o resultado”.
En la posterior sentencia que resolvió el Proceso 12-IP-98, el Tribunal Andino precisó que:
“El artículo 5º de la misma Decisión con referencia a la “aplicación industrial” nos dice que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria , entendiéndose por ésta a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.
Con este requisito, se pretende que la actividad inventiva del ser humano tenga por objeto una actuación del hombre sobre la naturaleza, destacando el proceso industrial y de avance tecnológico cuyos beneficios económicos se obtendrán para quienes los exploten, obedeciendo a que una idea para el obra humano sólo es útil si se puede poner en práctica.
Así las cosas, la concesión de patentes de invención debe ser una actuación que constituya un verdadero estímulo para incentivar el desarrollo de la industria y la tecnología.
Además es necesario indicar que esta norma no exige que la invención cuya patente se solicita sea aplicada industrialmente, sino que durante el examen realizado por el técnico, se observe si ella es o no susceptible de aplicación industrial”.
Finalmente, en la sentencia más reciente que resolvió el Proceso 26-IP-99, el Tribunal Andino manifestó que:
“La industrialidad es el último requisito que debe reunir una patente, ella ha de ser explicada como l facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir que sea materialmente realizable en la práctica. Los medios propuestos por el inventor, deben ser capaces de proporcionar, con mayor o menor perfección, el resultado industrial perseguido”.