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Abogado. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Marcos. Premio de I Concurso de Investigación Jurídica de la Convención Nacional de Derecho Constitucional (CONADEC 2003). Primer lugar del Premio de Investigación VII Taller "La Investigación Jurídica: un reto para la Universidad moderna". Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM en categoría tesistas (2004). Premio al tercer puesto de II Concurso de artículos de investigación jurídica correspondiente al año 2010 organizada por la comisión de capacitación del área de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima y el Centro de Investigaciones Judiciales. Miembro de la nómina de colaboradores de la REVISTA CRITICA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS “Nómadas” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología - Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

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sábado, 5 de enero de 2008

REFLEXIONES SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 107 DE LA DECISIÓN 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA*

REFLEXIONES SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 107 DE LA DECISIÓN 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA* JOSE MANUEL OTERO LASTRES** - ESPAÑA
SUMARIO: 1. Introducción.- 2. Análisis del artículo 107 de la Decisión 344. 2.1 Sentido general del artículo 107 en relación con el principio de la libre circulación de mercaderías; 2.2 Estructura del artículo 107.- 3. Cuestiones problemáticas en relación con el artículo 107. 3.1 Sobre la entrada en vigor de la obligación de uso que establece el párrafo tercero del artículo 107; 3.2 Momento en el que tiene que estar usando la marca el titular, o que existan causas justificativos del no uso, para que pueda prohibir la importación de los productos o servicios del tercero: los efectos de un uso posterior por arte del titular de la marca en el país importador; 3.3 Características del uso exigido por el párrafo tercero del artículo 107: el uso de la marca en productos destinados a la exportación; 3.4 Sobre si el tercero exportador debe solicitar a la Oficina Nacional Competente autorización para exportar en el caso de que se den los presupuestos del párrafo tercero del artículo 107.- 4. El principio de la buena fe como principio rector para la interpretación del artículo 107.
1. INTRODUCCIÓN
Para interpretar adecuadamente el artículo 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena es preciso enmarcarlo en sus justos límites. No estamos ante un precepto que agote todo su significado en el puro derecho de marcas nacional de un país del Acuerdo de Cartagena, sino que hay que analizarlo en el marco del proceso de integración previsto en este Acuerdo.
En efecto, como dice el inciso inicial del artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, uno de sus objetivos es "promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social". Y para alcanzar este objetivo, la letra c) del artículo 3 del Acuerdo prevé, entre otros mecanismos y medidas, el llevar a cabo "un Programa de Liberación del intercambio más avanzado que los compromisos derivados del Tratado de Montevideo 1.980". El objeto fundamental del Programa de Liberación es, como dice el artículo 41 del Acuerdo, "eliminar los gravámenes y restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro".
Entre las restricciones a las que se refiere este precepto están, como es sabido, los derechos de marca, toda vez que, en principio, el titular de una marca nacional de un País Miembro tiene el derecho a prohibir que se introduzcan en el País productos designados con una marca idéntica o similar confundible con la suya que vengan de otros Países Miembros.
Se produce, pues, una especie de colisión o conflicto entre uno de los mecanismos (el Programa de Liberación) para alcanzar uno de los objetivos del Acuerdo de Cartagena (la Zona de Libre Comercio) y la necesidad de reconocer los derechos nacionales de marcas como vehículos de diferenciación de los productos y servicios ofrecidos por los distintos empresarios.
Pues bien, en esta colisión y en la medida en que son restricciones a la libre circulación de productos en el territorio del Acuerdo de Cartagena, los efectos de los derechos nacionales de marcas no deben ser extendidos hasta el punto de rebasar los límites que tienen establecidos expresamente en el marco de dicho Acuerdo. O dicho de otra manera, las normas que contiene el Acuerdo sobre las marcas deben ser interpretadas a la luz del objetivo general del Acuerdo del Libre Comercio, extendiendo su ámbito de aplicación hasta donde esté previsto, pero sin propugnar una interpretación que, ampliando su campo de aplicación más allá de los expresamente establecido, suponga una restricción ulterior y no justificada al principio de la Libre Circulación de Mercancías.
Una vez sentado el principio de que las normas del Acuerdo de Cartagena sobre marcas deben ser interpretadas en el marco del Programa de Liberación y a la luz del objetivo del establecimiento de una Zona de Libre Comercio entre los Países Miembros del Acuerdo, estamos ya en condiciones de analizar detenidamente el artículo 107 de la Decisión 344.
2. ANALISIS DEL ARTICULO 107 DE LA DECISION 344
2.1 Sentido general del artículo 107 en relación con el principio de la libre circulación de mercaderías
El artículo 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena tiene el siguiente tenor literal:
"Cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.
En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados o proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.
En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas".
El reproducido artículo 107 cierra la Sección III "De los derechos conferidos por las marcas" del Capítulo V "De las marcas" de la Decisión 344 y en él se regula el conflicto entre el principio de la Libre Circulación de Mercancías y los efectos territoriales de los respectivos derechos nacionales de marcas. Estamos, pues, ante una norma comunitaria, por lo tanto, de mayor rango jerárquico que una norma de tipo nacional, que pretende hacer compatible el mencionado principio comunitario con los derechos de marca que se conceden en cada uno de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. En esta norma se efectúa una compatibilización determinada de los intereses en conflicto: el interés más general del Pacto Andino consistente en llegar a establecer una Zona de Libre Comercio y el interés más particular de cada uno de los Países Miembros consistente en la existencia de un mercado interior en el que funcionan unos derechos de exclusiva de carácter territorial que son las marcas y que suponen una restricción a la libre circulación de mercaderías.
De lo dicho se sigue que el artículo 107 representa una solución concreta a un conflicto determinado y que esa solución contenida en el precepto, en la medida en que es una plasmación de un compromiso, debe ser interpretada en sus justos límites y sin rebasar nunca lo expresamente previsto. Lo cual significa que si bien hay que reconocer toda su eficacia a los derechos de marca nacionales, no se deben admitir interpretaciones de este precepto que acaben por formar tabicaciones artificiales de los mercados nacionales.
Esta idea de que se puedan llegar a crear "tabicaciones artificiales" de los mercados nacionales como consecuencia de la existencia de derechos de marcas ha sido destacada con singular acierto por el Tribunal de las Comunidades Europeas en su sentencia de 22 de junio de 1.976, que resolvió el caso Terrapin/Terranova, al señalar que:
"En la situación descrita, la conciliación de las exigencias de la libre circulación de mercancías con el respeto debido a los derechos de propiedad industrial y comercial debe realizarse de tal manera que, por una parte, se asegure la protección del ejercicio legítimo de los derechos conferidos por las legislaciones nacionales, el cual constituye una prohibición de importación justificada en el sentido del artículo 36 del Tratado; y, por otra parte, se impida el ejercicio abusivo de tales derechos que sea susceptible de mantener o establecer tabicaciones artificiales en el interior del Mercado Común".
Claramente se advierte, pues, que en los procesos de integración en territorios supranacionales para la creación de una zona de libre comercio, se impone el respeto a los derechos nacionales de marcas, pero sin que se permita que dicho proceso se pueda ver entorpecido por un ejercicio abusivo de tales derechos --o por una interpretación que ampare este ejercicio-- que pueda llegar a representar un tabicamiento artificial del correspondiente mercado nacional.
2.2 Estructura del artículo 107
El artículo 107 tiene tres párrafos claramente diferenciados en los que se establece, respectivamente, el principio general, la posibilidad de derogar este principio por vía convencional con la obligación de cumplir determinados requisitos, y una hipótesis excepcional en la que no entra en juego el principio general. Veamos seguidamente el alcance de las normas contenidas en estos tres párrafos del artículo 107.
a) El principio general
En el párrafo primero del artículo 107 se contempla la hipótesis de que existan, a favor de distintos titulares y al menos en dos Países Miembros diferentes, dos marcas idénticas o similares registradas para los mismos productos o servicios, Pues bien, en este caso, se reitera el derecho de exclusiva utilización que posee el titular de cada una de las marcas registradas en el territorio nacional en el que la tiene registrada. De tal suerte que en su respectivo territorio el titular de la marca puede prohibir la importación en ese territorio de los productos o servicios distinguidos por la marca idéntica o similar del tercero del otro País Miembro. Es decir, en el párrafo primero del artículo 107 se establece el principio de que la marca nacional otorga el derecho a prohibir la importación de productos o servicios designados con una marca idéntica o similar perteneciente a un tercero de otro País Miembro.
La consecuencia de la aplicación de este principio general es que con respecto a esos productos o servicios concretos no existe libre circulación de mercaderías, sino que en el interior de cada País Miembro sólo pueden comercializarse los productos o servicios distinguidos con la respectiva marca nacional.
b) La derogación por vía convencional de este principio
En el inciso final de párrafo primero del artículo 107, se prevé la posibilidad de derogar por vía convencional el principio de la prohibición de importación establecido en dicha norma. Se admite, pues, que pueden coexistir las marcas de ambos titulares si éstos suscriben acuerdos dirigidos a permitir la comercialización simultánea en el territorio de un mismo País de los productos o servicios distinguidos con aquéllas.
Ahora bien, como la coexistencia de ambas marcas puede originar riesgo de confusión en los consumidores respecto del origen de los correspondientes productos o servicios, se obliga a ambas partes a adoptar las medidas oportunas para evitar dicho riesgo e informar debidamente al público consumidor. Entre estas medidas, este párrafo segundo se refiere expresamente a la necesidad de identificar en caracteres destacados y proporcionales el origen de los productos o servicios de que se trate. También se establece que los acuerdos deberán inscribirse en las Oficinas Nacionales competentes y que se respeten las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.
A diferencia de lo que sucede con el principio general, cuando se produce una derogación de este principio por vía convencional, el resultado es que entra en juego, con respecto a las partes que han llegado al acuerdo y para los productos o servicios de que se trate, una verdadera zona de libre comercio. De aquí que haya que considerar que ésta es la solución más en consonancia con el Principio de Liberación, siempre que, claro está, se adopten las medidas a las que se refiere el precepto. Y no sólo es la solución que mejor se acomoda a este principio, es también la solución que mejor concilia los intereses individuales y contrapuestos de los titulares de las dos marcas.
c) La hipótesis excepcional prevista en el tercer párrafo
En el párrafo tercero del artículo 107 se establece una excepción al principio general que se formula en el párrafo primero. En efecto, partiendo de la misma hipótesis, esto es, de que existan a favor de distintos titulares y en, al menos, dos Países Miembros diferentes, dos marcas idénticas o similares registradas para los mismos productos o servicios, se establece que el titular de la marca no podrá prohibir la importación de los productos o servicios del tercero si no está usando dicha marca en el territorio de su país en los términos del párrafo primero del artículo 110, o si demuestra ante la oficina nacional competente que el no uso de su marca en el mercado interior obedece a causas justificadas.
Como puede apreciarse, el último párrafo del artículo 107 recoge una solución de compromiso en el conflicto entre el principio de la libre circulación de mercancías y el reconocimiento de los derechos nacionales de marcas. Y el compromiso es que prevalece el derecho nacional de marca sobre el principio de la libre circulación siempre que el titular de la marca la esté usando en el interior del país o alegue la existencia de causas justificativas del no uso. Pero en cualquier caso, lo que es interesante destacar es que se deja en manos del titular de la marca nacional la solución del conflicto. De tal suerte que para evitar la importación de los productos o servicios del tercero al titular de la marca le basta con usarla en el interior de su país en los términos del artículo 110, párrafo primero, o demostrar que el no uso obedece a causas justificadas, Pero si el titular de la marca no la utiliza en el interior del país no existen causas que justifiquen la falta de uso, entonces no existe razón alguna para que su derecho nacional de marca impida la libre circulación de mercaderías.
En resumen, la exigencia de usar la marca en el mercado interior o de acreditar que el no uso obedece a causas justificadas es la contrapartida que establece la Decisión 344 para que un derecho nacional de marca impida con respecto al correspondiente producto o servicio el principio de la libre circulación. Esta solución de compromiso parece justa y razonable y, lo que es más importante, pone en manos del titular de la marca el que entre en juego o no el principio de la libre circulación, Por eso, no debe prosperar una interpretación del artículo 107 que trate de suplir una posible actuación negligente del titular de la marca: si éste no ha usado su marca en el mercado interior o no acredita que existían causas justificativas de la falta de uso, es su propia conducta, que sólo a él es imputable, la causante de que no puede ejercitar la facultad de prohibir la importación que le reconocía el párrafo primero del artículo 107.
3. CUESTIONES PROBLEMATICAS EN RELACION CON EL ARTICULO 107
El artículo 107 plantea una serie de cuestiones problemáticas que necesitan una respuesta razonada. Estas cuestiones son las siguientes.
3.1 Sobre la entrada en vigor de la obligación de uso que establece el párrafo tercero del artículo 107
El primer problema que hay que resolver es el de la entrada en vigor de la obligación de usar la marca que establece el párrafo tercero del artículo 107 para que su titular pueda prohibir la importación de los productos o servicios del tercero. El problema podría plantearse así. La Decisión 344 comenzó a regir el 1 de enero de 1,994. El párrafo tercero del artículo 107 se remite al artículo 110 en lo relativo al uso de la marca. Este artículo 110 se podría conectar con el artículo 108 que se refiere a la cancelación de una marca por falta de uso "durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación". Y de la interpretación conjunto de ambos se podría concluir que la falta de uso de la marca en el país importador debería empezar a contarse pasados tres años desde la entrada en vigor de la Decisión 344, o sea desde el 1 de enero de 1.997. Lo cual significa que antes de esa fecha no entraría en juego el párrafo tercero del artículo 107 y, en consecuencia, que el titular de la marca nacional en el país de la importación podría prohibir que el titular de la marca idéntica o semejante en otro país del Pacto Andino exportase a dicho país sus productos.
En mi opinión, esta interpretación no puede admitirse porque va mucho más allá de lo que establece el párrafo tercero del artículo 107. En efecto, es cierto que el párrafo tercero del artículo 107 se refiere al uso de la marca y que se remite al párrafo primero del artículo 110. Pero ni del espíritu ni de la letra del artículo 107 se desprende que haya que conectar el artículo 110 con el artículo 108 a los efectos del párrafo tercero del artículo 107.
La razón de ello es que si bien tanto el artículo 107 como el artículo 108 contemplan el uso obligatorio de la marca, lo hacen desde dos perspectivas totalmente diferentes. El párrafo tercero del artículo 107 contempla la obligación de usar la marca como presupuesto necesario para que el titular pueda ejercitar la facultad de prohibir la importación de productos o servicios idénticos a los suyos distinguidos por una marca idéntica o similar perteneciente a un tercero de otro País Miembro. En cambio, el artículo 108 se refiere al uso de la marca desde la perspectiva de la cancelación del registro en caso de falta de uso de la misma. Lógicamente, ambos preceptos tienen que remitirse al artículo 110 para determinar cuando se considera que una marca "se encuentra en uso", porque tanto el párrafo tercero del artículo 107 como el artículo 108 han de partir necesariamente del concepto legal de uso de la marca. Pero así como en el artículo 108 por regular la cancelación de la marca por falta de uso es absolutamente necesario fijar un plazo de falta de uso para que proceda la cancelación, en el párrafo tercero del artículo 107 no se necesita fijar plazo alguno porque la materia que regula no lo exige en absoluto.
En efecto, este último precepto se enmarca, como ya he dicho, en el conflicto entre el principio de la libre circulación de mercaderías y el del reconocimiento de efectos a los derechos nacionales de marcas como obstáculos para aquélla. Y ambos principios vienen rigiendo desde el momento mismo del comienzo del Programa de Liberación, por lo cual carece de todo sentido fijar en la Decisión 344 un plazo durante el cual el titular pueda no usar la marca, pero conservando la facultad de prohibir la importación que se recoge en el párrafo primero del artículo 107. Es decir, en el ámbito de la obligación de usar la marca para conservar la facultad de prohibir la importación que se prevé en el artículo 107 de la Decisión 344, no tiene cabida la fijación de plazo alguno durante el cual el titular de la marca pueda no utilizarla e impedir al mismo tiempo la importación. De aquí que no haya que conectar el párrafo tercero del artículo 107 con el artículo 108 a los efectos de fijar un plazo de entrada en vigor de dicho párrafo, pues de lo contrario así lo habría establecido expresamente el propio artículo 107.
Una última consideración debe añadirse a las anteriores y es que el Pacto Andino y el principio de la libre circulación de mercancías vienen funcionando desde hace mucho tiempo. Y lo mismo cabe decir de la obligación de usar la marca para evitar su cancelación. No estamos, por lo tanto, ante normas nuevas que se hayan implantado por primera vez en la Decisión 344. En ésta se mantienen en lo esencial dichos principios, aunque se puedan haber modificado algunos de sus requisitos. Por eso, si ya antes de la Decisión 344 había una obligación de usar la marca, no se ve por qué razón el titular de la marca en el País de la importación habría de disponer de un nuevo plazo a contar desde el 1 de enero de 1.994 durante el cual, sin necesidad de usar su marca en el territorio de su propio País, podría seguir conservando su facultad de prohibir las importaciones del tercero titular de la marca idéntica o semejante en otro país del Pacto Andino.
La interpretación que propugnase conectar el artículo 107 con el artículo 108 no puede admitirse porque no se desprende en modo alguno ni del texto ni de la finalidad de este precepto, por lo que hay que considerarla carente de todo fundamento.
3.2 Momento en el que tiene que estar usando la marca el titular, o que existan causas justificativos del no uso, para que no pueda prohibir la importación de los productos o servicios del tercero: los efectos de un uso posterior por parte del titular de la marca en el País importador.
Otra de las dudas que pueden plantearse sobre el alcance del párrafo tercero del artículo 107 consiste en determinar en qué momento debe usar su marca el titular del País importador para impedir la entrada de los productos o servicios del tercero. La cuestión podría plantearse así. En la expresión empleada por el artículo 107 "cuando la marca no esté siendo utilizada" se emplea un verbo en tiempo presente "este siendo utilizada", lo cual significa que basta con que el titular de la marca comience a usarla para que pueda prohibir la importación del tercero. Por eso, un uso posterior del titular podría hacer que "renaciese" la facultad de prohibir la importación. Si ésta no hubiese sido la intención de los redactores del artículo 107, habrían utilizado otra expresión gramatical y en tiempo pasado, como por ejemplo "cuando la marca no haya sido utilizada". A este argumento se añade que en el Sistema Andino de marcas ésta nace por el registro y confiere el derecho a su uso exclusivo en el País en el que está registrada. De donde se desprende que es el titular de la marca registrada, y no el tercero exportador, el único que tiene la plena facultad de utilizarla en el territorio en el que se encuentra registrada, sin que sea posible, precisamente por el carácter exclusivo de ese derecho, la coexistencia de ambas marcas, salvo acuerdo entre las partes.
La argumentación parece sólida, pero analizada detenidamente es rebatible. En efecto, la expresión que utiliza el párrafo tercero del artículo 107 es la correcta desde el punto de vista gramatical, pero tiene el alcance que se le pretende dar con esa interpretación. La utilización del verbo en tiempo presente "no esté siendo utilizada" significa que para que el titular de la marca pueda prohibir la importación tiene que estar realizando un uso actual de su marca en el territorio de su País. No basta con que la haya utilizado en el pasado, ni que haya cesado en el uso en fecha reciente, sino que tiene que estar utilizándola en el momento en el que el tercero pretende introducir en dicho territorio sus productos o servicios con una marca idéntica o similar. Esta es precisamente la solución de compromiso entre el principio de la libre circulación de mercaderías y el reconocimiento de efectos a los derechos nacionales de marcas; sólo se puede prohibir la importación si hay un uso actual de la marca en el territorio del País importador.
De otra parte, el uso por el tercero en el País importador no hace nacer para él un derecho de exclusiva en el País de la importación sobre la marca que distingue los productos o servicios que él introduce, sino que el derecho de exclusiva en ese territorio sigue en manos del titular de la marca registrada que no estaba usada. Lo que ocurre es que dicho tercero puede usar su marca en el País de la importación aun careciendo de un registro en ese País, porque el no uso por parte del titular no le permite a éste prohibir la importación. Finalmente, en el momento en el que el tercero empieza a usar su marca en el País de la importación, no se está ante un caso de coexistencia de marcas de distintos titulares, porque la única marca que ha comenzado a usarse es la del tercero importador.
Así las cosas, surgen nuevas preguntas que necesitan una respuesta que hay que extraer del artículo 107. Así: ¿Qué pasa si después de la importación el titular de la marca en el País importador comienza a usarla?. ¿Qué efectos tiene ese uso?. ¿Puede hacer que "renazca" la facultad del titular de prohibir la importación a partir del comienzo del uso?. Y si no "renace" ¿qué pasa con la marca registrada en el País importador?. ¿Hay alguna solución que haga compatibles los intereses en conflicto?. Todas estas preguntas no tienen una fácil respuesta, pero una recta interpretación del artículo 107 lleva a contestarlas de la siguiente manera.
En principio, no parece que el titular de la marca registrada en el País importador pueda empezar a utilizar, sin más, su marca registrada una vez que ya han entrado en dicho País los productos o servicios del tercero. Y cuando digo sin más, me refiero a que comience a usar su marca en el mercado interior sin adoptar ninguna medida para evitar la confusión del público con respecto al origen de las mercancías. Si pudiera comenzar el uso sin adoptar medida alguna, se produciría una coexistencia de marcas que podría inducir a riesgo de confusión al público consumidor. Y esto es algo inadmisible como se desprende del párrafo segundo del artículo 107.
En segundo lugar, ese uso posterior aunque sea de buena fe, como sucedería por ejemplo si adopta las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión, es evidente que no puede hacer que "renazca" a favor del titular de la marca inscrita en el País de la importación la facultad de prohibir la importación del tercero. No parece que pueda admitirse que quede a la libre voluntad del titular de la marca decidir si permite o no la importación. El titular tiene en sus manos poder de prohibir la importación y para ello basta que esté utilizando su marca en los términos del párrafo primero del artículo 110 en el momento en el que el tercero intente la importación. Pero si el tercero ya ha iniciado su importación porque el titular no estaba usando la marca, carece de toda lógica que su uso posterior, aunque sea de buena fe, pueda producir el efecto de prohibir que siga la importación. Un efecto tan importante como éste, además de tener que estar expresamente previsto en la Decisión 344 --que no lo está-- supondría un ataque muy grave contra el principio de la libre circulación de mercaderías y supondría conceder al titular de la marca registrada en el País importador la posibilidad de crear "tabicaciones" del mercado a su libre albedrío.
Pues bien, si el titular de la marca inscrita en el País de la importación no puede comenzar a usar sin más su marca y si iniciado el uso de la misma de buena fe no renace su facultad de prohibir la importación, ¿qué pasa entonces con la marca que está inscrita en el País importador?.
En principio, creo que el texto del artículo 107 permite dos interpretaciones, una más radical y la otra más en consonancia con el principio de la libre circulación de mercaderías.
La primera interpretación parte del principio --recogido en los dos primeros párrafos-- de que no pueden coexistir dos marcas iguales que pertenecen a distintos titulares, salvo que haya un acuerdo entre ambos y que se adoptan las medidas oportunas para evitar el riesgo de confusión. Pero como dicho acuerdo no existe, entonces hay que resolver la situación en favor de uno de los dos titulares. En el conflicto entre los intereses contrapuestos de los dos titulares, hay que dar primacía al derecho del que primero ha comenzado a usar la marca en el territorio del País de la importación, aun cuando no sea el titular de la marca que figura inscrita en dicho País. Y ello aunque el uso posterior del titular de la marca inscrita sea de buena fe. Esto supone que el titular de la marca inscrita no pueda utilizar en el País del registro su propia marca mientras el tercero siga comercializando sus productos en dicho País. Naturalmente, si no puede ser usada porque se lo impide la importación del tercero podrían transcurrir los tres años de los que habla el artículo 108, la marca inscrita podría ser objeto de una cancelación por falta de uso si se diesen las condiciones requeridas por la ley. Es verdad que esta solución es muy negativa para el titular de la marca inscrita en el País de la importación. Pero también es verdad que el titular de esa marca tuvo en sus manos la posibilidad de evitarlo y que el artículo 107 en el conflicto entre el derecho de marca y el principio de la libre circulación se inclina por el derecho de marca con el único requisito, que por lo demás parece totalmente razonable, de exigir un uso actual de dicha marca en el País en el que está inscrita.
La segunda interpretación permite compatibilizar los intereses en conflicto y supone un menor sacrificio del interés del titular de la marca inscrita en el País de la importación. En efecto, se hacen compatibles los dos intereses contrapuestos si se interpreta el artículo 107 de la siguiente manera: en el supuesto de que el titular de la marca inscrita en el País importador desease comenzar de buena fe un uso posterior de su marca, debería suscribir un acuerdo con el titular de la marca importadora adoptando las previsiones a las que se refiere el párrafo segundo de este precepto. En este caso, estaríamos ante la imposición por vía legal --es decir, por aplicación del artículo 107-- de la coexistencia de las dos marcas, que es la solución que mejor compatibiliza los principios de la libre circulación de mercaderías y del reconocimiento de efectos a los derechos nacionales de marca. Y al mismo tiempo, el titular de la marca inscrita en el País de la importación vería recortados sus derechos en menor medida que con la primera interpretación, toda vez que, al menos, podría usar su marca en el País en el que la tiene registrada, aun cuando tenga que adoptar las previsiones a las que se refiere el párrafo segundo del artículo 107 y compartir su territorio con el tercero.
Por estas razones, me parece que debe seguirse esta segunda interpretación, pero bien entendido que tal interpretación sólo debe prosperar cuando el uso posterior por parte del titular de la marca inscrita es de buena fe.
¿Qué pasa entonces si el titular de la marca inscrita en el país de la importación comienza a usarla con posterioridad, pero de mala fe al tener como único objetivo impedir u obstaculizar las importaciones del titular de la otra marca?. En este caso, el juego del principio de la buena fe debe llevar a la conclusión de que el titular de la marca inscrita en el País de la importación no merece el beneficio de poder seguir usando su marca en coexistencia con la del tercero, ni siquiera aunque adopte después las medidas oportunas para evitar el riesgo de confusión. La existencia de la mala fe debe producir el efecto de privar al titular de la marca inscrita del derecho a usar su marca en coexistencia con la del tercero, lo cual implica una aplicación del artículo 107 interpretado en el sentido de la primera de las interpretaciones propuestas.
3.3 Características del uso exigido por el párrafo tercero del artículo 107: el uso de la marca en productos destinados a la exportación.
Otra de las cuestiones que puede plantearse es si la exigencia de uso de la marca se ve cumplida cuando el titular la utiliza en productos destinados a la exportación. Esta postura significa partir de una interpretación del párrafo primero del artículo 110 según la cual se entendería usada la marca a los efectos del artículo 107 aún en el supuesto de que los productos del titular de la marca se destinasen exclusivamente a la exportación. La argumentación en la que se apoya es que en el párrafo primero del artículo 110 se contemplan dos situaciones diferentes: primera, hay un uso de la marca cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio; y segunda, hay uso de la marca cuando esos productos o servicios se encuentran disponibles en el mercado. Para los partidarios de esta postura, la primera forma de uso, al referirse sin más al comercio y no distinguir si es el comercio de importación o de exportación, admite estos dos supuestos.
En mi opinión, tampoco se puede compartir esta argumentación porque, además de ser muy rebuscada, el texto del artículo 107 es claro y no deja lugar a dudas sobre este punto. En efecto, el párrafo tercero del artículo 107 se remite expresamente al párrafo primero del artículo 110 y en este párrafo solamente se contempla el uso de la marca en el mercado interior. Que esto es así lo demuestra inequívocamente el párrafo segundo del artículo 110, que es el que se refiere al uso de la marca para productos destinados exclusivamente a la exportación. Si el párrafo tercero del artículo 107 hubiese querido que el uso de la marca para la exportación produjese los efectos de prohibir la importación, bastaba con que dicho párrafo se remitiese al artículo 110 en su totalidad o a sus dos primeros párrafos. Y si el artículo 107 se remite única y exclusivamente al párrafo primero del artículo 110 es porque el compromiso para resolver el conflicto entre los dos principios mencionados y dar primacía a los derechos nacionales de marca tiene como inevitable exigencia el uso actual de la marca en el mercado interior del país de la importación.
Sobre las características que debe revestir el uso actual de la marca en el interior del país de la importación, hay que tener en cuenta los criterios que ha sentado el Tribunal del Acuerdo de Cartagena en su sentencia de 9 de noviembre de 1.995 que resolvió el PROCESO No 17-IP-95, a saber: el uso debe ser real y efectivo, manifestarse externa y públicamente, materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, y en cuanto a la cantidad y volumen de los bienes comercializados, han de ser las que correspondan a un uso serio, de buena fe, normal e inequívoco, teniendo en cuenta la índole de los productos o servicios y las características de la empresa.
Una última cuestión que se podría plantear es la de a quién corresponde decidir si el uso de la marca es no suficiente a los efectos del párrafo tercero del artículo 107. Cabría sostener que ninguna autoridad competente de la comunidad andina ni la propia autoridad local, puede cuestionar si el uso de la marca resulta ser o no suficiente. La sola utilización de una marca en la cantidad y del modo que corresponde a la decisión empresarial es suficiente para acreditar el uso de la marca.
Pero yo estoy en desacuerdo con esta opinión. Si bien es cierto que corresponde al titular de la marca decidir si la usa o no y, en caso de usarla, en qué medida la usa, no se puede olvidar que el artículo 107 es una norma comunitaria que asigna determinados efectos al uso de la marca. Por lo tanto, siempre que se trate de aplicar dicha norma, será la correspondiente autoridad la que tendrá que revisar si la decisión del titular cumple o no con las exigencias de dicha norma. Es decir, la decisión del titular en la medida en que tiene incidencia en la producción de determinados efectos jurídicos en el marco del Pacto Andino, entre los que figura nada menos que la facultad de prohibir a un tercero la importación, es revisable por la autoridad competente ante la que se hagan valer dichos efectos jurídicos
3.4 Sobre si el tercero exportador debe solicitar a la oficina nacional competente autorización para exportar en el caso de que se den los presupuestos del párrafo tercero del artículo 107
La última cuestión dudosa que hay que plantear es la relativa al procedimiento que debe seguir el tercero ante la falta de uso de la marca registrada en el territorio del país importador. Se podrá argumentar que del artículo 107 se desprende que, antes de realizar la exportación, el tercero debe solicitar a la Oficina Nacional Competente la pertinente autorización y que, por lo tanto, no es el titular del país importador quien debe promover un procedimiento para impedirla. Esta tesis se basa en que la regla general es la que se formula en el párrafo primero: que el titular de la marca inscrita puede impedir la importación de productos con marca idéntica o similar. Y del hecho de que sea ésta la regla general resulta la necesidad de solicitar dicha autorización.
Tampoco estoy de acuerdo con esta interpretación. No creo que del hecho de que la prohibición de importación sea la regla general haya que extraer como consecuencia necesaria; que haya que solicitar la pertinente autorización a la oficina Nacional antes de proceder a la introducción en el país de los productos del tercero. Esta conclusión no se desprende del artículo 107. Pero tampoco se desprende la contraria. En mi opinión, el artículo 107 nada dice sobre el procedimiento a seguir para hacer valer los derechos que reconoce. Por lo cual, considero que pueden darse cualquiera de las dos circunstancias y que todo dependerá del caso concreto. Puede ocurrir, en efecto, que el tercero que desea exportar se dirija a la Oficina Nacional Competente para que se acredite que la marca inscrita no está siendo usada. Pero también puede suceder que el tercero, después de comprobar por sus propios medios que la marca inscrita en el país no está siendo usada, decida sin más introducir sus productos en el país importador. Tanto en un caso como en el otro, el que se sienta lesionado en sus derechos puede utilizar los medios legales que correspondan para hacerlos valer ante la autoridad competente.
4. EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE COMO PRINCIPIO RECTOR PARA LA INTERPRETACION DEL ARTICULO 107
Una vez que ya hemos analizado el artículo 107 y respondido a las cuestiones problemáticas que suscita, hay que referirse a un principio básico que debe ser tenido especialmente en cuenta para interpretar correctamente el artículo 107, a saber: el principio de la buena fe.
El principio de la buena fe es uno de esos principios que están presentes en todos los ordenamientos jurídicos y que los impregna hasta tal punto que cualquier actuación realizada sin buena fe es privada de eficacia jurídica. Para poner un ejemplo de cómo se recoge este principio en el ordenamiento jurídico, cabe citar el apartado 1 del artículo 7 del Código Civil español, que dispone textualmente:
"Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe".
Y el Tribunal Supremo español a la hora de interpretar este precepto ha dicho lo siguiente:
"El principio de la buena fe es informador de todo el ordenamiento jurídico, que impone rechazar las interpretaciones que conduzcan a un resultado contrario a aquélla" (Sentencia de la Sala 1a de 5 de julio de 1.985).
"La buena fe obliga a un comportamiento honrado y leal en el ejercicio de los derechos" (Sentencia de la Sala 1a de 15 de julio de 1.982).
"La buena fe viene determinada por una coherencia de comportamiento en las relaciones humanas y negociales" (Sentencia de la Sala 1a de 16 de noviembre de 1.979).
Si del Derecho privado en general nos trasladamos al Derecho mercantil, sector en el que está encuadrado el Derecho Industrial, las exigencias son todavía mayores, como ha destacado con gran acierto la sentencia de la Sala 3a del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1.981 en la que se dice:
"... la Propiedad Industrial participa en cuanto constituye rama integrada en el Derecho mercantil, de los principios que le informan, y si es evidente que toda manifestación de la vida de relación tiene que inspirarse en la bona fides, en cuanto al Derecho Mercantil está caracterizado por unas notas que lo peculiarizan, como la de regular el tráfico en masa, la rapidez, etc. ... exige como garantía de desenvolvimiento la bona fides, en grado superlativo, sublimado, esto es, una ex ubérrima bona fides".
Pues bien, la interpretación del artículo 107 de la Decisión 344 debe realizarse a la luz del principio fe la buena fe, el cual conduce a proponer las soluciones más beneficiosas para la parte menos favorecida cuando ésta haya actuado de buena fe y a propugnar la interpretación más rigurosa cuando dicha parte haya obrado de mala fe.
NOTAS
(*) Texto de la Conferencia pronunciada por el autor en Bogotá, organizada por la Asociación Colombiana de la Propiedad Industrial, en marzo de 1997.
(**) Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá de Henares. Abogado. Madrid.