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sábado, 5 de enero de 2008

LA PRUEBA DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL DERECHO MARCARIO ANDINO

LA PRUEBA DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL DERECHO MARCARIO ANDINO JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES** - ESPAÑA
SUMARIO: 1. Introducción.- 2. Régimen jurídico de la marca notoria. 2.1 El concepto de marca notoria. 2.2 Los distintos ámbitos en los que cabe reconocer efectos a la marca notoria.- 3. La prueba de la notoriedad. 3.1 Preliminar. 3.2 Alcance del artículo 84o de la Decisión 344. 3.3 Análisis de los criterios de prueba del artículo 84o. 3.4 Otros medios de prueba posibles.
1. INTRODUCCIÓN
El título de mi conferencia "La prueba de la marca notoria en el Derecho Marcario Andino" obliga a poner en relación una institución de carácter procesal, como es la prueba, con un determinado tipo de marca: la marca notoriamente conocida. Pues bien, si la prueba jurídica consiste, como es sabido, en una actividad encaminada a formar la convicción del Juzgador a través de una comparación entre la afirmación de un hecho y la realidad del mismo, la prueba de la marca notoriamente conocida consistirá en comparar la afirmación sobre el hecho de la notoriedad de una marca determinada con la verdadera realidad del conocimiento de dicha marca en el mercado.
Dos son, pues, los puntos sobre los que debo proyectar mi análisis. El primero es el hecho mismo sobre el que recae la afirmación, esto es, la notoriedad de la marca, lo cual obliga a detenerse en el estudio de esta figura. Y el segundo es averiguar a través de que medios y con qué criterios se debe efectuar la comparación entre la afirmación del hecho de la notoriedad de la marca y la realidad de esta aseveración.
Mi intervención se dividirá, por lo tanto, en dos partes. En la primera, analizaré el tema de la notoriedad de la marca, tratando de determinar su concepto y los ámbitos, dentro del derecho andino de marcas, en los que tiene trascendencia el hecho de la notoriedad. En la segunda parte, me centraré en el estudio de los criterios y de los medios que cabe utilizar para efectuar la mencionada comparación entre el hecho de la notoriedad de la marca y la realidad de su conocimiento.
2. REGIMEN JURIDICO DE LA MARCA NOTORIA
2.1 EL CONCEPTO DE MARCA NOTORIA
Como vamos a ver en su momento, en el análisis de la prueba de la marca notoria adquiere una especial importancia la determinación del concepto de marca notoria, ya que el hecho que se trata de probar es precisamente si la marca en cuestión reúne los rasgos conceptuales que permiten calificarla como marca notoria.
La Decisión 344 se refiere expresamente en cuatro de sus preceptos a la marca notoria, aunque no siempre con la misma expresión. En el artículo 83o se contienen dos referencias a la marca notoria, concretamente en sus letras d) y e), que para lo que ahora nos interesa disponen lo siguiente:
"Asimismo no podrá registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
...
d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero...
e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro".
Como puede advertirse fácilmente, la letra d) habla de "signo distintivo notoriamente conocido", mientras que la letra e) se refiere a la "marca notoriamente conocida", lo cual permite afirmar que la letra d) es más amplia que la letra e), ya que incluye no sólo la marca sino también otros signos distintivos, como por ejemplo el nombre comercial, y se refiere, como luego veremos, tanto a la marca notoriamente conocida como a la marca renombrada.
El segundo precepto que se refiere a la marca notoria es el artículo 84o, el cual constituye el objeto fundamental de mi intervención y establece lo siguiente:
"Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
b) La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
d) El análisis de producción o mercadeo de los productos que distingue la marca."
Este precepto habla solamente de "marca notoriamente conocida", lo cual, unido a su ubicación sistemática, plantea, como veremos en su momento, el problema de determinar su ámbito de aplicación.
El tercer artículo en el que se menciona la marca notoria es el 85, a cuyo tenor:
"A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes establecerán un sistema adecuado de notificación e información".
Este precepto, que se refiere también únicamente a la marca, utiliza la expresión más simplificada de "marca notoria", en lugar de la más correcta desde el punto de vista gramatical, como es "marca notoriamente conocida".
El cuarto y último precepto en el que se menciona este tipo de marca es el último párrafo del artículo 108o, que dice así:
"Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro".
Pues bien, aunque en ninguno de estas cuatro normas se define expresamente la marca notoria, es posible, a mi juicio, deducir de los mismos dicho concepto. En efecto, siguiendo al Profesor Fernández-Nóvoa, cabe definir la marca notoriamente conocida como "aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores)". De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marca: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio.
Ambas notas aparecen, como no podía ser de otro modo, en los preceptos de la Decisión 344 que se refieren a las marcas notorias. En efecto, a la nota del grado de difusión se refieren las letras a) y b) del artículo 84o. Así, al establecer los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida, la letra a) de este artículo se refiere a la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor y la letra b) a la intensidad y ámbito de la difusión y publicidad de la marca. Y a la nota del reconocimiento se refieren la letra d) del artículo 83o, cuando habla de "signo distintivo notoriamente conocido por los sectores interesados" y la citada letra a) del artículo 84o, cuando alude a la extensión del conocimiento de la marca entre los consumidores como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue concedida.
Pero la notoriedad es el resultado, la consecuencia o el efecto de algo. La marca no nace siendo notoriamente conocida sino que la notoriedad es el resultado de una determinada acción que en nuestro caso es el uso de la marca. Como ya afirmó en 1968 el Profesor Fernández-Nóvoa, de marca notoria debe hablarse cuando el uso intenso de la marca se ha traducido en la difusión de la misma entre el público de los consumidores. Para que surja, pues, la notoriedad --dice este autor-- es preciso que el uso desemboque en un resultado: que la marca intensamente usada sea reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial de las mercancías.
Sin embargo, el uso intenso de una marca, lo que tiene lugar, fundamentalmente, a través de actos de venta del producto o de prestación del servicio y de la publicidad, puede desembocar en dos resultados diferentes en cuanto a la extensión del conocimiento de la marca entre el público de los consumidores. Puede ocurrir que la extensión del conocimiento de la marca se haya producido tan sólo entre el público perteneciente a los círculos interesados del correspondiente sector o que la marca se haya difundido entre la generalidad del público de los consumidores. En el primer caso, estamos ante la marca notoriamente conocida, mientras que en el segundo estaríamos ante la marca renombrada.
A decir verdad las denominaciones acuñadas en la práctica para referirse a cada uno de estos dos tipos de marca no parecen muy acertadas, ya que cada una de ellas se sitúa en un plano diferente. La expresión "notoriamente conocida" hace alusión directa al grado de difusión de la marca, mientras que la expresión "renombrada" parece referirse más al prestigio o fama de la marca que a la extensión del conocimiento de la misma. A esto debe añadirse que incluso la palabra "notorio", que significa "público y sabido de todos", parece convenir mejor a la marca renombrada que a la notoria, en la medida en que es aquélla y no ésta, como luego se dirá, la que es pública y sabida por todos". Finalmente, como ha señalado el Profesor Areán Lalín, en la realidad del tráfico económico notoriedad y renombre suelen solaparse, de tal suerte que los signos que son conocidos por la mayoría de los consumidores suelen poseer una elevada reputación.
Tal vez por esta razón, se han podido suscitar algunas dudas en la doctrina sobre el concepto de estos dos tipos de marca. Así, el Profesor Areán Lalín parece entender que la marca renombrada es un tipo singular de marca notoriamente conocida que se caracterizaría por poseer un elevado prestigio, por lo cual no parece otorgar relieve al dato de si goza o no de un conocimiento generalizado entre el público de los consumidores. Este profesor dice, en efecto, lo siguiente:
"En rigor, la marca renombrada --o su equivalente la marca reputada, prestigiosa, famosa o célebre-- es un tipo singular de la categoría genérica de las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6o bis del Convenio de la Unión de París. La marca renombrada es, en efecto, una marca que además de ser conocida por los círculos interesados, suscita en el mismo fundadas expectativas acerca de un alto nivel de calidad de los correspondientes productos o servicios o, más exactamente, evoca ante los consumidores una imagen netamente positiva de las características tangibles e intangibles de los productos o servicios que diferencia".
Por su parte, Profesor Fernández-Nóvoa considera que la marca renombrada, además de poseer un elevado prestigio, debe tener un grado de difusión mayor que el de la marca notoriamente conocida. En efecto, el Profesor Fernández-Nóvoa sostiene que:
"Al igual que la marca notoria, la marca renombrada es una marca intensamente usada y que goza de difusión entre los consumidores; mas por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados".
Pues bien, para delimitar correctamente estos dos tipos de marcas que poseen unos límites ciertamente borrosos, hay que tratar de formular sus respectivos conceptos con claridad; ya que no parece que convenga cambiar las denominaciones "marca notoriamente conocida" y "marca renombrada", de general utilización en la práctica. Aunque no sería desacertado utilizar la expresión "marca mundialmente conocida" para referirse a la marca renombrada, ya que dicha expresión designa este tipo de marca con el mismo criterio que el de la marca "notoriamente conocida", a saber: la extensión del conocimiento de la marca.
Al igual que el Profesor Fernández-Nóvoa, creo que la diferencia esencial entre estos dos tipos de marcas radica en su distinto grado de difusión: la marca notoriamente conocida goza de difusión entre los círculos interesados del correspondiente sector, mientras que la marca renombrada goza de difusión en la generalidad de los sectores. El prestigio o la reputación es algo que puede añadirse a la marca notoriamente conocida y que posee siempre la marca renombrada. Pero no parece que sea un rasgo conceptual que permita deslindar con precisión estas dos figuras.
Por otro lado, debe señalarse que la diferencia entre estos dos tipos de marcas no es puramente conceptual, sino que se traduce en un diferente régimen jurídico. Así, mientras la marca notoriamente conocida está sujeta a la regla de la especialidad, pero ampliando el sector de las mercancías que quedan incluidas en aquel que pertenece dicha marca, en cambio la marca renombrada goza de una protección que va más allá del principio o regla de la especialidad: su titular puede ejercitar el ius prohibendi incluso en el caso de que la marca del tercero se aplique a mercancías o servicios distintos de aquellos para los que fue inscrita la marca renombrada. Precisamente porque la marca renombrada reúne siempre un elevadísimo grado de difusión y una elevada reputación es por lo que, como ha puesto de relieve el Profesor Fernández-Nóvoa, este tipo de marca suele ser protegida en los ordenamientos jurídicos más avanzados contra un doble riesgo: el riesgo de debilitamiento o "dilución" de su fuerza distintiva y el riesgo de envilecimiento de su prestigio o buena fama.
Así las cosas, la primera pregunta que surge es si la Decisión 344 se refiere únicamente a la marca notoriamente conocida o si, por el contrario, reconoce efectos también a la marca renombrada. A mi modo de ver, lo dispuesto en la letra d) del artículo 83o y en la letra d) del artículo 104o permite sostener que la Decisión 344 se refiere no sólo a la marca notoriamente conocida, sino también a la marca renombrada. Y ello porque la protección que se otorga a la marca en ambos preceptos va más allá de la regla de la especialidad. En efecto, en la letra d) del artículo 83o se reconoce al titular de la marca notoriamente conocida el derecho a impedir el registro de la marca posterior sin exigir necesariamente que entre las mismas se produzca confusión y aunque los productos o servicios distinguidos por los signos enfrentados sean distintos. Y en la letra d) del artículo 104o se habla también de "productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma" y de que el signo posterior "produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor" de la marca anterior. Características ambas, como es sabido, propias de la marca renombrada.
Así parece entenderlo también la jurisprudencia del Tribunal del Acuerdo de Cartagena, el cual traza con gran precisión y rigor la distinción entre estos dos tipos de marcas, basándose en los mismos criterios que propugnamos. Así, en el PROCESO No 1-IP-87, el Tribunal afirma textualmente:
"... las marcas pueden llegar a ser "intensamente usadas", género del cual son especies la marca "notoria" --de especial relevancia en el caso que se analiza-- y la "marca renombrada", que a la notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un goodwill muy alto por asignársele una excelente calidad".
Y en idéntico sentido se manifiesta el Tribunal en su sentencia del PROCESO No 2-IP-94, en la que sostiene que:
"La marca notoria es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca "renombrada", que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad ésta última más exigente".
La afirmación que realiza el Tribunal de que "toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad ésta última que es más exigente", resume perfectamente la diferencia entre ambas figuras.
Otro aspecto importante que debe destacarse es que la característica de la "notoriedad" --y lógicamente el renombre-- pueden predicarse tanto de una marca simplemente usada como de una marca registrada. A la marca notoriamente conocida usada o registrada se refieren las letras d) --ésta también a la marca renombrada-- y e) del artículo 83o, mientras que la citada letra d) del artículo 104o se refiere exclusivamente a la marca registrada notoriamente conocida o renombrada.
En resumen, aunque en la Decisión 344 se habla solamente de marca notoriamente conocida, de determinados preceptos se desprende que también se reconocen efectos de la marca renombrada, siendo las principales diferencias entre ambos tipos de marcas el distinto grado de difusión: mayor en la marca renombrada; y el distinto juego de la regla de la especialidad: atenuación de esta regla en la marca notoriamente conocida e inaplicación en la marca renombrada.
2.2 LOS DISTINTOS AMBITOS EN LOS QUE CABE RECONOCER EFECTOS DE LA MARCA NOTORIA
Una vez que hemos visto el concepto de marca notoriamente conocida, es preciso referirse a los distintos ámbitos en los que se reconocen efectos a las marcas notoriamente conocidas.
En general, cabe señalar que la marca notoriamente conocida puede producir efectos en cuatro ámbitos diferentes. A saber, en el nacimiento de la marca, en la fase de registro, en la configuración del ius prohibendi y en el proceso de nulidad. Seguidamente, vamos a analizar en qué ámbitos reconoce efectos a la marca notoriamente conocida la Decisión 344.
2.2.1 Irrelevancia de la notoriedad en lo concerniente al nacimiento del derecho sobre la marca
Para ver si en la Decisión 344 se concede o no relieve a la notoriedad de la marca en el momento del nacimiento del derecho sobre la misma, permítanme que me detenga algunos momentos en la Ley Española de Marcas.
En el artículo 3o de la Ley española se establece una doble vía para el nacimiento del derecho sobre la marca. La vía general es la que se prevé en el aparato 1 de este artículo y consiste en el nacimiento de la marca a través de su registro válidamente efectuado en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Pero junto a esta vía general se establece otra excepcional en el aparato 2 de este precepto que consiste en la posibilidad de que el usuario anterior de una marca notoriamente conocida en España por los sectores interesados ejercite una acción ante los Tribunales para conseguir la anulación de la marca registrada posterior de un tercero que sea confundible con su marca.
Para que entre en juego la vía excepcional de nacimiento del derecho sobre la marca se necesita la concurrencia de cuatro presupuestos que se establecen en el citado apartado 2 del artículo 3o de la Ley Española.
El primer presupuesto es que el demandante demuestre que ha comenzado a usar en España su marca con anterioridad a la solicitud de la marca registrada del tercero cuya nulidad se solicita, produciendo dicho uso el efecto de que la marca usada es notoriamente conocida en España por los sectores interesados.
El segundo presupuesto consiste en que exista riesgo de confusión entre la marca anteriormente usada y notoriamente conocida y la posteriormente registrada. Lo cual exige que los signos enfrentados sean idénticos o semejantes y que los productos distinguidos por dichos signos sean idénticos o similares.
El tercer presupuesto es que la acción de nulidad se ejercite antes del plazo de prescripción previsto por la Ley que es de cinco años a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de la concesión de la marca cuya nulidad se pretende.
El cuarto y último presupuesto es que, al tiempo que presenta su demanda, el usuario anterior de la marca notoriamente conocida solicite ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la concesión a su favor de la marca cuya nulidad insta.
De lo dicho se desprende que al usuario anterior de una marca notoriamente conocida se le concede una acción judicial para conseguir la anulación de la marca confundible registrada con posterioridad por un tercero, que prescribe a los cinco años y que, y esto es lo que debe subrayarse, debe ser acompañada de la solicitud de dicha marca por el usuario impugnante. En este sistema se concede, pues, una única oportunidad al usuario extrarregistral de la marca notoriamente conocida de poder impugnar el registro de su marca por un tercero, ya que el ejercicio de la acción de impugnación exige como presupuesto inexcusable que dicho usuario solicite para sí la marca notoriamente conocida. Por lo cual, es un sistema que conduce necesariamente a la sustitución en la Oficina de Patentes y Marcas de la marca registrada por el tercero por la marca notoriamente conocida del usuario extrarregistral. Y decimos que conduce necesariamente a la sustitución de una marca por la otra, porque si el tercero consiguió registrar su marca es porque no existía ningún obstáculo que lo impidiese. De donde resulta que el registro posterior por el usuario extrarregistral que es consecuencia de la acción de impugnación tampoco se verá obstaculizado por ningún impedimento.
Cuanto se acaba de decir nos permite afirmar que en la Decisión 344 no se concede relieve a la notoriedad de la marca en el momento del nacimiento del derecho sobre la misma. En efecto, aunque es cierto, como seguidamente veremos, que el usuario extrarregistral de una marca notoriamente conocida puede oponerse al registro de una marca confundible con la suya; y aunque es cierto también que esto supone que por causa de esta oposición el tercero solicitante no puede obtener el registro de dicha marca, no es menos cierto que esto no significa que la Decisión 344 reconozca efectos a la notoriedad de la marca en el nacimiento del derecho sobre la misma.
Y ello por la fundamental razón de que el usuario extrarregistral de la marca notoriamente conocida ni tiene obligación de solicitar el registro de su marca al tiempo de formular la oposición, ni --y esto es lo más importante-- tiene en todo caso asegurado el registro posterior de su marca por el simple hecho de haberse opuesto con éxito al registro de la marca del tercero. En efecto, cabe la posibilidad de que exista un obstáculo, por ejemplo el derecho anterior de otro tercero, que impida el registro de la marca notoriamente conocida a favor del usuario extrarregistral, aún a pesar de haber conseguido oponerse con éxito al registro de la marca por el tercero.
Así lo ha declarado, por lo demás, el Tribunal del Acuerdo de Cartagena en su reciente sentencia de 30 de agosto de 1,996, que resolvió el PROCESO No 08-IP-95, al afirmar textualmente.
"2. Dentro del Sistema andino comunitario, la única vía para adquirir el derecho exclusivo sobre el uso de una marca es su registro en la Oficina Nacional Competente".
En este punto, cabe plantear la cuestión de si el usuario extrarregistral de una marca notoriamente conocida que hubiese logrado la denegación de la marca solicitada posterior invocando las letras d) o e) del artículo 83o, podría invocar el derecho preferente al registro que concede por el plazo de tres meses el artículo 111o. En mi opinión, la respuesta es negativa por dos razones. La primera es que estamos ante un derecho excepcional que solamente debe jugar en el supuesto expresamente previsto, que es el la cancelación del registro de una marca por falta de uso. Y la segunda se deriva de la propia colocación sistemática de este precepto, que va inmediatamente después de los artículos que regulan la cancelación de la marca por falta de uso, por lo que parece que solamente se aplica en este supuesto. Sin embargo, en una futura revisión de la Decisión 344 sería aconsejable prever una medida como la del artículo 111o a favor del usuario extrarregistral de la marca notoriamente conocida.
En resumen, al igual que suceden en el Reglamento 40/94 sobre la Marca Comunitaria, la Decisión 344, como dice con toda claridad en su artículo 102o, reconoce una única vía para que nazca el derecho sobre la marca: el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional competente.
2.2.2 La notoriedad de la marca en la fase de registro
A diferencia de lo que sucede con el nacimiento del derecho, la Decisión 344 reconoce efectos a la notoriedad de la marca en la fase de registro. Así, en las letras d) y e) del artículo 83o se establecen impedimentos al registro de marcas basados en derechos sobre signos distintivos de terceros, registrados o no, que se fundan en la notoriedad o el renombre de dichos signos.
a) Los presupuestos de aplicación de la letra d) del artículo 83o
Los presupuestos para la aplicación de la prohibición de registro contenida la letra d) del artículo 83o pueden resumirse así:
1.- El signo oponente, que ha de pertenecer a un tercero y que puede ser registrado o solamente usado, debe reunir los siguientes requisitos. En primer lugar, puede ser una marca u otro signo distintivo, como por ejemplo, un nombre comercial. En segundo lugar, debe ser notoriamente conocido por lo sectores interesados. Y, en tercer lugar, debe ser notoriamente conocido en cualquier de los siguientes espacios territoriales: el país en el que el tercero solicita el registro, el comercio subregional o el internacional sujeto a reciprocidad.
2.- El signo solicitado como marca debe reunir los dos siguientes requisitos. Ha de ser solicitado por un tercero que no sea el titular del signo notoriamente conocido que opera como impedimento y ha de consistir en la reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial del signo notoriamente conocido.
3.- En cuanto a los productos distinguidos por el signo cuyo registro se solicita y por el signo notoriamente conocido opuesto como impedimento, cabe señalar que pueden ser idénticos, similares o distintos. En el caso de que sean idénticos o similares, sean estos últimos de la misma o de diferentes clase del Nomenclator, se producirá riesgo de confusión, aunque no lo diga expresamente esta norma.
Pero la prohibición de la letra d) del artículo 83o es importante no sólo por lo que dice, sino por lo que omite. Y entre lo que no dice el precepto, me parece de singular relieve que no exista en el mismo ninguna referencia expresa al riesgo de confusión. Esta omisión, unida al hecho de que los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas sean distintos, permite sostener, como ha venido diciendo, que en esta norma se reconocen efectos a la figura de la marca renombrada.
b) Los presupuestos de aplicación de la letra e) del artículo 83o
A diferencia de la prohibición anterior, la contenida en este precepto se refiere exclusivamente a la marca notoriamente conocida. En esta letra del artículo 83o se configura como impedimento al registro de una marca el hecho de que la misma sea similar a una marca anterior notoriamente conocida hasta el punto de producir confusión. La referencia que aparece al final del párrafo primero de esta norma sobre la irrelevancia de la clase de los productos o servicios que se pretenden distinguir con la marca solicitada, debe ser entendida en el sentido de la mencionada atenuación de la regla de la especialidad, pero no en el sentido de que ésta no entre en juego. Así se desprende, en mi opinión, de la primera parte de la norma en la que se establece como uno de los presupuestos de aplicación de la norma el que se produzca riesgo de confusión.
2.2.3 La notoriedad de la marca en la configuración del ius prohibendi
Otro de los ámbitos en los que se puede reconocer eficacia a la notoriedad de la marca es a la hora de delimitar el contenido del derecho de marca. Como es sabido, el contenido del derecho de marca posee un doble aspecto. Un aspecto positivo que determina las facultades que se conceden al titular con respecto a la utilización de la marca y un aspecto negativo o "ius prohibendi" que establece los actos que puede prohibir el titular a los terceros en virtud del registro de su marca. Hay legislaciones, como la española, que regulan ambos aspectos del contenido del derecho de marca. Pero hay otras que solamente disciplinan el aspecto negativo o "ius prohibendi". La Decisión 344 pertenece a las legislaciones que se ocupan únicamente de regular el aspecto negativo del derecho de marca.
El artículo 104o, en lo que ahora nos interesa, fija el siguiente contenido del aspecto negativo del derecho de marca:
"El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales hayan sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:
...
d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca".
De la simple lectura de este precepto se desprende que el titular de una marca registrada puede ejercitar su "ius prohibendi" contra los terceros que sin su consentimiento usen un signo que, aun aplicándose a productos o servicios distintos a los suyos, pueden inducir al público a error o confusión, o le pueden causar un daño económico o comercial injusto, o producen una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de su marca.
Pues bien, solamente con respecto a las marcas registradas notoriamente conocidas y a las marcas renombradas se puede dar un uso de las características especificadas en este precepto. En efecto, el uso por un tercero de un signo aplicado a productos o servicios diferentes de aquellos para los que se ha registrado la marca anterior, solamente puede inducir a error o confusión, o puede originar un daño económico o comercial injusto, o diluir la fuerza distintiva o el valor comercial de dicha marca, si la misma ha conseguido un grado de difusión y de reconocimiento como el de la marca notoriamente conocidas o el de la marca renombrada.
2.2.4 La notoriedad de la marca en el proceso de nulidad
El cuarto y último ámbito en el que cabe reconocer efectos a la marca notoriamente conocida es el de la nulidad de las marcas registradas. En los Sistemas de Marcas que, como el español, reconocen efectos a la notoriedad en el nacimiento del derecho de marca, se prevén dos acciones de nulidad de la marca registrada: la nulidad que resulta del ejercicio de la acción de impugnación por el usuario extrarregistral de la marca notoriamente conocida contra la marca confundible registrada posterior y la nulidad del registro prevista para los supuestos en los que se inscribe una marca contraviniendo las prohibiciones de registro establecidas por la Ley.
En cambio, en aquellos Sistemas que sólo reconocen los efectos de la notoriedad en la fase de registro, se suele prever una única acción de nulidad que tiene su fundamento en el registro de una marca infringiendo alguna de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley. Así ocurre con la Decisión 344, la cual, en plena coherencia con el no reconocimiento de efectos a la notoriedad en el nacimiento del derecho sobre la marca, regula una única acción de nulidad en el artículo 113o que se basa en la infracción de las prohibiciones de registro previstas, fundamentalmente, en los artículos 82o y 83o de la Decisión 344.
En efecto, para lo que ahora nos interesa, el citado artículo 113o establece lo siguiente:
"La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada la nulidad de registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:
a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente decisión.
...
c) El registro se haya obtenido de mala fe.
Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:
1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.
Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento."
La lectura de este precepto sugiere las dos siguientes reflexiones. En primer lugar, y con respecto a las marcas notoriamente conocidas y renombradas, cabe indicar que se podrá ejercitar una acción de nulidad contra el registro de aquellas marcas que hubieren sido indebidamente concedidas por concurrir en el caso los presupuestos de aplicación de los impedimentos previstos en las letras d) y e) del artículo 83o o bien, como suele suceder frecuentemente, cuando la marca que vulnera los derechos del titular la marca notoria o renombrada se ha inscrito de mala fe. La segunda reflexión es que la acción de nulidad puede ejercitarse en cualquier momento, por lo que es imprescriptible. La Decisión 344, si bien parece distinguir entre prohibiciones absolutas de registro que serían las del artículo 82o y las relativas que serían las del artículo 83o, al contrario que otras legislaciones como la española, no ha llevado esta distinción hasta la consecuencia, que parece lógica, de prever un plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones de nulidad derivadas de la contravención de las prohibiciones contenidas en el artículo 83o.
3. LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD
3.1 PRELIMINAR
Una vez que ya conocemos el hecho que hay que probar, esto es, la notoriedad o, en su caso, el renombre de la marca, estamos ya en condiciones de entrar en el análisis de la prueba de la notoriedad de la marca. Pero antes debemos deshacer un posible error en el que podría incurrirse por la distinta terminología que se utiliza en materia de marcas y en la de la prueba. En efecto, de todos es conocido que en materia de prueba rige el criterio de que los hechos notorios no necesitan ser probados: "notoria non egent probatione". De aquí que se pueda plantear la cuestión que si la notoriedad de una marca es uno de esos hechos notorios que no necesitan de prueba. La respuesta es negativa. Aunque se emplee la denominación de marca notoriamente conocida, lo cierto es que la notoriedad stricto sensu es un hecho que necesita ser probado. Cosa diferente sucede, a mi modo de ver, con las marcas que son verdaderamente renombradas, como por ejemplo, la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una prueba, lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba. Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marcha en cuestión es notoria o renombrada. En tal hipótesis, los aconsejable es llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria.
Aunque en el PROCESO No 1-IP-87 el Tribunal del Acuerdo de Cartagena había afirmado que al ser la notoriedad de la marca un "hecho notorio" no estaba necesitado de prueba, con posterioridad en el PROCESO No 5-IP-94 modificó esta opinión, la cual ha sido reiterada en la citada sentencia de 30 de agosto de 1.996 en el PROCESO No 08-IP-95, en la que se afirma:
"6. La protección de la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a esa marca esa característica".
Ya hemos dicho que la prueba jurídica es una actividad que se desarrolla en el proceso encaminada a formar la convicción del Juzgador y que consiste, básicamente, en una comparación entre una afirmación sobre unos hechos y la realidad de los mismos. Si traemos aquí las conclusiones sobre la marca notoriamente conocida que hemos sentado con anterioridad, podemos afirmar que la prueba de la notoriedad de una marca consiste, en principio, en aquella actividad desarrollada en el proceso encaminada formar la convicción del Juzgador consistente en comparar la afirmación sobre que una determinada marca ha alcanzado, en el correspondiente ámbito territorial, una gran difusión y es reconocida por los círculos especializados del sector al que pertenecen los productos o servicios distinguidos por la misma como perteneciente a un determinado origen empresarial y la realidad de la verdadera difusión y reconocimiento que tiene dicha marca. Y digo que, en principio, porque no todo prueba sobre la notoriedad de una marca se desarrolla en el marco de un proceso judicial.
Así pues, lo primero que hay que señalar es que al estudiar la prueba no debemos limitarnos a la que se practica en el ámbito judicial, sino que lo dicho debe valer también para la prueba que se desarrolla en la fase de registro de la marca.
Por otro lado, el estudio de la prueba obliga a referirse a una serie de temas de indudable importancia, entre los que cabe destacar el de la carga de la prueba, el de los medios de prueba que se pueden utilizar, el de pertinencia de los medios propuestos y el de la valoración de la prueba. A estos temas me iré refiriendo a medida que vaya analizando el contenido del artículo 84o.
3.2 ALCANCE DEL ARTICULO 84o DE LA DECISION 344
Ante todo, debe destacarse que la Decisión 344 contiene una norma específica sobre la prueba de la marca notoria. Esta norma es el ya citado artículo 84o, cuya redacción textual recuerdo nuevamente:
"Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
b) La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
d) El análisis de producción o mercadeo de los productos que distingue la marca."
La primera reflexión que me suscita este precepto, ante la inexistencia de una norma semejante en la Ley de Marcas española y en los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria (el 40/94 y el 2868/95), es la de si se acertó o no al incluirla en la Decisión 344. Pues bien, por las razones que iré exponiendo en lo que me resta de intervención les adelanto que, en mi opinión, ha sido un indudable acierto la inclusión del artículo 84o en la Decisión 344.
Pero a pesar del indudable acierto que supone prever esta norma, la misma plantea algunos problemas de tipo general a los que debe darse respuesta, entre los que me permito destacar los dos siguientes.
El primero es el de su ámbito de aplicación. Adviértase, en efecto, que el artículo 84o está colocado sistemáticamente en las normas dedicadas al "registro" de las marcas y, sin embargo, hemos visto que la Decisión 344 reconoce efectos a las marcas notorias no sólo en la fase de registro, sino también en la configuración del "ius prohibendi" y en el proceso de nulidad de las marcas registradas. La respuesta a esta cuestión es importante porque si se sostiene que sólo puede aplicarse el artículo 84o en la fase de registro, habremos excluido el juego de este precepto en el ámbito judicial, que es en el que ejercita el titular de la marca su ius prohibendi y en el que se entablan las acciones de nulidad del registro de marcas. Pues bien, tengo para mi que, a pesar de su ubicación sistemática, el artículo 84o es aplicable en todos los ámbitos en los que se reconocen efectos a la marca notoria y, en consecuencia, también en el ámbito judicial. En este mismo orden de ideas, debe indicarse que aunque el artículo 84o se refiere expresamente tan sólo a la marca notoriamente conocida es evidente que también es aplicable a esos otros signos a los que se refiere la letra d) del artículo 83o, como por ejemplo el nombre comercial, cuando sea necesario acreditar su notoriedad o renombre. Por lo cual, el ámbito objetivo de aplicación del artículo 84o es más amplio que el que se desprende de su propia redacción literal.
El problema del ámbito de aplicación del precepto destinado a determinar la notoriedad de la marca no se plantea, en cambio, en el Derecho peruano. En efecto, con un indudable acierto el Decreto Legislativo No 823 que contiene la Ley de Propiedad Industrial de Perú dedica un Título específico, el XI, a las Marcas notoriamente conocidas, y en este Título aparece el artículo 188o, que equivale al 84o de la Decisión 344, el cual por estar ubicado en ese Título específicamente destinado a las marcas notoriamente conocidas es aplicable a todos los supuestos en los que entre en juego el dato de la notoriedad de la marca. El único problema que puede plantearse en este Ordenamiento Jurídico es el relativo al ámbito objetivo de aplicación, ya que la letra d) del artículo 130o del Decreto Legislativo No 823 habla, al igual que la letra d) del artículo 83o de la Decisión 344 de "signo" notoriamente conocido, y el Título XI se refiere de manera expresa únicamente a las Marcas notoriamente conocidas. No obstante, estimo que lo dicho en este Título XI es aplicable también a los nombres comerciales notoriamente conocidos.
El segundo problema de carácter general es determinar el propio alcance del artículo 84o. Es claro que este precepto se refiere a la prueba y a la marca notoria, pero ¿qué es lo que regula?, ¿cómo deben entenderse desde el punto de vista procesal los criterios a los que se refiere este precepto?, ¿cuáles son los efectos que producen estos criterios en el ámbito de la prueba? y, finalmente, ¿es necesario que concurran todos los basta con que se de alguno de ellos?.
En mi opinión, parece claro que el artículo 84o no se refiere a los medios de prueba. Y ello por dos razones. La primera es la propia redacción literal del precepto, en el que en ningún momento se habla de medios de prueba, sino de criterios que hay que tener en cuenta para determinar si una marca es notoriamente conocida. La segunda razón es que la Decisión 344 conoce perfectamente lo que son los medios de prueba y cuando quiere referirse a ellos, lo dice con toda claridad. Así sucede por ejemplo en el artículo 108o cuando al regular la cancelación del registro de marca por falta de uso, dispone textualmente en el inciso inicial de su párrafo segundo.
"Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: ..."
Parece claro también que tampoco son presunciones ni las llamadas "máximas de experiencia", esto es juicios hipotéticos obtenidos de hechos o circunstancias concluyentes que llevan a conclusiones razonables y que el juez puede utilizar sin sobrepasar el principio de aportación de hechos por las partes. Tampoco pueden ser calificados como reglas legales para la valoración de la prueba, ya que no imponen un resultado determinado en la valoración de la prueba. ¿De qué se trata entonces?. Pues parece que de algo tan simple como lo que se desprende de su expresión literal: estamos ante la apreciación de unos hechos, o más técnicamente, de unos criterios, que deben tenerse en cuenta, porque así lo establece la Ley, a la hora de valorar la prueba aportada sobre la notoriedad de una marca. Pero bien entendido que el Juzgador sigue teniendo plena libertad para valorar la prueba siguiendo, como se dice en el Derecho español, las reglas de la sana crítica. En este mismo sentido se manifiesta el Tribunal del Acuerdo de Cartagena, el cual en la citada sentencia del PROCESO No 08-IP-95, reitera su afirmación del PROCESO No 5-IP-94:
"En este contexto podría corresponder a la autoridad administrativa o judicial competente ordenar las pruebas que juzgue necesarias y proceder a la valoración de las presentadas por las partes, con arreglo a los principios de la sana crítica".
En cuanto a los efectos que pueden producir los criterios sobre la prueba contenidos en el artículo 84o, me interesa destacar el siguiente. Como es sabido, los Jueces suelen tener un amplio arbitrio para rechazar las pruebas propuestas por las partes que sean, a su juicio, impertinentes o inútiles. Así lo dice, por ejemplo, el artículo 566o de la Ley de Enjuiciamiento Civil española. Sin embargo, no resulta fácil determinar si un determinado medio de prueba es o no pertinente. El Tribunal Supremo español considera que son impertinentes las pruebas que no tienen conexión ni enlace con los hechos fundamentales del pleito, o no tienen influencia alguna para resolver la cuestión controvertida. Pero como el juicio de "pertinencia" tiene que hacerse en la fase probatoria y cuando sólo se ha consumido la fase de alegaciones, parece que existe una especie de "prejuicio" sobre el fondo del litigio en un fase bastante anticipada del proceso.
Pues bien, uno de los efectos que, a mi juicio, cabe extraer del citado artículo 84o tiene que ver con el juicio sobre la pertinencia de los medios de prueba propuestos. En efecto, en mi opinión cuando se propongan medios de prueba que persigan obtener una respuesta sobre cualquier de los criterios contenidos en dicho precepto, parece que el Juez no podría rechazar tales medios de prueba por considerarlos impertinentes o inútiles. Es decir, la prueba propuesta dentro de los límites del artículo 84o produce el efecto de convertirla en "pertinente", lo que supone, en cierta medida, un límite al juicio de pertinencia del Juzgador.
Finalmente, en cuanto al problema de si es necesario para probar la notoriedad de una marca que se den todos los criterios o solamente alguno, soy de la opinión de que no son necesariamente concurrentes, en el sentido de que la prueba no debe acreditar que se cumplen todos y cada uno de ellos. No obstante, cuantos más se cumplan mayor será la posibilidad de que se consiga probar la notoriedad de la marca.
3.3 ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE PRUEBA DEL ARTICULO 84
Una vez determinado el alcance general del artículo 84o, es preciso analizar seguidamente, los distintos criterios que a los que se refiere el precepto, que, como señala su propio encabezamiento --"entre otros", dice la norma--, no tienen carácter limitativo, sino simplemente ejemplificativo.
Como ya hemos dicho, y así se señala también expresamente en el inciso inicial del artículo 84o, la finalidad que persiguen los criterios que vamos a examinar a continuación es determinar la notoriedad de una marca, que en la fase de registro y en el proceso de nulidad es la marca oponente y en el proceso por infracción, la marca infringida.
Teniendo a la vista las letras d) y e) del artículo 83o y el artículo 113o, se puede afirmar que el titular del signo oponente --la carga de la prueba de la notoriedad recae sobre el que la afirma-- para probar la notoriedad, en la fase de oposición al registro o en el proceso de nulidad, debe acreditar que su signo es notoriamente conocido por los sectores interesados y que lo es en el mercado relevante, a saber: en el país en el que se solicita el registro o en comercio subregional o en el internacional sujeto a reciprocidad. Y esta misma prueba habrá de realizar si desea ejercitar su "ius prohibendi" contra los terceros que utilicen un signo con respecto a productos o servicios distintos a aquellos para los que tiene registrada su marca, cuando dicha utilización puede inducir al público a error, o pueda causarle un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de su marca. A la prueba de estos extremos se dirigen los criterios establecidos en el artículo 84o.
a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada
La primera reflexión que me suscita la lectura de este apartado del artículo 84o es que mira al resultado en el que ha desembocado el uso de la marca, no a los actos de uso: se atiende a la extensión del conocimiento de la marca entre los consumidores producido por consecuencia del uso de la marca.
En este apartado se alude a los dos criterios que permiten calificar una marca como notoriamente conocida. En efecto, por un lado, se trata de determinar el grado de conocimiento que tienen de una determinada marca los consumidores y, por otro lado, se intenta establecer si la marca es reconocida como distintivo de unos determinados productos o servicios en atención a su origen empresarial. Pero aunque estamos ante dos criterios distintos, están tan íntimamente ligados entre sí que la prueba se practica conjuntamente sobre ambos.
La extensión del conocimiento de una marca entre los consumidores es, por otra parte, el parámetro que permite decidir con mayor rigor ante qué tipo de marca nos encontramos. La extensión del conocimiento de una marca entre el público de los consumidores o, lo que es lo mismo, su "difusión" es, como ya hemos visto, uno de los presupuestos de la notoriedad, de tal manera que cuando el conocimiento de la marca está extendido entre los círculos interesados del correspondiente sector, se está ante una marca notoria. Pero la determinación de este parámetro puede servir para algo más: si la prueba practicada acredita que la marca está difundida entre la generalidad de los consumidores y no sólo entre los círculos especializados de un determinado sector, entonces estaremos ante una marca renombrada.
El medio de prueba especialmente dirigido a determinar con mayor exactitud la extensión del conocimiento de una marca entre los consumidores es el Estudio de Mercado. La práctica de esta prueba, que se basa en la respuesta de los consumidores a un cuestionario previamente preparado para dicha finalidad, debe realizarse a través de la prueba pericial. Ahora bien, si se elabora un Estudio de Mercado realizado a instancia de parte y sin las formalidades exigidas por la Ley, tal estudio debería presentarse como prueba documental. En ese último caso, habría que recurrir a la prueba testifical para que el firmante del Estudio de Mercado ratificase su contenido, salvo que compareciese ante Notario o Fedatario Público e incorporarse el estudio a un Acta Notarial, en cuyo caso no haría falta la ratificación mediante prueba testifical porque al haberse efectuado ante el Notario produciría los mismos efectos que esta prueba.
b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca
A diferencia de lo que sucede con la letra a), en la letra b) se atiende más a los actos de uso y a la intensidad de los mismos que al resultado del uso. Obsérvese, en efecto, que este criterio trata de determinar, en primer término, la intensidad y el ámbito de difusión de la marca. La expresión "intensidad de la difusión" de la marca parece referirse a la cifra de ventas de los productos o de la prestación de los servicios y el "ámbito de la difusión" parece que persigue la determinación del espacio territorial en el que se han difundido los productos o servicios distinguidos con la marca.
Y, por otra parte, se alude también al segundo de los actos a través de los cuales se usa la marca, a saber: la publicidad o promoción de la misma. Las cifras relativas a los recursos invertidos en la publicidad y promoción de la marca y los medios en los que se ha realizado, sirven para acreditar también la intensidad del uso de la marca y su ámbito de difusión.
Los medios de prueba a través de los cuales podrán acreditarse las cifras de ventas y las inversiones en publicidad y el espacio territorial en el que han tenido lugar serán, fundamentalmente, la prueba documental y la prueba de libros. Como documentos cabe aportar las certificaciones de terceros relativas a las inversiones del titular de la marca en publicidad y los medios en los que han tenido lugar, así como las propias certificaciones del titular de la marca relativas a sus cifras de ventas, a la lista de sus compradores y países en los que están asentados, a sus inversiones en publicidad y promoción y a los medios en los que éstas han tenido lugar. Pero el titular de la marca puede aportar también certificaciones de sus propios libros de comercio de las que resulten los mencionados datos e incluso proponer una prueba pericial mercantil o contable sobre los mismos.
c) La antigüedad de la marca y su uso constante
Este criterio, que como dice acertadamente entre Ustedes el Sr. Ricardo Antequera "si bien pude constituir un buen elemento de referencia, no es indispensable para la notoriedad de la marca", debe entenderse, en mi opinión, como un simple indicio que, unido a otros, puede llevar a la convicción de que la marca se ha convertido en una marca notoriamente conocida. Pero es solamente un indicio, ya que en ocasiones ocurre que una marca reciente se convierte en notoriamente conocida en muy poco tiempo si es objeto de un uso muy intenso por su titular.
La antigüedad de la marca se acredita por medio de la certificación registral de dicha marca y el uso de la misma puede probarse a través de los medios expresamente previstos en el ya citado artículo 108o de la propia Decisión 344.
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca
Este último criterio parece que trata asimismo de probar más que el resultado en el que ha desembocado el uso, el hecho mismo del uso de la marca y el ámbito territorial donde ha tenido lugar. Pero ambas cosas son importantes a los efectos del reconocimiento de la notoriedad de una marca. En efecto, el análisis de la producción permitirá descubrir tanto el volumen de producción como el lugar de fabricación de los productos, mientras que el mercadeo puede permitir la acreditación de los pasos que ha seguido el producto desde su fabricación hasta su llegada al consumidor.
El medio de prueba que puede servir para acreditar estas circunstancias es, fundamentalmente, la prueba documental, que consistirá tanto en las certificaciones del propio titular de la marca como en otras de terceros.
3.4 OTROS MEDIOS DE PRUEBA POSIBLES
Para finalizar mi intervención, permítanme que me detenga por unos instantes en otros medios posibles previstos en la Decisión 344 para probar la notoriedad de la marca. Me refiero a su artículo 85o que dispone lo siguientes:
"A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes establecerán un sistema adecuado de notificación e información"
Desconozco si este sistema ha empezado a funcionar y qué es lo que se recoge y se notifica a través del mismo. Pero si las distintas oficinas nacionales llegan a confeccionar una lista de marcas respecto de las cuales se ha acreditado ya su notoriedad o renombre, no cabe duda de que, al menos en la fase de registro, la inclusión de una marca en dicha lista podría servir como una prueba de la notoriedad en la fase procedimental de registro, que podría ser destruida al formular observaciones si se acredita que la correspondiente marca ha perdido la condición de marca notoria. Y lo mismo cabe decir en el ámbito judicial.
La inclusión en la lista, pues, no serviría para probar sin más la notoriedad de la marca, pero podría ser un indicio muy importante de ello, sobre todo si en la lista se incluyesen las marcas declaradas notorias por sentencias firmes de los Tribunales de Justicia. Pero sin olvidar que la notoriedad o el renombre de una marca no son características permanentes e inmutables, sino que están sometidos o oscilaciones --menores en las marcas renombradas--, por lo cual los Tribunales y las autoridades administrativas tienen que tener muy en cuenta la realidad concreta del momento en el que se discuta la notoriedad de la marca.
Muchas gracias.
NOTAS
(*) Texto de la conferencia pronunciada por el Autor en el Seminario organizado por el Tribunal del Acuerdo de Cartagena en Quito, Cuenca, Guayaquil y Trujillo en julio de 1,996.
(**) Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Abogado.