LA OPOSICIÓN ANDINA (ARTICULO 93o DE LA DECISIÓN 344) ¿EL PERRO DEL HORTELANO?

LA OPOSICIÓN ANDINA (ARTICULO 93o DE LA DECISIÓN 344) ¿EL PERRO DEL HORTELANO?ALVARO ECHEANDIA BUSTAMANTE (*) - PERÚ (Lima)
Es importante determinar con precisión los diversos derechos que concede la normatividad legal a los titulares de un signo distintivo registrado bajo los alcances de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, más aún si dentro de dicho cuerpo legal existen derechos que se contraponen.
Antes que nada, debemos referirnos a un derecho que nace aún antes de acceder al registro marcario del signo. Este, es el Derecho de Prioridad o Reserva Registral, concedido tanto por el Artículo 103o de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como por el Artículo 143o del Decreto Legislativo No 823 y por el Artículo 4o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
En términos generales, el derecho en cuestión concede al solicitante de un signo, el derecho de poder solicitar a registro el mismo signo para los mismos productos, en otro País Miembro. Aquel podrá oponer frente a terceros los derechos que provengan de esa primera solicitud, siempre que lo haga dentro de la vigencia de aquella, y que además deber ser invocada expresamente en la segunda solicitud.
De está manera, el solicitante de un signo en el Perú podrá solicitarlo a registro en Colombia y obtener también allí un segundo registro, aún en el supuesto que un tercero lo hubiere solicitado a registro en dicho país con anterioridad a la segunda solicitud. Para ello, la fecha de la primera solicitud deberá ser anterior a la del tercero y además deberá ser reivindicada dentro del plazo de Ley.
Es el caso, que tanto la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como el Convenio de París, establecen que el plazo dentro del cual se podrá reivindicar la prioridad es de seis meses, computados desde la fecha de la primera solicitud. En este sentido, el Artículo 143o del Decreto Legislativo No 823 se remite a aquel plazo al indicar que "los derechos de prioridad reconocidos por acuerdos internacionales suscritos por el Perú, deberán ser reclamados dentro del plazo establecido por el propio acuerdo o tratado, no aceptándose el reclamo una vez publicada la solicitud".
A nuestro entender, está norma tiene un solo sentido, que es el de proteger al primer solicitante del signo en los demás países pertenecientes a la esfera de ambos convenios, siempre y cuando no se contraponga a otros derechos, pero solo por un tiempo determinado. En efecto, se le otorga al solicitante un plazo para evaluar si también solicitará protección en otros países, vencido el cual su mejor derecho sobre el signo en cuestión caduca.
En este sentido, si no reivindica la prioridad dentro del plazo, ya sea por que no solicitó a registro el signo en el otro país, o porque habiéndolo hecho no reivindicó expresamente ésta o por haberlo solicitado a registro una vez vencidos los 6 meses, este derecho caducará sin poder ser invocado posteriormente.
Es así, que antes de acceder al registro de un signo la legislación ya concede una protección limitada al solicitante, la cual necesariamente está supeditada a la buena fe de aquél. Esta protección, necesariamente deberá ser invocada por el titular de la misma. Las razones para no hacer uso de este derecho de prioridad, pueden ser muchas, pero la más de las veces es que el solicitante no desea registrar el signo en los otros países.
En nuestra opinión, la institución de este derecho de prioridad confirma que los alcances de un registro marcario están limitados al territorio donde este fue concedido, ya que de lo contrario no se requeriría reivindicar prioridad ni presentar solicitud en terceros países de la subregión.
Ahora bien, existe un sector que considera que los derechos provenientes del registro de un signo, bajo las normas de la Comunidad Andina, se extienden más allá de las fronteras del país donde se registró. No hemos encontrado en la legislación andina, así como tampoco en la legislación nacional referencia alguna que respalde dicha posición, salvo el Artículo 93o de la Decisión 344, que crea la llamada "Oposición Andina".
Ahora bien, toca referirnos a los derechos que la legislación nacional y andina concede al titular de un signo registrado, los cuales a nuestro entender, están siempre limitados al país en el cual el mismo se registró.
Así, el primer derecho reconocido al titular de un signo, es el derecho de exclusiva en su uso constituyéndose en favor de aquel un monopolio temporal. Este derecho, está expresamente reconocido por el Decreto Legislativo No 823 y por la Decisión 344.
Doctrinariamente el derecho de exclusiva sobre una marca se divide en dos facetas; una faceta positiva y otra negativa. La faceta positiva, es aquella que faculta al titular del signo a usarlo, cederlo o conceder una licencia sobre aquél. Es decir, el titular del signo tiene la potestad de disponer de aquél.
Por su parte, la faceta negativa implica que el titular de la marca está facultado a prohibir que los terceros utilicen la marca sin su autorización. Esta faceta es la más importante ya que garantiza el ejercicio del derecho de exclusiva de uso de la marca.
Es importante destacar que el "derecho de prohibición", proveniente de la faceta negativa, se refiere tanto a signos iguales como a similares y productos afines, en tanto que el derecho de exclusiva en su faceta positiva, se refiere al signo tal cual fue registrado y sólo a los productos protegidos.
El derecho de prohibir a un tercero el uso del signo, es el de mayor importancia de todos aquellos que son concedidos al titular por el registro de un signo distinto, ya que indirectamente le reconoce que él y sólo él podrá utilizarlo en el mercado, para distinguir los productos protegidos.
Este derecho de exclusiva, permite al titular del signo gozar de estabilidad en el ejercicio de su derecho y lo incentiva a desarrollar programas de inversión, desarrollo del producto y posicionamiento de su marca en base al mercado, todo ello con implicaciones directas sobre el consumidor. Así, los consumidores asociarán el signo con parámetros de calidad, origen y precio, incidiendo finalmente en la elección del producto y la reputación de la marca.
Así, una maca que ha obtenido prestigio a lo largo de los años, debido a sus altos estándares de calidad, oportunidad y precio, gozará de un alto nivel de aceptación por parte de los consumidores y por ende, de un alto nivel de ventas. Se constituirá así en el activo más preciado de la empresa, toda vez que el producto se venderá solamente por el prestigio que goza su marca, el cual es retenido por el consumidor.
Siendo esto así, es indispensable que la protección que se conceda a dicho intangible sea clara, a fin de permitir que el titular del mismo pueda gozar de los beneficios que se derivan de su propio esfuerzo, excluyéndose a los terceros que pretendan beneficiarse de dicha situación.
Cabe preguntarse cuales son los alcances territoriales de estos derechos, y como hemos visto son concedidos por el registro de la marca en cada uno de los países de la Comunidad Andina. Esto, con el fin de determinar si estos derechos pueden transponer las fronteras del país donde se registra el signo o deben limitarse únicamente al país donde éste se registró. Es decir, si el titular de un signo registrado en el Perú puede impedir el uso del mismo en otro país miembro de la Comunidad Andina (Colombia) u oponerse a su registro, sin que el signo se hallare solicitado o registrado en dicho país.
El derecho de exclusiva concedido por el registro de un signo está complementado con otros de carácter preventivo y represivo, al establecer la legislación un procedimiento de observación a solicitud de registro y un proceso administrativo que prevé sanciones y procedimientos rápidos y eficaces para casos de violación, y que varían en forma y contenido según las legislaciones nacionales.
En el Perú, este derecho de accionar administrativamente contra terceros, brinda al titular del signo la posibilidad de obtener la rápida aplicación de medidas cautelares, tales como la inmovilización de los productos infractores, comiso, y depósito de aquellos, cierre temporal del local, medidas provisionales en aduana, etc.
De igual modo, el agraviado tiene expedito su derecho para accionar ante el Poder Judicial, ya sea en la vía penal (Delitos Contra La Propiedad Industrial), como en la civil (indemnización por los daños y perjuicios), una vez agotada la vía administrativa en este último caso.
El ejercicio de estos derechos preventivos y represivos vinculados al Derecho de Exclusiva de un signo, en nuestra opinión, está limitado al hecho que el agraviado acredite la titularidad del signo en el Perú, no pudiéndose invocar en favor de marcas que registradas en otro país de la Comunidad Andina no lo estén en el Perú, o cuando menos estén solicitadas. Esto, evidentemente no se aplica al caso de marcas notoriamente conocidas.
Por su parte la Decisión 344, en su Artículo 107o, admite de manera clara que en la región puede existir, como en efecto existen, registros de un mismo signo, para los mismos productos a nombre de titulares diferentes. Aquello, confirma la limitación de los alcances territoriales del registro, ya que de no ser así no podrán existir marcas registradas en favor de titulares distintos. En este caso, continúa la norma, queda prohibida la comercialización de las mercancías identificadas con la marca originaria de un país en el otro país miembro, salvo que medie autorización del titular en dicho país.
Es pues evidente que la norma andina permite la coexistencia de marcas idénticas en dos países diferentes, confirmándose la limitación territorial del registro y los derechos provenientes del mismo. Ello, en nuestra opinión es suficiente para desvirtuar cualquier aseveración respecto a la existencia de alguna marca comunitaria a nivel andino. Siendo esto así, es evidente que los derechos provenientes de un registro marcario están limitados por las fronteras del país donde éste se halla registrado, y no tienen carácter comunitario.
No debemos olvidar además que, las disposiciones del Convenio de París, en especial sus Artículos 6o y 6 quinquíes, señalan entre otras cosas que las condiciones del registro de un signo serán determinadas en cada país por su legislación nacional, y que un signo registrado en un país será considerado como independiente de las marcas registradas en otros de los países pertenecientes al tratado. Igualmente, dicho convenio señala que sólo se podrá conceder el registro de un signo, y la protección del caso, cuando no sea capaz de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama.
Ahora bien, la legislación andina concede al titular de un signo, un mecanismo de defensa, de índole preventivo, para hacer valer su derecho sobre un signo ante terceros, y que se traduce en el derecho de observación. Este derecho, está reconocido tanto en la Decisión 344 como por el Decreto Legislativo No 823, pero de manera distinta.
La observación puede ser considerada como la acción de defensa preventiva que tiene el titular de un signo registrado en un país, o que tiene un derecho prioritario vigente, para impedir que un tercero acceda al registro del mismo o similar signo para identificar productos idénticos, similares o afines y cuyo uso pueda inducir al público consumidor a error. Para el ejercicio del mismo, la legislación fija un plazo, vencido el cual ya no es posible invocarlo.
No obstante ello, la legislación contempla un último "filtro" antes de otorgarse el registro, y que es la calificación de la solicitud, a fin de determinar si el signo es registrable o no. Esta calificación, deberá ser hecha por la Oficina Nacional Competente donde éste hubiere sido solicitado a registro. De otro lado, el titular del signo que se considere afectado con el registro concedido, puede interponer una acción de nulidad, y puede hacerlo en cualquier momento, luego de haberse otorgado el registro.
Ahora bien, en lo que a la observación concierne, debemos indicar que su ejercicio exige el cumplimiento previo de una serie de requisitos de admisibilidad.
Entre estos requisitos, el más importante es el de tener legítimo interés para accionar. Este legítimo interés puede configurarse por diversas razones, a saber:
a.- Por el simple hecho de que el accionante sea titular de idéntica marca para los mismos productos, registrada con anterioridad a su favor en el mismo país;
b.- Por ser el accionante titular de una marca similar para los mismos productos, al grado de inducir a confusión a los consumidores, registrada también a su favor en el mismo país;
c.- Por ser el accionante titular de una marca notoriamente conocida a nivel internacional la misma que por su condición de notoria no requiere estar registrada en el país donde se presenta la observación;
d.- Por ser el accionante titular de una solicitud de registro en trámite de fecha anterior, para la misma o similar marca, y los mismos o similares productos en el mismo país;
e.- Por ser el accionante titular de una segunda solicitud de registro en trámite de fecha posterior a la que es materia de la observación, para la misma o similar marca, en el país donde se haya reivindicado prioridad;
f.- Finalmente por el hecho de haber solicitado a registro o registrado con anterioridad dicha marca en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina, distintos al país donde se presenta la observación.
Es éste último añadido de la legislación andina, el que induce a un sector a afirmar que el derecho de exclusiva otorgado por el registro de una marca, puede ser ejercido a nivel de la subregión.
En efecto, para algunos la legitimación, concedida por el Artículo 93o de la Decisión 344, para formular observación en terceros países extiende los alcances del derecho de exclusiva provenientes del registro de un signo, a todos los demás países, aún si no se hubiere registrado o reivindicado prioridad de aquel signo en el segundo país, llamándola "oposición andina".
Para otros, se trata de una norma de procedimiento, que si bien reconoce legitimidad en favor de terceros para formular observación sin tener un registro vigente en el país donde ésta se presentó, requiere necesariamente que se complemente con la acreditación de un derecho sustantivo. Es decir, el observante deberá acreditar que goza en el país donde se presenta la observación de alguno de los otros derechos que la legislación concede al titular de un signo registrado.
Tales derechos serían a nuestro entender, los de gozar de un derecho de prioridad o reserva registral ya tratados, cuyo plazo para su ejercicio no hubiere vencido o de gozar de la calificación de marca notoria dentro de la subregión andina o del comercio internacional o de acreditar que se trata de una solicitud que generará un registro nulo en mérito a que se estaría obteniendo de mala fe.
Es claro que la legitimación concedida por el Artículo 93o de la Decisión 344, proviene de una decisión política y no técnica y como tal no guarda relación alguna con la norma en su contexto. Como tal, entrampa y perjudica el normal desarrollo de los procedimientos de registro de marcas en la subregión, y atenta contra el resto de derechos provenientes de aquélla.
Es decir, se trata de una norma aislada que no guarda armonía con el resto de las disposiciones de la norma comunitaria, y que fomenta la política del "perro del hortelano; que no come ni deja comer". Es una norma que se contrapone a otros derechos que la Decisión 344 concede, entre ellos el ejercicio de la acción de cancelación de un signo por falta de uso, como parte de la defensa en un procedimiento de "oposición andina". Veamos el ejemplo:
Una empresa colombiana llamada "A", registra en el año 1990 en Colombia la marca "Goyo" para productos de la clase 29 de la N.O., no reivindicando prioridad en ningún otro país de la Comunidad Andina ni tampoco la registra como marca en ningún país de la subregión. Es más, tampoco introduce al mercado colombiano ni de la subregión los productos protegidos por la marca, es decir no la usa. Por su parte, una empresa peruana llamada "B", luego de confirmar que en el Perú no se encuentra ni solicitada ni registrada la denominación "Goyo", para productos de la clase 29 de la N.O., así como tampoco existen productos en el mercado local con dicha marca, la solicita a registro. Para esto, "B" invirtió previamente fuertes sumas de dinero en estudios de mercado, marketing, desarrollo de envases y otros aspectos referidos a la marca. Grande es su sorpresa cuando el INDECOPI le notifica la observación (oposición andina), formulada por "A" contra su solicitud, empresa de la cual "B" no conoce ni siquiera su existencia. "A" alega mejor derecho sobre la marca " Goyo", por el sólo hecho de tenerla registrada en Colombia, y pide se le deniegue a "B" el registro solicitado.
Recuérdese que "A" no registró su marca en el Perú ni en ningún otro país de la Comunidad Andina, así como tampoco la utiliza ni en Colombia ni en el Perú.
B), ejerciendo su derecho de defensa contesta la observación y dentro del expediente de observación deduce la cancelación por falta de uso de la marca "Goyo" de propiedad de "A". Este derecho, está reconocido por el Artículo 108o de la Decisión 344.
"A" no logra acreditar dentro del procedimiento el uso de la marca "Goyo"; por lo que su marca debería ser cancelada y otorgado en favor de "B" el registro solicitado. Debido a la contradicción existente entre el Artículo 93o de la Decisión 344 y en este caso su Artículo 108o, el INDECOPI tendría que elegir entre dos alternativas:
1. Declarar fundada la acción de cancelación por falta de uso, improcedente la observación de "A", y otorgar a "B" el registro de la marca "Goyo".
2. No admitir a trámite la acción de cancelación por falta de uso, en base a que no puede pronunciarse sobre un registro otorgado en el extranjero, denegar el registro de la marca "Goyo" a "B" y declarar fundada la observación de "A".
En el primer caso, existirá el problema de la ejecución de la resolución administrativa del INDECOPI en Colombia, que dispone la cancelación por falta de uso de la marca "Goyo", concedida en Colombia, a favor de "A". Evidentemente que en Colombia dicha resolución será inejecutable y por ende la marca "Goyo" no podrá ser cancelada.
En el segundo caso, pese a que "A" no acreditó el uso de la marca "Goyo", ni siquiera en su país de origen, y además al hecho incuestionable de que aquella marca ni siquiera fue solicitada o registrada en el Perú, el INDECOPI se vería forzado a denegar el registro de la marca "Goyo" solicitado en el Perú por "B". Esto forzaría a "B" a interponer una acción de cancelación por falta de uso en Colombia, ganarla luego de varios años de proceso y recién entonces solicitar nuevamente el registro en el Perú de la marca "Goyo".
En consecuencia, la empresa "A" se convertiría así en el "Perro del Hortelano", quien siendo titular de la marca "Goyo", ni la usa ni la deja usar. De igual modo, el Artículo 93o de la Decisión 344 otorgaría por un lado un derecho especial a la empresa "A", a ser invocado a nivel subregional y no a la empresa "B". Esta última, pese a tener expedito el derecho reconocido por el Artículo 108o de la Decisión 344, no podría hacer uso de aquél.
Es claro que la contradicción entre estos dos derechos no es la única que genera el Artículo 93o de la Decisión 344, que crea la Oposición Andina.
Es pues evidente que nos encontramos frente a una norma que da un trato diferenciado a dos nacionales de países miembros, y que se halla fuera del contexto del resto de disposiciones de la Decisión 344. Por último, habrá que considerar si la llamada "Oposición Andina", sólo podrá ser ejercida por aquellos registros marcarios obtenidos a partir del 01 de Enero de 1994, fecha de su entrada en vigencia, o también por aquellos obtenidos con anterioridad.
(*) Abogado socio de Thorne, Echeandía & Piaggio Abog.